商业秘密侵权案件中，如何确定损害赔偿数额一直是司法实务中的重点和难点，知函博士参考最新法律法规和相关案例，为您梳理侵害商业秘密民事纠纷中损害赔偿的认定和计算规则。本系列共有三期推文，本期主要介绍以“权利人实际损失”和“侵权人获利”确定损害赔偿的认定和计算规则。

 在商业秘密民事纠纷中，首先，根据私法自治的原则，双方当事人可以通过自愿协商确定赔偿数额。当双方当事人不能达成合意时，由法院参照以下法律规定确定赔偿数额：（一）以权利人实际损失认定损害赔偿

 1. 一般原则：因被侵权受到损害的权利人的赔偿数额，按照其因侵权所遭受的实际损失确定。

 这种损害赔偿方法，实际上是民法中损害填平原则的具体应用。关于侵害商业秘密而造成的损失认定，要注意商业秘密本身的特性和价值。因为商业秘密具有因秘密性而使权利人获取经济利益和保持竞争优势的特点，故商业秘密的价值更多的是体现在其秘密性上。因此，侵害商业秘密给权利人造成的损失不仅直接反映在因侵权而受到产品销售数量减少、市场份额萎缩等方面，还包括商业秘密公开后，其本身价值的减损。

 2. 全面赔偿规则：侵害人对于商业秘密权利人可计算的财产及收入损失应当全面赔偿。包括商业秘密的研发成本、使用状况、市场容量和供求关系以及受害人营业额的减少量、维权成本等。

相关案例：兰州正丰石油化工技术装备有限公司等侵害商业秘密纠纷案[1]

 裁判要旨：本案审理中,原告主张的赔偿额是因被告侵权行为所受到的损失。（1）庭审查明,原告研制网孔管设备的两次技术开发费合计为340000元,考虑该设备研发较早,生产过程中成本不断收回,原审法院酌情支持研发费用的一半,即170000元。（2）关于减产利益损失,原告主张依《纳税人、扣缴义务人涉税保密信息查询回复》记载,2010年1月1日至2011年11月30日期间被告过滤材料公司网孔管的销售额为2156120.16元(不含税),按35％利润(网孔管的净利润在30％到35％之间)计算为754642元。原审法院认为,该利润系被告公司侵权获利,原告损失应依其销售减少量计算。原告与颇尔公司网孔管购销合同销售量显示,2007年2915510.4元；2008年2624691.9元；2009年763463.76元；2010年1676006.2元；2011年766564.82元,2009年后大幅递减趋势明显；据税务部门出具的被告销售开票信息统计显示,仅2011年3月2日至10月13间,被告过滤材料公司与颇尔公司网孔管的销售额就达476379.53元,且至目前,被告的侵权行为仍在持续,给原告造成的损害继续扩大。原审法院考虑被告侵权导致原告网孔管销售量减少的实际和适当弥补原告等因素,酌情支持销量减少损失200000元。（3）为制止侵权行为,原告先向公安机关刑事报案,后提起本案民事诉讼,陆续产生差旅费及调查费38602.06元,案件代理费40000元,共计78602.06元,有票据在卷证实,该部分费用是原告维权的合理开支,原审法院予以支持。（4）原告关于王京良承担违约损失和收缴离职收入等主张,属于违约与侵权责任竞合情形下的重复起诉和不属于民事纠纷案件审理的范围,原审法院不予支持。综上,本案侵权赔偿数额确定为448602.06元。

 3. 计算方法：权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。 （二）以侵权人获利确定赔偿数额

 1. 适用情形：实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定

 相关案例：苏州瑞泰新金属有限公司等侵害技术秘密纠纷案[2]

 裁判要旨：关于赔偿数额的确定,我国反不正当竞争法第二十条规定:“经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用”。由于麦格昆磁天津公司在本案中未主张以其损失作为赔偿依据,一审法院根据瑞泰公司使用涉案技术后,即由原来的经营亏损状态转为盈利的事实,以财务审计报告确定的瑞泰公司在侵权期间的获利作为计算侵权赔偿数额为依据,并酌情衡定麦格昆磁天津公司为制止涉案不正当竞争行为所需支付的合理费用,判令夏凌远、瑞泰公司共同赔偿麦格昆磁天津公司经济损失人民币11268285.30元及其为制止侵权所支付的合理费用人民币30万元,符合法律规定,应予维持。

 知函解读：以侵权人获利确定损害赔偿数额的依据如下：其一，法理正确。侵权获利本质上是被告基于其侵害行为而获取的不当得利，将该不当得利归于权利人的基础在于被告利用了其不当获取的商业秘密，由此获得的利润没有正当性，因此即使原告自身并未利用其商业秘密或者被告侵权获利超出原告实际损失，这部分侵权获利仍应归于权利人。其二，实践可行性。从司法实践看，证明实际损失难度较高，以侵权获利来确定赔偿数额相对容易，因侵权获利证据相对而言较易获得，比如侵权产品销售量、行业平均利润率。[3]

 2. 计算方法：侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。

 相关案例：邹城兖煤明兴达机电设备有限公司等侵害商业秘密纠纷案[4]

 裁判要旨：本案中,量子公司主张以明兴达公司的侵权获利计算赔偿数额,主要依据系明兴达公司制作的投标文件。明兴达公司认可该文件系其制作,但主张内容中的业绩和财务报表并不真实,是为了中标进行了夸大。对此,本院认为,因明兴达公司在本院要求下无正当理由拒不提供真实的账簿、资料,再综合考虑以下因素:一是明兴达公司对投标文件真实性认可；二是明兴达公司在投标文件的投标人资格声明中认可对该投标文件内容真实性和正确性负责；三是明兴达公司虽主张有夸大成份,但并无相反证据证明,且投标文件中的财务报表系审计机构出具的审计报告,明兴达公司亦未举证证明该审计报告中的收入系不真实的；四是投标文件中的合同能够对应并支持业绩表中的数据；故本院对投标文件及其内容真实性予以确认并依据该投标文件计算明兴达公司的侵权获利。

 根据明兴达公司投标文件自认的业绩,其在2011年7月前已经销售甲带式给料机988台；根据明兴达公司提供的销售发票和合同,能够认定其在2011年11月30日量子公司起诉前已经至少销售了100台甲带式给料机,销售收入为11020458.92元,依此能够计算其甲带式给料机的平均销售价格为每台11.02万元；明兴达公司自认利润率为20%,量子公司主张其公司利润率高达40%,考虑到明兴达公司系非法获得他人技术秘密及经营信息进行生产销售,并无研发投入和开拓客户的成本,故本院确定明兴达公司利润率不低于30%。以利润率30%计算,明兴达公司2011年7月前的侵权获利就高达3266.328万元(988台×11.02万元/台×30%)。即使按照明兴达公司现有销售发票和合同对应的100台甲带式给料机计算,其获利也高达330.6万元(11020458.92元×30%),故一审法院确定明兴达公司赔偿300万元并无不当。

 知函解读：侵权人获利的常见证据形式如下：1. 被告是上市公司。上市公司的相关数据往往在公司公告中直接体现，上市公司的公告具有较强的法律效力，在民事诉讼中可以作为其自认的依据。2. 被告是普通企业。商业秘密侵权案件中企业行为比例很高，企业因管理之需要，会留下大量的书证，如账簿、仓库台账、发票存根、缴税凭证等，这些资料为统计企业侵权获利数额奠定了坚实基础。权利人还可以积极主动运用各种合法手段，如公开信息调查、侵权现场调查、公证取证乃至证据保全的方式获取证据。[5]

 3. 侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。

 相关案例：宁波王龙科技股份有限公司侵犯技术秘密纠纷案[6]

 裁判要旨：本案中,嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司主张根据涉案技术秘密被侵害给其造成的损失确定赔偿数额,并提供了三种计算方式分别计算赔偿数额,即按营业利润计算出赔偿数额为116804409元、按销售利润计算出赔偿数额为155829455.2元、按价格侵蚀计算出损害赔偿额为790814699元。其中,第一种计算方式和第二种计算方式采用的嘉兴中华化工公司原审证据78等证据真实可靠,计算出的赔偿数额均有一定合理性;第三种计算方式中相关数据和计算方法的准确性受制于多种因素,本院仅将其作为参考,根据本院查明的事实,王龙科技公司2011年获准投产的年产量为5000吨的香兰素,四年后即2015年再次申报并获准新建2套共6000吨香兰素生产装置;王龙集团公司、王龙科技公司曾自述其2013年的香兰素产量为2000吨;王龙集团公司、王龙科技公司、喜孚狮王龙公司2018年4月1日至2019年3月1日以及2019年香兰素产量均超过2000吨,基于上述情况,嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司在本案中主张2011-2017年期间王龙集团公司、王龙科技公司及喜孚狮王龙公司实际利用涉案技术秘密每年生产和销售香兰素2000吨具有事实依据。本院亦据此认定王龙集团公司、王龙科技公司及喜孚狮王龙公司于2011-2017年期间实际利用涉案技术秘密每年生产和销售香兰素至少2000吨,并据此计算侵权损害赔偿额。

 同时,嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司提供了其营业利润率、销售利润率和价格侵蚀的基础数据在上述事实和数据的基础上,本案具备按照实际损失或者侵权获利计算赔偿数额的基本条件原审法院以嘉兴中华化工公司与上海欣晨公司提交的证据不足以证明其因侵权行为受到的实际损失为由,以法定赔偿方式计算本案赔偿数额,认定事实和适用法律均有错误。综合考虑前述本案确定损害赔偿责任需要考虑的八项因素,特别是王龙集团公司等被诉侵权人侵权恶意较深、侵权情节恶劣、在诉讼中存在妨碍举证和不诚信诉讼情节,以及王龙科技公司、喜孚狮王龙公司实际上系以侵权为业的公司等因素,本院依法决定按照香兰素产品的销售利润计算本案侵权损害赔偿数额。

 知函解读：原告能够提供的通常是被告企业获利总额之证据，而要证明侵权获利必须要有涉案商业秘密在企业经营获利中贡献率的相应证据。因利润有各种来源因素，一般难以认定被告经营所获利润皆归因于系争商业秘密，贡献率证据可以通过行业协会证明、权威研究报告、专家证言等形式提供，并最终由法院依法确定一个合理的比例。[7]

 4. 对于违法将商业秘密出卖给他人的，以其违法、出卖的收入为赔偿额；对于违法使用商业秘密进行生产经营活动的，以其获得或增加的利润为赔偿额。当利润率无法查明时，可委托知识产权评估机构或者专家进行评估。[8]

注释：

[1] 参见甘肃省高级人民法院(2013)甘民三终字第5号判决书

[2] 参见江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第159号判决书

[3] 《人民法院报》2018年05月30日第7版，徐卓斌的《商业秘密侵权案件损害赔偿数额的确定》

[4] 参见山东省高级人民法院(2016)鲁民终1364号判决书

[5] 《人民法院报》2018年05月30日第7版，徐卓斌的《商业秘密侵权案件损害赔偿数额的确定》

[6] 参见最高人民法院(2020)最高法知民终1667号判决书

[7] 《人民法院报》2018年05月30日第7版，徐卓斌的《商业秘密侵权案件损害赔偿数额的确定》

[8] 《知识产权审判实务技能》，徐杰主编，人民法院出版社2013年版第127~128页

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 知函博士商业秘密访谈）

国内企业促创新、产业化火热进行，技术合同在这其中越来越重要。《民法典》第843条规定，技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。其中涉及到了技术秘密转让合同以及技术秘密使用许可合同。那么，对于技术秘密转让/使用许可合同，有哪些注意事项呢？本文中，知函博士将结合相关司法判例，就技术秘密合同相关法律法规作出理解与适用方面的解读，希望能够对企业有所帮助。

01

对《民法典》第850条的理解与适用

合同的无效，是指合同虽然已经成立，但因其违反法律、行政法规或社会公共利益而被确认为不具有法律效力。订立合同是当事人的一种民事法律行为。民法典在总则编第6章第3节对民事法律行为的效力和合同编第3章对合同的效力都作了详细规定，当事人在订立技术合同时也应当遵循这些规定，以避免所签订的技术合同无效。

除此之外，本条根据技术合同的特点明确了技术合同无效的两种情形，即非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。

一是非法垄断技术，是指合同的一方当事人通过合同条款限制另一方当事人在合同标的技术的基础上进行新的研究开发，限制另一方当事人从其他渠道吸收技术，或者阻碍另一方根据市场的需求，按照合理的方式充分实施专利和使用技术秘密。非法垄断技术条款与正常的合同中约定限制对方当事人不得为某些行为的条款不同，在符合法律规定的情况下，当事人可以约定技术信息和资料的保密义务，约定实施专利或者使用非专利技术的范围，也可以采取限定的几种许可形式实施技术。常见的非法垄断技术条款主要有以下几种表现形式：(1)限制另一方在合同标的基础上进行新的研究开发。例如，在合同中约定一方在所取得的技术基础上进行新的研究开发，或者进行新的研究活动要得到其许可等。(2)限制另一方从其他渠道获取技术。例如，在合同中约定一方当事人在取得技术成果或者接受技术服务后，不得采用合同外第三方新的有竞争优势的技术。(3)阻碍另一方根据市场需求，以合理的方式实施技术。合同的双方当事人可以自由约定实施专利和使用非专利技术的期限、地区、方式等，但是除此以外不得限制另一方当事人的生产规模、产品规模、原料来源、销售渠道等。(4)阻碍国家推广、使用技术。根据专利法的有关规定，国家对专利实行强制许可制度，对重要的发明创造实行计划许可。如果当事人受让专利权目的不是实施这一技术，而是为了防止他人使用这一新技术后冲出其控制的市场，那么这个技术合同则是为了规避专利法的规定，是徒具形式而当事人并不想使其发生法律后果的技术合同，应认定为无效的技术合同。

对于非法垄断技术，最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第10条规定的6种具体情形。分别是：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。

二是侵害他人技术成果，指侵害另一方或者第三方的专利权、专利申请权、专利实施权、技术秘密使用权和转让权或者发明权、发现权以及其他科技成果权的行为。主要是未经拥有者或者持有技术成果的个人或者法人、非法人组织的许可，而与他人订立自己无权处分的技术成果的技术合同，或者订立了侵害技术成果完成人身份权、荣誉权的技术合同。《技术合同认定规则》规定，申请认定登记的技术合同，其合同条款含有下列非法垄断技术、妨碍技术进步等不合理限制条款的，不予登记：(1)一方限制另一方在合同标的技术的基础上进行新的研究开发的；(2)一方强制性要求另一方在合同标的基础上研究开发所取得的科技成果及其知识产权独占回授的；(3)一方限制另一方从其他渠道吸收竞争技术的；(4)一方限制另一方根据市场需求实施专利和使用技术秘密的。

02

对《民法典》第862条第2款的理解与适用

对于《民法典》第868条第2款所示，规定除当事人另有约定除外，保密义务不限制许可人申请专利。从背后的法理来看，技术秘密许可合同的许可人仅仅是将技术秘密许可给被许可人在一定的期限内使用，被许可人仅享有使用权，并没有所有权，因此许可人有权对其技术秘密进行处分，包括申请专利。而专利的灵魂是用公开换保护，申请专利意味着技术秘密要被公开，这与保密义务是相冲突的，因此法律才会在这里做例外规定。

因此，在技术秘密使用许可合同中，我们建议对许可人申请专利的权利做明确限制，以防技术秘密公开影响商业利益和技术垄断优势。一方面，被许可人可以要求在合同中约定：在该技术秘密许可期间许可人不得申请专利；另一方面，被许可人可以同意许可人在技术秘密许可期间申请专利，但是约定：许可人申请专利后该技术秘密使用许可合同自动转变为独占专利许可合同或者排他性专利许可合同，以此来保障被许可人的技术垄断优势。

03

对《民法典》第875条的理解与适用

关于技术秘密转让合同，对于后续技术成果的权利归属，根据《民法典》第875条的规定，如果没有约定，一方后续改进技术成果的，其他各方无权分享。技术成果的权利归属是技术合同的最核心问题，即使法律的默认规则已经符合我方利益，但是也建议企业在签订技术秘密转让合同时明确写明，以避免争议。

04

对司法解释第12条、第13条的理解与适用

根据最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第12条、第13条的规定，根据民法典第850条的规定，侵害他人技术秘密的技术合同被确认无效后，除法律、行政法规另有规定的以外，善意取得该技术秘密的一方当事人可以在其取得时的范围内继续使用该技术秘密，但应当向权利人支付合理的使用费并承担保密义务。当事人双方恶意串通或者一方知道或者应当知道另一方侵权仍与其订立或者履行合同的，属于共同侵权，人民法院应当判令侵权人承担连带赔偿责任和保密义务，因此取得技术秘密的当事人不得继续使用该技术秘密。

依照前条第一款规定可以继续使用技术秘密的人与权利人就使用费支付发生纠纷的，当事人任何一方都可以请求人民法院予以处理。继续使用技术秘密但又拒不支付使用费的，人民法院可以根据权利人的请求判令使用人停止使用。

人民法院在确定使用费时，可以根据权利人通常对外许可该技术秘密的使用费或者使用人取得该技术秘密所支付的使用费，并考虑该技术秘密的研究开发成本、成果转化和应用程度以及使用人的使用规模、经济效益等因素合理确定。

不论使用人是否继续使用技术秘密，人民法院均应当判令其向权利人支付已使用期间的使用费。使用人已向无效合同的让与人或者许可人支付的使用费应当由让与人或者许可人负责返还。

从解释的第12条和13条可以看出，在制裁侵权行为的同时，既保护技术秘密权利人的合法利益，又保护善意使用人的正当权益，注意实现当事人之间的正当利益的平衡。对侵犯技术秘密的合同中善意第三人使用权的界定是一个由宽到严、逐渐细化的过程，反映了对技术秘密从作为债权保护对象到作为知识产权保护对象的认识过程。对于善意的理解与判断，通常需要根据个案案情，以相关技术领域的一般技术交易主体的标准来衡量，并综合考虑以下几个方面的因素:一是使用者购买相关技术时所支付的价款是否为合理价格，二是从使用者受让相关技术的购买渠道和销售商的情况来予以认定，三是从使用者对相关技术的认知能力来判断。

05

对司法解释第29条第1款的理解与适用

在技术秘密转让合同让与人的保密义务与申请专利的权利的协调问题上，解释第29条第1款作出了以让与人可以申请专利为原则、有明确约定为例外的规定。实际上是在平衡双方当事人利益中侧重了对让与人的保护。需要注意，本款规定的技术秘密转让合同实质是指技术秘密许可使用合同，在技术秘密转让权被让与的场合，让与人可能需要继续承担保密义务，但已不存在其可以再申请专利的可能。

解释第29条第1款就申请专利的技术成果订立的许可使用合同因标的技术法律状态变化引起的合同法律适用变化作了规定，这与原技术条例第79条的规定基本一致。应当说，就技术秘密的许可使用订立的合同，让与人在合同有效期内对合同标的技术申请专利的，也可以援用本款之规定

06

对司法解释第34条的理解与适用

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第34条规定，当事人一方以技术转让或者技术许可的名义提供已进入公有领域的技术，或者在技术转让合同、技术许可合同履行过程中合同标的技术进入公有领域，但是技术提供方进行技术指导、传授技术知识，为对方解决特定技术问题符合约定条件的，按照技术服务合同处理，约定的技术转让费、使用费可以视为提供技术服务的报酬和费用，但是法律、行政法规另有规定的除外。依照前款规定，技术转让费或者使用费视为提供技术服务的报酬和费用明显不合理的，人民法院可以根据当事人的请求合理确定。

实践中，确有一些技术合同名为技术转让，可实际上合同标的技术是进入公有领域的技术，即自由已知技术，对于这类合同如何认定和处理，直接涉及到技术交易市场的稳定和技术价值能否得到充分发挥和应用的问题。技术服务合同的技术标的并不要求必须是具有知识产权的技术成果，对于进入公有领域的技术也并不是任何人都可以无需他人的技术指导和服务就可以直接利用，因此，当事人可以利用自由已知技术向他人提供技术服务。对于那些就自由已知技术以技术转让的名义订立但实际上是提供技术指导的合同，如果不具有合同法第五十二条规定的合同无效事由或者第五十四条规定的可变更、可撤销情形，一般可以将合同定性为技术服务合同，作为有效合同来对待。

解释的规定正是基于这种考虑，这样既尽可能地维持合同效力，保证交易的持续进行，又能够根据案件实际情况对当事人的权利义务作出适当的调整。对于该条的规定，属于是对技术转让合同的例外规定，在涉及合同效力的认定时，一般应当优先适用本条的规定，特别是在处理技术秘密转让合同纠纷中，更要注意这一点。

正面案例：

在申京爱、贵阳黔峰生物制品有限责任公司技术转让合同纠纷(2007)民三提字第2号案中，法院认为，涉案合同应当定性为技术转让合同还是技术服务合同，主要争议是诉争技术是否属于公有领域的技术。在技术信息的各组成部分分别为公知技术的情况下，并不能当然得出公知技术的组合也属于公知技术的结论。一项信息要构成商业秘密，不仅要处于一般的保密状态，而且获得该项信息要有一定的难度。

本案当事人争议的焦点问题有：(1)本案合同应当认定为技术转让合同还是技术服务合同。关于合同的性质，在本院庭审中，申京爱认可压滤技术是公知技术，低温乙醇法也是公知技术，其技术秘密为将上述两项公知技术结合起来的生产工艺、经验。技术要点包括PH值的控制，以及助滤剂、过滤模板和压滤机的选择等。黔峰公司在庭审中认可其以前使用的是离心法，压滤技术在国际上的酒类、医药行业等都在使用，但对于将压滤技术在国内血液制品领域尚未公开使用并未否认，只是认为压滤机技术本身是附属于压滤机的，申京爱唯一履行的就是教会黔峰公司如何操作。

从合同约定以及当事人实际履行情况看，本案《技术合同》所转让的是一项技术秘密，即通过申京爱多年积累的经验及工艺技巧，将公知的低温乙醇法与压滤机结合起来应用于生产实践，从而达到白蛋白产品性能的优良及白蛋白收率的提高，符合不为公众知悉、具有实用性、经权利人采取保密措施等技术秘密的构成要素。转让方不仅自己拥有全套技术资料，同时也按照合同约定将全套资料包括生产记录书完整交付了黔峰公司，达到了合同约定的目标。本案合同应属于技术秘密转让合同。

附

法律条文

《中华人民共和国民法典》发文字号主席令第45号/发文日期2020年05月28日/施行日期2021年01月01日（第850条、第863条、第864条、第868条、第869条）

第八百五十条非法垄断技术或者侵害他人技术成果的技术合同无效。

第八百六十三条技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。

技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。

技术转让合同和技术许可合同应当采用书面形式。

第八百六十四条技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技术秘密的范围，但是不得限制技术竞争和技术发展。

第八百六十八条技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。

前款规定的保密义务，不限制许可人申请专利，但是当事人另有约定的除外。

第八百六十九条技术秘密转让合同的受让人和技术秘密使用许可合同的被许可人应当按照约定使用技术，支付转让费、使用费，承担保密义务。

最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）法释〔2020〕19号/发文日期2020年12月29日/施行日期2021年01月01日）

第二十四条订立专利权转让合同或者专利申请权转让合同前，让与人自己已经实施发明创造，在合同生效后，受让人要求让与人停止实施的，人民法院应当予以支持，但当事人另有约定的除外。

让与人与受让人订立的专利权、专利申请权转让合同，不影响在合同成立前让与人与他人订立的相关专利实施许可合同或者技术秘密转让合同的效力。

第三十四条当事人一方以技术转让或者技术许可的名义提供已进入公有领域的技术，或者在技术转让合同、技术许可合同履行过程中合同标的技术进入公有领域，但是技术提供方进行技术指导、传授技术知识，为对方解决特定技术问题符合约定条件的，按照技术服务合同处理，约定的技术转让费、使用费可以视为提供技术服务的报酬和费用，但是法律、行政法规另有规定的除外。

依照前款规定，技术转让费或者使用费视为提供技术服务的报酬和费用明显不合理的，人民法院可以根据当事人的请求合理确定。

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 知函博士商业秘密访谈）

 2021年8月9日，鲁西化工发布公告称，公司日前收到聊城市中院送达的《民事裁定书》，根据仲裁裁决，公司应当赔偿各项费用合计人民币约7.49亿元。公司副总经理张雷表示，公司尊重市中院作出的民事裁定，将按照程序履行赔付义务，但公司并未侵犯对方知识产权，仅因早年国际合作经验不足，违反了保密协议，付出巨大代价，今后将吸取教训。

案情简介

 2010年，鲁西化工集团股份有限公司与庄信万丰戴维科技有限公司(简称戴维）、陶氏环球技术有限责任公司（简称陶氏）两公司进行了初步的接触和沟通，并签订了《低压羰基合成技术不使用和保密协议》。然而，由于两公司报价太高，双方最终未能就技术许可达成协议，鲁西化工选择了报价远远低于戴维、陶氏的四川大学的水性催化剂技术。

 2014年11月，在鲁西化工公司项目建成后，戴维、陶氏以鲁西化工公司的丁辛醇装置使用了其保密技术信息，违反了《低压羰基合成技术不使用和保密协议》为由，在斯德哥尔摩商会仲裁机构提起仲裁，向公司提出7.49亿的巨额索赔。

 2017 年11月，斯德哥尔摩商会仲裁机构作出仲裁裁决，主要裁决结果为：鲁西化工集团股份有限公司使用了受保护的信息进而设计、建设、运营其丁辛醇工厂（即多元醇装置），因此违反了并正继续违反《低压羰基合成技术不使用和保密协议》。鲁西化工应当赔偿仲裁开庭前申请人最终主张赔偿金额1.55亿美元中的9592.964万美元（不计利息），并支付前述裁决赔偿金额的利息约1010.97万美元，以及申请人支付的仲裁费、律师费、专家费用等共计588.6156万英镑，以上各项合计人民币约7.56亿元。（按当日汇率计算）

 2021年8月9日晚，鲁西化工发布公告称，公司日前收到聊城市中院送达的《民事裁定书》【（2019）鲁15协外认1号】，裁定承认瑞典斯德哥尔摩商会仲裁机构2017年11月7日就鲁西化工公司违反与戴维、陶氏两公司签署的《低压羰基合成技术不使用和保密协议》作出的仲裁裁决。据此，瑞典斯德哥尔摩商会仲裁机构作出的仲裁裁决具有了与中华人民共和国人民法院作出的生效判决一样的法律效力，此后将进入执行阶段。

 鲁西化工公司副总经理张雷8月9日晚间代表公司就这一判决做出回应。他表示，公司尊重市中院作出的民事裁定，将按照程序履行赔付义务，但公司并未侵犯对方知识产权，仅因早年国际合作经验不足，违反了保密协议，付出巨大代价，今后将吸取教训。

 张雷特别强调，在鲁西化工与戴维、陶氏的商业洽谈中，两公司仅向鲁西化工提供或展示了一些用于宣传营销的资料及信息，未提供任何保密技术信息。公司丁辛醇装置使用的四川大学的水性技术与戴维、陶氏的油性催化剂技术有本质区别，戴维、陶氏声称鲁西化工使用了其保密技术信息，与事实不符。

 关于公司最终败诉的原因，张雷分析，主要是公司在2010年与戴维、陶氏在商务洽谈过程中，应对方要求签署了《低压羰基合成技术不使用和保密协议》。该协议约定的保密信息范围非常宽泛，并且约定，如果鲁西化工从公有领域或第三方合法获取的信息包含保密信息内容，鲁西化工在使用或披露该等信息之前，也必须获得戴维、陶氏的书面同意，否则即视为违反保密协议；但是，由于戴维、陶氏从未向鲁西化工提供相关保密信息，鲁西化工无从知晓从公有领域或第三方获取的信息是否包含保密信息内容，也无法提前获得戴维、陶氏的同意。

知函解读

 （一）败诉原因

 回顾鲁西化工自述的协议签订过程和败诉原因，每一点都是商业交往中商业秘密保护的大坑。鲁西化工对于保密协议的不重视，导致其轻易签订了包含明显不平等条款和高风险规定的协议，最终在对方指责其违反《保密协议》时，毫无招架还手之力，被判7.49亿的巨额赔偿金。知函博士律师团队对其经验教训复盘如下：

 1. 《保密协议》中对于保密信息的范围约定不明确。

 根据鲁西化工的说法，“该协议约定的保密信息范围非常宽泛”，“在洽谈过程中，两公司仅向鲁西化工提供或展示了一些用于宣传营销的资料及信息，未提供任何保密技术信息”，导致鲁西化工“无从知晓哪些信息包含了保密信息内容”。

 实务中，保密协议双方的争议点常常在于涉案信息是否属于保密信息。在交易过程中，作为保密信息的接收方，可在保密协议上约定要求对方在需要保密的信息上标明“保密”，并要求对方将磋商过程中涉及的保密信息以《保密信息清单》的形式附录在合同之后，以此明确和限定保密信息的范围。

 2. 《保密协议》中约定的双方权利义务严重不对等。

 协议约定，“如果鲁西化工从公有领域或第三方合法获取的信息包含保密信息内容，鲁西化工在使用或披露该等信息之前，也必须获得戴维、陶氏的书面同意，否则即视为违反保密协议”。

 实务中，尤其涉外知识产权转让或者许可过程中，外方通常会要求中方签订类似保密协议或者保密条款。对此，中方可以在保密协议中明确约定，从公开渠道可直接获得的信息，或者从第三方合法获得的信息，不属于保密信息。

 3. 《保密协议》中关于准据法以及仲裁庭的选择问题。

 本案中鲁西化工与戴维、陶氏两公司所签保密协议中约定的仲裁管辖地在国外，在不了解管辖地法律制度和规定的情况下贸然签订协议，可能会面临巨大的法律风险。

 实务中，几乎所有涉外知识产权贸易合同，合同的外方当事人都要求选择国外某一国家的法律作为合同争议的准据法，并同时选择国际仲裁机构作为争议解决机构。这是导致国内企业在涉外纠纷中屡屡失利的重要原因之一。因此，凡是涉外贸易谈判中，争议准据法以及仲裁庭的选择都是兵家必争之地，非常重要。

 4. 《保密协议》固然存在问题，企业不重视则更致命。

 根据鲁西化工发布的公告称，鲁西并未侵犯戴维、陶氏的知识产权，而是因为在早期的国际商务谈判中缺乏经验，签订了不公平的《保密协议》，是签约不慎导致今天的巨额损害。就我们处理涉外知识产权实际案件的经验来看，单纯的违反《保密协议》而遭受巨额损害赔偿的情况并没有见过，基于常理也不太可能。因为鲁西化工的仲裁裁决没有公开，我们也无法通过公开渠道查询具体仲裁裁决情况，也就无从知晓商业秘密具体侵权案情。从鲁西化工披露的现有情况看，我们可以有一个推测：鲁西化工急于上线涉案项目，在项目调研、磋商谈判过程中忽视了外方《保密协议》的问题，比较随意的签订了涉案《保密协议》。在我代理的案件中，中方企业基本上都是此种态度。外方的惯常做法是，会结合《保密协议》以及中方的设备安装、厂房建设、生产线标准、技术许可等方面调查取证，然后到瑞典国际商事仲裁院申请仲裁，要求中方赔偿，最后到中国申请承认该裁决。外方此种套路屡试不爽，我经历的案件就有这种情况。中方企业为此吃尽了苦头，值得重视，应该重视。

（二）保密协议审查要点

 鲁西化工的天价教训给企业敲响警钟，在商业信息如此发达的今天，商业秘密保护显得尤为重要，商业合作中保密协议的签订必不可少，风险也接踵而至。尤其在国际商业合作中，如果没有仔细审查保密协议，忽略了其中某些带“坑”的条款，可能会使得公司陷入鲁西化工“巨额赔偿”的天坑。因此制定或签订保密协议时要慎之又慎，最好委托专业的律师团队对保密协议进行风险审查甚至委托专业律师团队参与磋商谈判，以便及时规避合同天坑。

 在商业洽谈阶段，审查保密协议应当重点注意以下问题：

 1. 保密内容明确。

 权利人应当将需要保密的对象、内容、范围和期限等明确下来，最好通过列举的方式列明所有需要保密内容，否则很容易因约定不明引发纠纷。不同企业和同一企业的不同时期，保密范围、内容也有所变化，权利人应及时更新保密协议内容。

 2. 保密义务条款。

 保密义务人应当仔细审查保密协议中关于保密义务的具体规定，比如如何使用商业秘密、涉密文件的保存与销毁方式等内容。企业应当聘请专门的律师团队审查协议中是否存在不平等条款，以及具有何种法律风险。

 3. 违约责任条款。

 保密义务人应当仔细审查保密协议中关于违约责任如何承担的条款。一般约定以支付违约金或赔偿损失的方式承担违约责任，约定损害赔偿的，尽量同时规定具体的赔偿计算办法。

 4. 纠纷管辖机构。

 保密协议中可以约定争议解决机构，但争议解决机构必须确定、唯一，不能既约定选择仲裁机构又约定选择法院，不能既约定选择A地又约定选择B地的仲裁机构或法院，否则该条款无效。在司法实务中，仲裁机构或管辖法院的选择可能会对案件的审判结果有决定性的影响，关于纠纷解决方式和管辖法院的选择应根据具体案件咨询专业的法律团队。

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 知函博士商业秘密访谈）

HRS公司专业设计、生产、销售不锈钢真空保温器皿，其名下商标为中国驰名商标、浙江省著名商标，在业内具有极高声誉。

HRS公司发现有商家在淘宝平台开设HRS官网自营店，并销售品牌为HRS的各类产品。经查，该商家所售产品非HRS品牌产品。而其擅自使用HRS公司商标对外宣传、销售已涉及商标侵权及不正当竞争。

HRS公司委托钱航律师团队向泉州市中级人民法院提起诉讼。

案件经过

 我方发现被告涉嫌侵权后，立即购买了涉案侵权产品进行比对，发现被告销售产品并不是原告品牌产品，而是其他品牌或无品牌产品。被告未经许可使用涉案商标作为店铺名称，并以涉案商标为产品关键词对外宣传、销售，意图搭乘原告品牌的知名度，会给消费者造成混淆，也严重损害了原告的利益。

在诉前调解阶段，被告积极与我方进行协商，对方承认侵权行为的存在，并愿意承担相应的侵权责任。

原被告产品对比

案件结果

双方达成和解协议，被告立即停止侵权并赔偿原告合理的经济损失，并承诺今后不再侵权。

案例分析

被告的店铺名称及产品关键词内含原告的注册商标，并且，被告所售产品类别与原告产品相同，其所售产品也非原告生产的正品，该行为极易使消费者产生混淆行为，误以为其销售的商品与原告存在关联。因此，被告的行为符合商标侵权的构成要件。同时，被告与原告为竞争关系，其实施混淆行为，亦构成不正当竞争。

经营者在从事商业活动时不能任意使用他人商标，擅用他人商标开设假冒店铺，恶意傍知名品牌极易“踩雷”。

（本文作者：盈科钱航、单维维律师 来源：微信公众号 律淘）

 9月3日下午，宁波史上涉案金额最高的知识产权刑事案件——宁波博威价值1.69亿商业秘密被侵案宣判，6名跳槽人员均获刑！1.69亿巨额损失的认定引起了社会的广泛关注，在本文中，知函博士将结合本案和相关司法案例，为大家讲解以商业秘密许可使用费确定损失数额的认定规则和计算方法。

裁判要旨

利用以不正当手段获取的商业秘密进行前期研发和可行性论证，但产品尚未上市销售的，以商业秘密的虚拟许可价值认定权利人损失。

案情简介

宁波博威合金材料股份有限公司成立于1994年，主营有色合金材料等产品的设计、开发、制造、加工、销售。博威公司自主研发了共计11项铜合金技术，为此投入了大量人力物力。上述技术信息不为公众所知悉，具有商业价值，并通过保密协议、企业管理规章制度等方式采取了保密措施。被告单位浙江某材料有限公司（另案处理）成立于2019年3月，其法定代表人（另案处理）为减少研发成本投入、快速投产高产能的铜合金项目，自2019年4月起，通过高薪利诱的方式，先后招募博威公司的核心管理人员翁某、技术人员王某、苏某、黄某、刘某、廖某等六人入职其公司，组建铜合金高强项目组，借此利用博威公司的技术资料复制铜合金生产线。上述六人分工配合，用擅自从博威公司带出的技术资料为基础，以不正当手段相互复制、使用、共享博威公司的技术信息，在新公司启动了类似铜合金项目的论证、可行性研究报告的拟定、生产线布局规划、设备考察等筹备工作，完成了可行性报告。期间，翁某担任新公司总裁，负责项目组总体工作，王某担任项目组组长，组织领导廖某等四人开展相关工作。经评估，博威公司所主张的各项铜合金技术虚拟许可价值合计1.69亿余元。

一审判决

翁某等六被告人以不正当手段获取权利人的商业秘密，造成特别严重后果，其行为均已构成侵犯商业秘密罪。其中，被告人翁某、王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人苏某等四人在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。法院依法判处被告人翁某有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币30万元，被告人王某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元，其余四被告人判处有期徒刑二年三个月至二年六个月、并处罚金人民币8万元至15万元不等的刑罚。

 知函解读

（一）利用以不正当手段获取的商业秘密进行前期研发和可行性论证，但产品尚未上市销售的，以商业秘密的虚拟许可价值认定权利人损失。

本案中，翁某等六被告人利用擅自从博威公司带出的技术资料进行前期研发和可行性论证，但产品尚未上市销售，权利人损失和行为人因侵权所得收益皆难以确定。在此情形下，法院以商业秘密的虚拟许可价值认定权利人损失。

相似案例1：（2015）浙绍刑终字第874、875号案

裁判要旨：在侵犯商业秘密犯罪案件中，重大损失的计算主要存在四种方式，即权利人的实际损失、侵权人的获利，商业秘密许可使用费的倍数以及商业秘密的商业价值。因本案海欣公司生产的维生素E尚未规模销售，不可能以发生的销售利润作为认定损失依据，故评估机构根据第三种计算方式对泄密技术的价值损失进行评估。

相似案例2：（2013）深中法知刑终字第44号案

裁判要旨：被告人已使用技术生产出产品但尚未销售，且技术秘密尚未对外披露。被告人客观上侵犯了权利人对商业秘密的许可使用权利，实际上造成了权利人许可使用费的损失。本案侦查机关委托的鉴定机构的评估和鉴定证实××公司涉案商业秘密技术许可使用费是218万元，此鉴定机构具备相关资质，按照法定程序进行鉴定，原审法院对此鉴定予以确认。故认定本案的“重大损失”数额为人民币218万元。”

（二）商业秘密许可使用费可以采用研发成本加利润乘以剩余使用年限进行计算

相关案例：（2015）浙绍刑终字第874、875号案

裁判要旨：关于福抗、海欣公司以及俞科提出许可使用费不能假设、评估的上诉意见以及吴某甲提出本案中并无可参照的许可使用费，应当按照专利法的规定确定损失数额的上诉意见，本院认为，上诉单位及各上诉人实施犯罪行为所造成的损失客观存在，且损失数额远不止专利法规定的赔偿额100万元，而本案中商业秘密并无类似的许可费参照，也无法再还原犯罪行为实施之前的状态计算实际损失，因此根据研发成本及该商业秘密每年可能产生的利润计算新和成公司如果许可该技术可能带来收益更符合本案的客观实际。尽管评估得出许可使用费损失价值是一种假设，但该假设由原始凭证以及相关财务资料为依据，且刑事案件中对无法还原的财物评估价值在刑事司法实践普遍采用。被告单位及被告人等虽然对该评估方法提出异议，但也无法提供更为合理的评估方法，故该评估方法得出的评估结论应当作为本案证据予以采信。

（三）以商业秘密合理许可使用费认定权利人损失的其他情形：

 1.  以不正当手段获取权利人商业秘密，但尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额按照该项商业秘密的合理许可使用费认定。（《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第五条第一款第一项）

 2.  以不正当手段获取权利人的商业秘密，已经披露、使用或者允许他人使用，且权利人因被侵权造成销售利润的损失低于商业秘密合理许可使用费的，损失数额按照该项商业秘密的合理许可使用费认定。（《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第五条第一款第二项）

 3.  在侵犯商业秘密罪中，难以查实权利人的损失额与侵权人的营利额时，可以根据涉案商业秘密的许可使用费或许可转让费的倍数来定罪量刑。

相关案例：（2007）扬刑二终字第0010号案

裁判要旨：依照双方提供的相关材料均难以查实权利人的损失额与侵权人的盈利额，据此，根据北京九州世初知识产权司法鉴定中心及北京同力和资产评估有限责任公司对显业公司的商业秘密独家许可转让费进行的评估和鉴定，证实显业公司的商业秘密独家许可转让费是273万元，超过了单位犯罪150万元的起刑标准。

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 知函博士商业秘密访谈）

近日，最高人民法院知识产权法庭审结一起涉及重复起诉的专利权转让合同纠纷。

朱某某（原审原告）向一审法院提起诉讼，主张袁某某（原审被告）伪造其签字签订《转让协议书》，将包括逆流式矿井回风直接加热新风的系统（专利号ZL201721854392.3）在内的多项专利著录项目的专利权人变更为山东美天能源科技股份有限公司。

原审法院经审理认为，朱某某以国家知识产权局未进行合法审查，依据伪造其签名的《转让协议书》，将ZL201721854392.3号实用新型专利的专利权人变更为山东美天能源科技股份有限公司为由，提起另案行政诉讼，该案已被立案受理。行政诉讼案件处理程序过程中，须对国家知识产权局作出行政行为依据的《转让协议书》的真实性作出认定，亦涉及本案所涉转让协议是否成立的问题。本案中，朱某某提起诉讼请求确认涉案专利权转让协议不成立，在针对涉案协议是否成立的问题上，与其另案提起的行政诉讼构成重复诉讼，朱某某可以通过行政诉讼一并解决，故本案诉讼不符合我国民事诉讼法的相关规定，应予驳回。据此，一审法院裁定驳回朱某某的起诉。

朱某某不服原审裁定，向最高人民法院提起上诉，认为行政诉讼和民事诉讼是相互独立的诉讼请求，且北京知识产权法院在无需认定转让协议是否有效的情况下亦可以作出判决或裁定，不存在上诉人重复诉讼的事实。

最高人民法院经审理认为，禁止重复起诉的目的在于防止对同一纠纷事项进行重复处理，防止浪费司法资源，避免裁判冲突。具体到本案，首先，民事诉讼和行政诉讼属于不同类型的诉讼，两者所受具体法律规制不同，前者受民事诉讼法的调整，后者则受行政诉讼法调整。其次，两案分别为民事诉讼和行政诉讼，虽原告均系朱某某，但被告并不相同，前者被告为袁某某和山东美天能源科技股份有限公司，后者被告则为国家知识产权局。再次，所涉民事诉讼和行政诉讼的诉讼标的亦不同，前者的诉讼标的即法院审理和判断的对象是涉案转让协议是否成立，后者则为被诉行政行为的合法性，虽两案可能均涉及转让协议书签名的真实性问题，但亦仅为涉及相同事实，而由于诉讼标的不同，案件审判所依据的实体法和程序法乃至审理思路、审判理念均存在差异。最后，两案的诉讼请求亦不相同，前者为请求确认涉案专利的转让协议不成立，即确认平等主体之间的法律行为是否成立，后者则为请求撤销国家知识产权局所作出的变更专利权人的行政行为，即明确行政机关所作具体行政行为是否合法。因此，原审法院在诉讼类型、当事人、诉讼标的和诉讼请求均不相同的情况下，认为朱某某提起的本案民事诉讼因涉及涉案专利转让协议真实性的认定而与其另案提起的行政诉讼构成重复诉讼，该观点不当，应予纠正。

据此，最高人民法院二审裁定，撤销原审裁定，本案由原审法院继续审理。

（本文作者：周雷 来源：微信公众号 最高人民法院知识产权庭）

一、Bolar例外的内涵

Bolar例外，也被称作针对仿制药公司的安全港条款。起因于1984年Bolar和Roche之间的一起专利侵权案，在这起案件中，被告仿制药公司Bolar为了使其仿制药顺利获得FDA批准，在Roche所持的药物专利保护期届满前，未经允许进口了少量该药品并开展了临床试验，获得FDA申请所需的数据。一审法院作出了不侵权判决，但最终被二审美国联邦巡回上诉法院改判为侵权，这一判决结果在仿制药公司中引起轩然大波，最终推动美国国会于1984年修改了《专利法》，增加第二百七十一条e款，规定“目的在于仅仅为获得和提交FDA要求信息的有关行为不侵犯专利权”，这就是著名的Bolar例外规则。

可以看出，Bolar例外是对仿制药公司的偏向性保护，为仿制药公司在药品专利有效期内开展实验、审批工作提供了避风港。对社会公众来说，可以在药品专利到期后尽快享受到价格下降、药物供应及时等福利，公共健康和公共利益是Bolar例外规则的根本出发点。

二、各国Bolar例外的适用范围

美国：所有需要行政审批的药品、医疗器械、食品 添加剂、动物用药或兽医用生物器材。考虑到药品实验的高失败率，不要求将临床试验中收集到的信息都成功提交给FDA，只要该信息适合于在FDA程序中提交即可。

加拿大：不限于医药领域，任何需要通过行政审批的领域均可适用。

德国、意大利：所有专利产品，且明确适用Bolar例外规则不受地域限制，可适用于任何国家。

印度：任何专利产品，只要是为满足某些法律要求的信息，都适用Bolar例外规则。

三、我国Bolar例外发展历程

1.2008年首次引入

2008年我国专利法第三次修改时首次引入了“Bolar例外”规则，在修改后的《专利法》 第六十九条“不视为侵犯专利权”的情形中，增加了第五款的规定，“（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”。

2.Bolar例外在国内司法实践的困境

Bolar例外的引入，对国内专利法、行业政策和审批程序带来了巨大挑战，在司法实践中不断面对新情况和新问题，使得Bolar例外在国内的落地举步维艰。

究其根本，一是因为国内只是单单在专利法中新增了Bolar例外条款，但与Bolar例外相关联的专利制度、审批制度、行业政策等均未配套建成，导致Bolar例外架在高空，孤立无援；二是因为我国保守地限制了Bolar例外的适用范围，在适用对象上仅限于需要审批的药品或者专利医疗器械，适用行为上只包括制造、使用和进口，而不包括销售或许诺销售。这两方面原因，导致司法实践中实际引用该条款作为审批依据的案件极为罕见。

3.完善之路

由于国内专利制度体系的不完善，2008年引入Bolar例外显得孤立突兀，但可喜的是2020年10月17日，全国人大通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》（第四次修改），修订后的《专利法》对专利链接制度、药品专利补偿期限都作出了原则性规定，一个比较完整的医药专利制度体系已呈现出整体框架。

专利链接制度：《专利法》第七十六条：

药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。

相应地，为了配套该原则性条款的落地，我国借鉴美国1984年通过的《药品价格竞争与专利期恢复法》、2002年的《更容易获得可支付药品法》和2003年的《医疗保险处方药改良和现代化法案》等搭建的新药专利信息公开制度（橘皮书制度）、仿制药专利声明制度、诉讼期和停止期制度、市场独占期制度，陆续颁布《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》、《关于审理申请注册的药品相关的专利纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》和《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》，首次实质性提出专利登记和信息公开制度、仿制药专利声明制度和专利挑战制度。

药品专利补偿期限：《专利法》第四十二条第二款和第三款：

自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

《专利法》的第四次修改，使得在国内探讨多年的专利链接制度和药品专利补偿期限终于得到实质性落地，总体框架已经基本成形，虽然目前配套的实施细节仍未完善，但我们相信这一举措为国内专利制度体系的完善打开了新局面，构建了新格局。

四、Bolar例外未来预测

1.专利链接制度和药品专利补偿期制度的进一步完善

在现有的法律、政策法规、司法解释的规定下，专利链接制度和药品专利补偿期制度离最终实践仍有一段距离，如何在司法部门、知识产权行政部门和药品行政审批部门之间明晰权责，划分纠纷解决路径，形成有效链接将是下一步工作重点。

2.适用范围是否会扩大到农药、农业机械？

从先行的法律、政策法规、判例来看，对Bolar例外是否能适用于农药领域，笔者持消极态度。原因主要有以下几点：

（1）现行的《专利法》第七十五条第五款没有扩大Bolar例外的适用范围，仍是规定“为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”，不视为侵犯专利权。专利法修改后我国Bolar例外仍没有明确纳入农药、兽药、农用机械等。

（2）为了配合专利法修改，《专利法实施细则》修改工作也在紧锣密鼓地展开。在向社会公众发布的专利法实施细则的征求意见稿中，第八十五条第四款进一步规定了适用药物专利期限补偿的范围：

这里对药品专利期限补偿的适用范围作了进一步解释，包括化学药、生物制品和中药新药产品专利，并没有将农药、兽药、农药机械等纳入专利法所指的药品范围。

（3）我国仍未出现农药领域援引Bolar例外的判例。2009年拜耳和安徽华星化工股份有限公司专利侵权纠纷案中，安徽华星化工股份有限公司就10%氟虫腈·高效氯氟氰菊酯悬浮剂、200克/升氟虫腈悬浮剂和31%三唑磷·氟虫腈乳油三种农药剂型取得了农业部颁发的农药田间试验批准证书，并进行了相关产品的田间试验。从其主观目的和客观行为来看，其符合Bolar例外的适用条件，但最终最高院再审程序中援引了“实验例外”来作为不侵权判决的依据，而没有提到Bolar例外规则。

2.第三方向仿制药厂商提供专利活性物质是否侵犯专利权？

现行的《专利法》第七十五条第五款仍没有将销售和许诺销售纳入到Bolar例外的适用行为，因此可以明确的是，如果不能排除第三方供应商具有推销产品的目的，实务中一般会判定为专利侵权，不适用Bolar例外规则。

同时，我们应当注意到《专利法》第七十五条第五款的后半句“专门为其制造、进口专利药品或专利医疗器械的”，这里的专门应当理解为专门地、特定地为研究实验者提供，而不能是开放地、面向公众的。因此，第三方供应商应当注意，在向客户供应试验所需的活性物质时应当提高谨慎注意义务，例如注意活性成分的供应量、专利权剩余保护期限、该活性成分与开展相关实验的必要性、合同的责任义务以及违约责任等核心条款的约定内容等。

《专利法》第四次修改和《专利法实施细则修改意见（征求意见稿）》带来的启发：

《专利法》第四次修改经历了12年的时间，从Bolar例外条款的首次引入到中国药物专利制度体系框架基本形成，我们见证了国内专利制度体系朝着更加完善的方向不断前进，在原研药企业、仿制药企业和社会公共利益之间寻求平衡，促进行业健康发展。

对企业而言，正确理解和利用政策利好，提高知识产权综合竞争力是促进企业健康发展的命脉，应当在技术研发、生产、销售、知识产权保护和风险规避等阶段做好计划，稳扎稳打，迎接行业新风口。

文献引用：

《浅析美国药品专利链接制度》；郑希元 李海霞

《药品专利链接相关法律一览 — 掀开面纱的中国药品专利链接制度》；吴丽丽 雷娟 张琳琳

《向仿制药厂商提供专利活性药物成分是否侵犯专利权：欧盟的安斯泰来诉波尔制药与Bolar例外的适用》；张韬略

《我国药品专利链接制度初步落地》； 徐雪晨、黄苏豫

（本文作者：盈科曹雯婕律师 来源：微信公众号 盈科常州律师事务所）

、生产各种家用电器。惠人原汁机的总产量目前达820万台，其销售领域扩展到中国、日本等亚洲国家和美国、德国、英国以及荷兰等欧美国家。惠人原汁机在中国通过实体店、电视购物和电子商务三大渠道进行销售，年销量超百万台。

惠人原汁机有别于传统的榨汁机，最大的亮点在于“低速榨汁技术(Slow Squeezing Technology)”的利用。慢速旋转减少了传统榨汁机中的锋利刀片在高速旋转过程中产生的热和营养损失，消除了破坏水果和蔬菜原味、原营养的弊端。惠人从而在世界申请了一百多项专利。其中专利号为“ZL200780001269.X”的专利为核心专利技术，曾于2010年11月24日在中国取得授权。

惠人原汁机自2010年进入中国以来，中国的榨汁机行业基本上都采用了惠人的低速研磨榨汁技术。但大部分侵权企业与惠人的技术完全相同，也有少部分企业对技术做了部分改变。侵权产品大部分价格尤其低廉，惠人原汁机销售价格在2000元-8000元之间（约36万-144万韩币），而侵权产品的售价仅几百元，销售量远远大于专利权人的产品销量。

王柱律师和赵成伟律师等作为惠人原汁机系列案的主办律师，均为北京市盈科律师事务所知识产权团队的律师。自2013年便与专利权人建立了长期的委托关系，他们经过认真的分析和市场调研，制定了完善的专利维权策略。

2015年的“海氏系列案”被北京知识产权法院作为高判赔案例的典型，该案由宿迟院长亲自审理，由此拉开了惠人原汁机系列案维权的序幕。至2020年底，惠人的专利维权工作基本结束，一共发起了约120个专利维权案件，除在诉讼过程中和解的案件外，所有案件皆取得了胜诉。惠人通过上述专利维权举措，迄今为止获得了六千万元（约107.7亿韩币）左右的高额赔偿，基本上控制了中国原汁机市场，大大提高了惠人公司的知名度。惠人原汁机系列维权案从这一点已经成为中国少有的经典系列案例。

惠人系列专利维权案是以一己之力对抗整个行业的专利侵权，同时又取得了非常好的诉讼效果和社会效果，这在专利维权案件中已属少有。当下中国已经迎来了知识产权保护的春天，而本案作为专利系列维权案的典范，将给今后的专利维权案件带来一定的借鉴意义。

（来源：微信公众号 YK涉韩法律服务）

技术秘密作为商业秘密的一种，在产生转让合同纠纷的时候，不管是当事人还是法院对于合同性质的界定都存在一定的困难。双方当事人虽然在签订合同时达成一致，但是双方对于约定文字中所表达的具体合同性质的理解可能不同，有时法院和当事人之间对于技术转让合同性质的理解也会不同，甚至不同法院之间也会产生分歧。这种“事后”的认定困难说明，在当事人双方订立合同之初就已经存在了技术转让合同具体性质不明确的风险。在技术秘密转让合同中，如何认定技术秘密，审查技术秘密的科学性、有效性，以及如何通过判决认定技术秘密的社会价值？在本文中，知函博士将结合相关法律条文，围绕司法判例，为大家解读技术秘密转让合同的审查要点，希望能够为企业在签订技术秘密转让合同时提供帮助。

 审查要点一：技术秘密转让合同要满足合同的一般规定。

 技术秘密转让合同作为合同的一种，首先要满足《民法典》对于合同的一般规定，必须是当事人双方意思自治的产物、存在《民法典》第597条的情形，合同无效。

 正面案例：

 在王映光与中科国泰（北京）科技有限公司技术秘密让与合同纠纷(2018)京73民初1095号案中，法院认为，《合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：违反法律、行政法规的强制性规定。”依据双方签订的《标普能源合同书》的约定及标普能源授权书，中科国泰公司授权王映光在甘肃天水地区经营标普能源油。根据标普动力油的配方，其为混合柴油，生产销售需具备国家生产销售资质，而王映光作为个人并无生产销售资质，中科国泰公司与王映光签订的《标普能源合同书》及中科国泰公司授权王映光经营标普能源油的行为违反了法律强制性规定，应属无效。

 审查要点二：在技术秘密转让合同中，交付技术秘密的配方和参数，必须具有实用性，可操作性。

 对于技术秘密转让合同而言，交付技术秘密的配方和参数，必须具有实用性，可操作性，具体而言是技术秘密转让方所提供的技术秘密能够使得技术秘密受让方能够根据该信息生产出约定的产品，并在生产产品的过程中转让方应当要提供指导。

 反面案例：

 在柴薪、黑龙江省博菲生物科技有限公司等与肇东汇聚农产品种植有限公司等技术转让合同纠纷（2018）黑12民初74号案中，法院认为，关于柴薪、博菲公司是否履行了全部合同义务的问题。《中华人民共和国合同法》第三百四十七条规定，技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。

 关于柴薪、博菲公司是否向汇聚公司、福和公司提交了完整的技术资料的问题。从庭审及双方提交证据能够认定，协议签订前后，柴薪向汇聚公司、福和公司交付了可行性研究报告、金鹅胶囊—-材料第一部分及技术成果，其余材料柴薪称交给了齐新世，但不能提供相应的证据予以证明。柴薪、博菲公司应对已向汇聚公司、福和公司交付完整的技术资料负举证证明责任。经一审法院向柴薪、博菲公司释明应申请齐新世出庭作证证明此事，但柴薪、博菲公司称找不到齐新世，因此柴薪、博菲公司应承担举证不能责任，不能认定柴薪、博菲公司交付了完整的技术资料。关于柴薪、博菲公司称其所交付给汇聚公司、福和公司的可行性研究报告第14包含了配方和参数的问题。配方和参数是原告转让技术秘密的核心，也是金鹅胶囊鹅血制剂是否能生产的关键。柴薪、博菲公司所交付的可行性研究报告并不具有实用性、可操作性，因此，不能认定柴薪、博菲公司交付了技术秘密的配方和参数。关于柴薪、博菲公司是否依协议对汇聚公司、福和公司进行了技术指导的问题。协议签订后，柴薪虽对汇聚公司、福和公司进行了接鹅血流程的培训，并与汇聚公司、福和公司协商到大庆的杜尔伯特对所接鹅血进行了冷冻加工，但没有按照协议约定在2016年10月28日前，指导汇聚公司、福和公司批量生产出符合国家各项标准及质量要求可销售的金鹅胶囊鹅血制剂。通过以上两点，不能认定柴薪、博菲公司履行了全部合同义务。

 在北京汇玉建筑材料研究所成都分所与上海鸿惠实业有限公司技术秘密让与合同纠纷(2009)沪高民三(知)终字第26号案中，法院认为，经过鉴定,鉴定专家认为,汇玉研究所成都分所在合同中提供的技术指标有三项未达到合同约定指标,其中两项指标与合同标准差别较大,该差别会造成产品相应性能的实质差别,并且系争技术不适用于合同中所述人造石地砖的生产,相对于本案的合同目的,系争技术不具有实用性。原审法院认为,技术转让的最基本要求是该技术具有基本的实用性,如果该技术不具有实用性则转让方构成根本性违约。由于汇玉研究所成都分所转让给鸿惠公司的系争技术不具有实用性,则汇玉研究所成都分所为系争技术与鸿惠公司签订的技术转让以及专用设备购销合同构成根本性违约,故原审法院对原告提出的解除与汇玉研究所成都分所签订相关合同的主张予以支持。同时,鉴定勘验、取样均在当事人、鉴定专家等在场的情况下,充分征询当事人意见的基础上进行的。

 故原审法院认为,鉴定程序合法、有效。汇玉研究所成都分所提出的鉴定专家资质以及鉴定所使用的原材料质量等问题认为鉴定结论无效的观点,与鉴定现场勘验情况、专家庭审质证意见以及相关事实不符,且未提供证据印证,原审法院不予采纳。二审法院认为，本院认为,因一方当事人违约,造成合同目的无法实现,另一方当事人可以解除合同。本案中,鉴定所生产样品的技术指标与合同约定标准差距较大,无法实现系争合同生产人造石地砖的目的。作为技术转让方以及相关设备的销售方,上诉人已构成根本违约。因此,系争《设备加工订做及技术转让合同》应予解除,上诉人应返还被上诉人相应技术转让费及设备价款并赔偿被上诉人相关经济损失。

 审查要点三：在技术秘密转让合同中，让与人还应当提供必要的技术指导。

 根据《民法典》第868条的规定，技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。在实践中，技术秘密转让合同的让与人首要义务是”提供技术资料”，技术资料交付后，为保证技术的实用性、可靠性，还应进行技术指导等合同从义务。

 反面案例：

 在范东海、郑州宏基研磨科技有限公司与范东海、郑州宏基研磨科技有限公司技术转让合同纠纷（2015）民申字第1685号案中，最高人民法院认为，合同法第三百四十七条规定，技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性。根据范东海与宏基公司签订的技术转让合同第四条，范东海应当向宏基公司交付“该产品的生产制造工艺及配方，原料及成品的技术标准和检查标准，涉及掌握技术秘密和技术诀窍的相关资料及其他相关技术资料”。范东海提供的生产车间图片、一审法院的勘验笔录表明，在范东海的指导下宏基公司购买了相关设备和原料，应当视为有关原料及生产工艺的内容已经履行。范东海在庭审中明确承认没有将配方交给宏基公司，宏基公司利用现有设备无法生产出合同约定的“FO”产品，在一审中范东海以保密为由拒绝提供相关技术资料等事实，说明其并未提供完整的技术资料，宏基公司尚未掌握全部相关工艺。范东海并未能尽到保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标的义务。一审、二审判决据此认定其未按照合同约定转让技术，应当返还使用费，承担违约责任，并无不当。

 在东北制药集团股份有限公司、北京华德停车场管理有限公司合同纠纷（2018）最高法民申1950号案中，法院认为，根据案涉三方《合作协议书》和《合作协议书（补充）》的约定，东北制药系以专有技术出资。《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第三百四十七条规定：”技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务”，案涉三方《合作协议书》第六条亦具体明确约定了东北制药公司应当提供技术资料。因此，技术秘密转让合同的让与人首要义务是”提供技术资料”，技术资料交付后，为保证技术的实用性、可靠性，还应进行技术指导等合同从义务。

 虽然东北制药在合作协议的履行过程中，派技术人员依据相关技术文件及资料数据对东药乌海化工一期丙炔醇项目进行了厂房建设和设备采购，但根据上述规定和协议约定，其行为仍然属于交付技术的从属义务。原审认定东北制药公司关于专有技术的交付乃是融入涵盖厂房设计与建设等一系列过程的主张不能成立，其不能证明已经向东药乌海化工公司交付了技术，存在违约行为，具有相应的法律和事实依据，并无不当。

 审查要点四：对于合同性质的认定，就技术秘密转让合同而言，转让的内容必须是技术秘密，而非是单纯从合同名称来认定。

 在技术秘密转让合同中，首先要明确转让的内容必须为技术秘密。技术秘密作为商业秘密的一种，应当要符合商业秘密的基本要求，即秘密性、价值性以及保密措施。

 反面案例：

 在楚雄老拨云堂药业有限公司与云南龙发制药有限公司、楚雄彝族自治州中医医院侵害技术秘密纠纷（2015）民申字第1038号案中，法院认为，关于本案各方当事人的诉争标的是否包括“紫灯胶囊”全部知识产权的问题。首先，从楚雄拨云药业一审的诉讼请求、事实及理由来看，楚雄拨云药业提起本案诉讼，主张其依据昆明老拨云堂与中医院的下属单位彝药研究所签订的2003年合同获得本案诉争“紫灯胶囊”技术成果的知识产权，其起诉主张的主要依据为2003年合同。该合同约定技术秘密的内容为：“将‘紫灯胶囊’药品注册批件及批准文号由楚雄雁塔药业转让至昆明老拨云堂；……交付方式为彝药研究所协助昆明老拨云堂取得本品注册批件、批准文号。”从上述合同约定的内容看，2003年合同的签订主体并无将“紫灯胶囊”全部知识产权转让的意思表示，而是转让“紫灯胶囊”的注册批件及批准文号。2003年合同名为技术秘密转让合同，实际转让的是药品注册批件及批准文号而非技术秘密，属于《药品管理法》规定的禁止买卖许可证或者药品批准证明文件的行为，该合同违反了国家行政法规的强制性规定，属于无效合同，不具有法律约束力。

 审查要点五：企业在签订技术秘密转让合同时应当明确技术秘密的范围，但同时也不得限制技术的竞争与发展。

 根据《民法典》第864条的规定，技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技术秘密的范围，但是不得限制技术竞争和技术发展。因而企业在签订技术秘密转让合同时应当明确技术秘密的范围，但同时也不得限制技术的竞争与发展，这是效力性强制性规定，当事人无法排除适用。

 对于何为限制技术的竞争与发展，可以参考最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第10条规定的6种具体情形。分别是：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。

 除《解释》第10条的列举之外，具体到个案中仍可能出现可以“非法垄断技术、妨碍技术进步”来认定合同无效或者部分无效的具体事由。比如，技术秘密转让合同中约定禁止受让人在合同终止后继续使用受让技术的条款，导致受让人在合同终止后不能使用自己作出的与受让技术无法分离的有价值的技术改进或者发展，该禁用条款就可以被认定无效。当然，在此情况下，该禁用条款的无效并不影响让与人要求受让人为继续使用其让与的技术秘密支付合理使用费的权利。

 正面案例：

 在淄博齐田医药化工有限公司诉无锡美华化工有限公司联营合同纠纷(2016)苏民申6516号案中，法院认为，合作协议合法有效。案涉合作协议虽约定生产技术与工艺均由美华公司提供，且约定齐田公司不得将生产技术与工艺对外转让或泄密给第三者等条款，但相关约定系对美华公司技术秘密的保护，而非向齐田公司提供生产技术。故齐田公司主张案涉合作协议的性质系技术服务和排他性买卖的复合合同，缺乏事实依据。齐田公司主张案涉合作协议违反反垄断法和技术合同纠纷司法解释、应属无效协议，但美华公司既非具有市场支配地位的经营者，且出于对自己技术秘密的保护而限制齐田公司对外销售使用美华公司技术所生产的产品，具有正当理由，并非反垄断法禁止的行为。加之案涉合作协议系双方合作生产甘氨酸中间体的协议，并非以技术开发、转让、咨询等为标的的技术合同，不应适用技术合同纠纷司法解释。故齐田公司主张合作协议无效，不能成立。

 审查要点六：专利权转让合同中也可以约定转让相关商业秘密，但并不影响合同的性质。

 并非所有约定了转让相关商业秘密的合同均属于技术秘密转让合同，还应当根据当事人的意思表示等来判断合同的性质。

 正面案例：

 在武汉国想电力科技股份有限公司、武汉大学专利权转让合同纠纷（2019）鄂民终158号案中，法院认为，武汉大学与国想公司签订的《专利权转让合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的民事合同，双方应遵守合同约定并履行相应合同义务。本案中，武汉大学是否存在违约行为，双方争议的焦点在于，武汉大学的合同义务是否包括向国想公司移交与实施涉案专利有关的技术秘密。

 本院认为，武汉大学的合同义务应当包括此项内容，武汉大学未履行该项合同义务，存在违约行为，具体理由如下：从合同签订的目的来看，国想公司签订涉案《专利权转让合同》的意图是为了有效拥有涉案专利，从而完成专利技术的成果转化，进而实现产业化生产并获取商业利益。本案中，涉案《专利权转让合同》多处体现了国想公司的合同意图，其中第三条约定，为保证国想公司有效拥有涉案专利权，武汉大学应向国想公司提交该专利权完整的技术资料，包括但不限于合同列举的六项资料。涉案合同第六条又约定，为保证国想公司有效拥有涉案专利，发明人需向国想公司转让与实施涉案专利有关的技术秘密，再次体现了国想公司意欲实施专利的真实合同意图。结合以上合同条款，根据合同整体解释规则，可以看出涉案专利各项权利要求的实现与技术秘密实施相关，亦即是否掌握相关技术秘密决定了涉案专利各项权利要求能否实现，也决定了国想公司的合同目的能否实现。因此，武汉大学向国想公司提交的完整技术资料，并不限于合同第三条列举的六项专利资料，还应包括与实施涉案专利有关的技术秘密。

（本文作者：盈科刘知函律师 来源：微信公众号 知函博士商业秘密访谈）

专利法第二十三条第二款规定：“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”该条款是外观设计专利获得授权的实质性要求之一，也是常用的外观设计专利无效宣告请求的理由之一。正确理解“现有设计特征的组合”涉及到两个概念“现有设计特征”和“组合”的理解。

《专利审查指南》第四部分第五章第6节中规定，现有设计特征定义，是指现有设计的部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计。需要理解的是，设计特征是外观设计对比判断中一个最为基础的概念，与发明或实用新型中涉及的技术特征不同的是，外观设计中的设计特征是三维的、具象的、图形化的概念，它可以是单一的要素或要素结合，但并不意味着单一的要素或要素结合必然被认为是设计特征，当面对不同的现有设计时，设计特征可能存在不同的分割和组合方式，而更为重要的是，设计特征的划分仅能基于一般消费者的知识水平和认知能力来进行，不能引入类似设计师视角的诸如设计构思、理念或风格这些抽象的概念来进行，亦不能随意将分割后的设计特征进行适应性的修改和加工。

用于组合的现有设计特征应是现有设计中所公开的具有相对独立视觉效果的组成部分，是以一般消费者眼光可直接从现有设计中自然区分出来的。如果现有设计中用于组合的设计特征不是一个部件或部位的一部分，而是从现有设计中特意划分、截取所得的部分，且这一部分相对于该类产品并非独立可区分的也不具有独立的视觉效果，则该部分不能作为设计特征加以组合。通常而言，能够从现有设计中自然区分出来的设计特征包括组成产品的各结构部件、图案、色彩或其组合。而一般而言，不能用于组合的设计特征包括：单纯的点、线、面、边、角等；仅属于视觉效果的范畴，如棱角分明、金属质感等；仅属于设计构思的抽象理念，如上宽下窄、边缘圆滑等。

关于“组合”，《专利审查指南》第四部分第五章第6节中规定，组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。以一项设计或者设计特征为单元重复排列而得到的外观设计属于组合设计。上述组合也包括采用自然物、自然景象以及无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合进行的拼合和替换。

显然，《专利审查指南》中的组合方式不包括现有设计特征的转用。然而，需要注意的是，在《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》的第二十条，对现有设计特征的组合做个规定，具体为：根据现有设计整体上给出的设计启示，以一般消费者容易想到的设计特征转用、拼合或者替换等方式，获得与外观设计专利的整体视觉效果相同或者仅具有局部细微区别等实质相同的外观设计，且不具有独特视觉效果的，人民法院应当认定该外观设计专利与现有设计特征的组合相比不具有专利法第二十三条第二款规定的“明显区别”。具有下列情形之一的，人民法院可以认定存在前款所称的设计启示：(一)将相同种类产品上不同部分的设计特征进行拼合或者替换的;(二)现有设计公开了将特定种类产品的设计特征转用于外观设计专利产品的;(三)现有设计公开了将不同的特定种类产品的外观设计特征进行拼合的;(四)将现有设计中的图案直接或者仅做细微改变后用于外观设计专利产品的;(五)将单一自然物的特征转用于外观设计专利产品的;(六)单纯采用基本几何形状或者仅做细微改变后得到外观设计的;(七)使用一般消费者公知的建筑物、作品、标识等的全部或者部分设计的。

由于《专利审查指南》属于部门规章，其法律效力明显低于《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定》，而且后者出台较晚，在认定“现有设计特征的组合”时，应当以后者为准。新的《专利法实施细则》和《专利审查指南》也在配套修改中，相信修改后的《专利审查指南》的相关规定会与《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定》保持一致。

（本文作者：盈科许国兴律师 来源：微信公众号 律师思维）