旧瓶能不能装新酒?

2022年3月31日,国家知识产权局发布第二批知识产权行政执法指导案例,其中指导案例7为山东省威海市市场监督管理局查处使用回收再利用啤酒瓶侵犯“青岛啤酒”注册商标专用权案。

基本案情

2020年3月,青岛啤酒(荣成)有限公司向威海市市场监督管理局投诉,反映威海某公司(以下简称当事人)侵犯“青岛啤酒TSINGTAO”注册商标专用权。

经查,青岛啤酒股份有限公司在32类“啤酒”等商品上注册了第1304176号“青岛啤酒”商标和第1351701号“TSINGTAO”商标。青岛啤酒股份有限公司生产的啤酒酒瓶瓶颈处均有“青岛啤酒”“TSINGTAO”浮雕文字。

当事人按照行业惯例长期使用回收的旧酒瓶作为自己的啤酒容器,其中600ml旧酒瓶中包括瓶颈烙有“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字的青岛啤酒瓶,但在使用过程中贴上自己的商标及包装进行销售,没有对瓶颈上“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字进行有效遮挡。

带有浮雕商标的青岛啤酒玻璃瓶(图源网络)

当事人在从事啤酒生产销售过程中,使用其回收的带有“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字的啤酒瓶作为其啤酒容器,在将青岛啤酒酒瓶原有的纸质标签清洗后,贴上自己的商标及包装进行销售,却没有对酒瓶瓶颈处的“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字进行有效遮挡,易使相关公众对产品的来源或者当事人与青岛啤酒股份有限公司之间是否存在特定联系产生误认,对“青岛啤酒”“TSINGTAO”注册商标专用权造成了损害,构成《商标法》第五十七条第(七)项规定的侵犯注册商标专用权行为。办案机关依法责令当事人立即停止侵权行为并给予行政处罚。

处罚决定:当事人在从事啤酒生产销售过程中,使用其回收的带有“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字的啤酒瓶作为其啤酒容器,在将青岛啤酒酒瓶原有的纸质标签清洗后,贴上自己的商标及包装进行销售,却没有对酒瓶瓶颈处的“青岛啤酒TSINGTAO”浮雕文字进行有效遮挡,易使相关公众对产品的来源或者当事人与青岛啤酒股份有限公司之间是否存在特定联系产生误认,对“青岛啤酒”“TSINGTAO”注册商标专用权造成了损害,构成《商标法》第五十七条第(七)项规定的侵犯注册商标专用权行为。办案机关依法责令当事人立即停止侵权行为并给予行政处罚。

案件要点:回收旧啤酒瓶再利用,灌装与商标权利人相同或类似的商品并重新投入市场进行销售,但未对啤酒瓶上他人注册商标的浮雕文字进行有效遮挡,容易导致混淆的,属于给他人的注册商标专用权造成其他损害的商标侵权行为。

指导意义:本案涉及回收带有他人注册商标的容器进行再利用领域的注册商标专用权保护。根据国家资源循环利用政策和行业惯例,允许对玻璃容器回收再利用,但还应当依法使用。利用回收他人的容器进行重新灌装销售的,往往是与权利人商品相同或类似的商品,如果不对容器上难以去除的浮雕文字等标识进行有效遮挡就再次投入市场,易使相关公众对商品的来源或商品生产者与容器上注册商标权利人之间是否存在特定联系产生误认,从而对注册商标权利人的合法权益造成侵害,应该予以制止和纠正。

本案明确认定利用回收的旧啤酒瓶罐装啤酒销售但未对原商标标识进行有效遮挡的行为属于商标侵权行为,解决了类似案件认定难、定性依据条款不明确的问题。

律师评析:酒瓶、香水瓶等可回收容器因“旧瓶装新酒“引发的商标侵权纠纷在司法实践中并不鲜见,在竞争市场上,不乏经营主体利用回收的旧瓶擦边傍名牌,甚至直接生产假货。此种情形,除本案中受到的行政处罚之外,有可能在民事纠纷中被认定为侵害商标权,更有甚者可能构成刑事犯罪,如假冒注册商标罪、销售销售假冒注册商标的商品罪。

对于确实基于资源回收利用的出发点进行“旧瓶装新酒”的经营者,我国啤酒瓶的国家标准中允许对符合安全标准的啤酒瓶回收再利用,《中华人民共和国循环经济促进法》(2018),提倡废弃物的回收再利用。

但需要注意回收利用的合理合规,对旧瓶所附的商标权利、有影响力的商品名称、包装、装潢等进行的清除和遮盖,以免导致混淆,否则仍需承担侵害商标权或不正当竞争的侵权责任(参见《国家工商行政管理局商标局对利用旧玻璃容器灌装饮料进行销售是否构成商标侵权行为的请示的批复》)。

另外,结合本案,对于旧瓶的回收利用,除商标权利约束之外,需留意侵害外观设计专利权的风险。虽然专利法第75条规定了专利权权利用尽不视为侵权的情形,但实践中有法院将旧瓶装新酒的行为认定为变相生产制造,进而认定应承担侵权责任。

参考案例:(2021)鲁民终1121号、(2015)鲁民三终字第13号、(2016)沪0107刑初939号、(2000)鲁经终字第339号、(2010)川民终字第20号、(2010)豫法民三终字第85号、(2016)沪0107刑初939号

(本文作者:盈科杜鹏爽律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)