DDP交易条款及双清到门运输中卖方及托运人是否承担知识产权瑕疵担保责任?

国际货物贸易最显著的特点是跨区域货物流动,而商标、专利权具有地域性,这自然就导致货物在跨区域流动中涉及知识产权侵权问题。本文简要探讨在DDP交易中,以及货代公司承接双清到门运输中(出口报关、进口清关及全程运输至进口国境内目的地),若货物在进口国海关因知识产权侵权被查扣,卖方/托运人对此是否承担责任的问题。

DDP术语所涉及的知识产权瑕疵担保问题

DDP(Delivered Duty Paid)“完税后交货”是INCOTERMS(国际贸易术语解释通则)中卖方责任最大的交易术语。INCOTERMS的交易条款并没有为交易双方提供完整的合同条款,其在指导说明(Guidance Note)以及在A2/B2部分规定了买卖双方的清关义务。

指导说明规定,DDP术语下,卖方在指定的目的地,将进口清关后且准备好可以卸货的货物,在运输至目的地的运输工具上交给买方处置,即完成交货。卖方承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用,并有义务办理出口清关手续与进口清关手续,支付出口及进口所有的税收并办理一切海关手续。如果卖方不能直接或间接的取得进口许可,建议双方不要选择DDP术语。

A2部分规定:卖方须自担风险费用,取得所有进出口许可证或其他官方许可,并办理所有的货物的出口、运输通过任何国家及货物进口的海关手续。

B2部分规定: 对于买方,在需要的时候,应卖方的请求且由卖方负担费用和风险,买方必须就取得货物进口所需要的所有的进口许可其它官方授权向卖方提供协助。

根据上述DDP术语规定的清关义务及交货节点的规定,我们我可以判断卖方应当办理进口国的清关并将货物置于约定地点交由买方处置,也就应当保证其产品在交付时不因知识产权问题被查扣(承担在进口清关至交付货物时的知识产权瑕疵担保责任),否则卖方不能完成清关并在指定目的地交货的义务,则构成违约。即便在B2部分规定了买方的协助义务,但该义务建立在卖方承担风险的前提之下,这不能否定卖方的知识产权瑕疵担保义务。

因此,我们认为如果仅依据DDP交易条件(比如双方通过包含DDP术语的简式订单订立合同),卖方在货物交付前负担了知识产权瑕疵担保义务,如果因知识产权侵权在交付前货物被查扣而引起的损失,买方不应当承担责任。但是,对于货物交付后之外,比如因海关未进行知识产权保护,货物顺利通关并交付后,卖方是否还要承担货物的知识产权瑕疵担保义务呢?DDP术语的内容对此无能为力,则需要根据适用的法律及更完善的合同条款解决。

其它实体法中,对卖方的知识产权瑕疵担保问题

《联合国国际货物销售合同公约》(CISG)以及我国《民法典》对卖方知识产权瑕疵担保的相关规定

CISG第四十一条规定:

卖方所交付的货物,必须是第三方不能提出任何权利或要求的货物,除非买方同意在这种权利或要求的条件下收取货物。但是,如果这种权利或要求是以工业产权或其它知识产权为基础的,卖方的义务应依照第四十二条的规定。

第四十二条规定:

(1)卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其它知识产权为基础的:

(a)如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其它使用,则根据货物将在其境内转售或做其它使用的国家的法律;或者

(b)在任何其它情况下,根据买方营业地所在国家的法律。

(2)卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:

(a)买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;或者

(b)此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。

工业产权,依据《保护工业产权巴黎公约》,是指专利、实用新型、工业外观设计、商标、服务商标、商号、产地标记或原产地名称。

换言之,在CISG下,卖方应当确保第三人不得依据(1)在订立合同时已知道的货物转售国家的法律下的工业产权,或(2)买方营业地所在国法律下的工业产权,就货物提出知识产权要求,而且这些知识产权是卖方知道或应当知道的;但是买方知道或应当知道的工业产权要求,或与买方要求的特定生产有关的知识产权要求除外。

我国《民法典》以及之前的《合同法》并未如同CISG专门就知识产权瑕疵担保单独做出规定。

《民法典》第六百一十二条规定:

出卖人就交付的标的物,负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务,但是法律另有规定的除外。

第六百一十三条规定:

买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的,出卖人不承担前条规定的义务。

第六百一十八条规定:

当事人约定减轻或者免除出卖人对标的物瑕疵承担的责任,因出卖人故意或者重大过失不告知买受人标的物瑕疵的,出卖人无权主张减轻或者免除责任。

这些条文里的 “任何权利”不仅包括物权还应当包括知识产权。

无论根据CISG还是《民法典》,在买方知道存在知识产权瑕疵的情况下,卖方均不承担知识产权瑕疵担保责任。

但是在买方不知道的情况下,存在几种情况。第一种情况:卖方也不知道,依据《民法典》612条的规定,卖方应当承担瑕疵担保责任,而且并未限定地域范围;而依据CISG的规定,卖方是不承担瑕疵担保责任的。第二种情况:卖方知道在进口国(转售国)存在知识产权瑕疵,依据《民法典》卖方应当承担瑕疵担保责任,依据CISG也应当承担瑕疵担保责任。第三种情况:卖方不知道在出口国存在知识产权瑕疵,依据《民法典》卖方应当承担责任,而依据CISG的规定卖方不承担责任。第四种情况:卖方知道在出口国存在知识产权瑕疵,依据《民法典》卖方应当承担责任,而依据CISG的规定卖方似乎不承担责任,因为条文规定的是知识产权要求是依据进口国或买方营业地国法律。

那么在EXW交货条件下,或者是按照CISG规定的交货条件,买方所采购的货物很可能在出口国就因侵犯知识产权被查扣,如果此时卖方还不承担瑕疵担保责任,这对买方明显是不合理的,我们认为如果在适用CISG的情况下应当根据七条的规定,对于未明确解决的属于本公约范围的问题,应当按照本公约所依据的一般原则来结解决,而根据举轻以明重的原则(既然对更不熟悉的外国法下要承担知识产权瑕疵担保责任, 对于内国法更应当遵守),推定在此情况下,卖方依据CISG也应当承担知识产权瑕疵担保责任,因为卖方对于其所在的货物生产制造国、营业地国的相关知识产权比转售国、买方营业地国的知识产权更应当首先尊重,否则交易一开始就存在侵权违法行为;当然卖方依据买方特殊要求生产情况除外。

上述分析以表格形式表现如下:

图片

但是,我们还需要考虑“应当知道”的规定。我们认为作为国际货物交易的双方,除非有相反证明,一般情况下各自应当了解产品在其营业地国所涉及的知识产权情况,而对于他国的知识产权情况应当推定为不知道。

双清到门的运输中,托运人的知识产权瑕疵担保责任

在双清到门的运输中,由于承运人承担了运输、清关的工作,托运人容易认为承运人的责任包含解决清关过程的所有问题,即应当包含解决海关知识产权侵权扣货的义务。我们认为承运人不负这些义务,因为承运人从事运输、报关业务不可能了解其所承运货物在途径国、目的地国的商标、专利等知识产权状况,要求其承担货物的知识产权相关责任明显不合理,所以承运人的责任是依照当地法律规定履行清关义务,托运人应当提供承运人履行清关义务所需的信息、资料、许可等。比如在下面的各种实体法中:


《统一国际航空运输某些规则的公约》(1999年蒙特利尔公约) 第十六条规定:

托运人必须提供必需的资料和文件,以便在货物可交付收货人前完成海关、警察或者任何其他公共当局的手续。因没有此种资料、文件,或者此种资料、文件不充足或者不符合规定而引起的损失,除由于承运人、其受雇人或者代理人的过错造成的外,托运人应当对承运人承担责任。

 

承运人没有对此种资料或者文件的正确性或者充足性进行查验的义务。

我国《民法典》第八百二十六条规定:

货物运输需要办理审批、检验等手续的,托运人应当将办理完有关手续的文件提交承运人。

我国《民用航空法》第一百二十三条规定:

托运人应当提供必需的资料和文件,以便在货物交付收货人前完成法律、行政法规规定的有关手续;因没有此种资料、文件,或者此种资料、文件不充足或者不符合规定造成的损失,除由于承运人或者其受雇人、代理人的过错造成的外,托运人应当对承运人承担责任。

除法律、行政法规另有规定外,承运人没有对前款规定的资料或者文件进行检查的义务。

我国《海商法》第六十七条规定:

托运人应当及时向港口、海关、检疫、检验和其他主管机关办理货物运输所需要的各项手续,并将已办理各项手续的单证送交承运人;因办理各项手续的有关单证送交不及时、不完备或者不正确,使承运人的利益受到损害的,托运人应当负赔偿责任。

根据上述各种法律规定可见,在运输过程中若涉及到海关的查验,托运人应当提供合格的知识产权证明文件,即应当承担瑕疵担保责任。如果托运人不能提供相应的证明文件,而给承运人造成损失的,托运人应当赔偿。

站在中国卖方立场,国际货物贸易合同就知识产权问题该如何处理

1. 卖方应当就知识产权问题应当保持谨慎,最好明确约定“买方了解所购买的货物在运输途经国、进口国、转售国及使用国所涉及的知识产权状况;卖方对所销售货物所涉及的知识产权在中华人民共和国以外的权利状况不清楚也不负任何责任。”

2. 选择贸易术语时,如果选择D组术语,应当就知识产权问题格外注意,可以约定“在进口国遇当地国家机关就货物进行知识产权检查、查扣、调查时,买方应当自负费用及风险向卖方提供为完成交付义务所需要的知识产权权利证明;如买方未能提供而致使卖方不能交付货物的,卖方不构成违约。”

如果不能达成上述约定,或不能确保在境外的知识产权问题,建议选择其它贸易术语。

3. 办理运输时,无论是卖方作为托运人或是货代公司作为转手的托运人,均应当留意所托运货物在进口国因知识产权问题被海关查扣而引起运输费用损失的问题,应当就知识产权侵权问题进行预判。如果承运人承诺了特殊的清关方式,包括保证解决所有问题的,可以就向承运人提供单据的范围及赔偿的范围做出明确约定。

(本文作者:盈科李恒律师 来源:微信公众号 盈科深圳律师事务所)

专利技术贡献率在计算专利侵权赔偿数额时考虑的因素分析

专利技术贡献率来源于“技术分摊规则”。按照技术分摊规则,在技术专利侵权赔偿数额时,应当把可归因于覆盖专利技术特征的部分产品价值从产品的整体价值中分摊出来,考虑专利技术对特定产品利润的贡献率。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕21号)》第十六条规定:人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

因此,在确定侵权人因侵权的获利时需要考虑被判定侵犯专利权的技术对侵权产品总利润的贡献比率,该贡献比率即为专利技术贡献率。

而针对侵权人获利的角度计算赔偿额,可以用公式表示:侵权人获利=侵权产品销售量*侵权产品合理利润*专利对利润的贡献率

本文在考察近二十篇案例的基础上,选取了以下三篇案例,分析法院在确定专利技术贡献率的具体数字时,着重考察的因素。

需要明确的是,本文考察和选取的案例针对的两种情况分别是:1:仅针对侵害发明专利权纠纷、以及侵害实用新型专利权纠纷;2:侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的侵权情形。

案例一

案号:〔一审:(2017)粤73民初390号,二审:(2018)粤民终1132号〕

案例名称:珠海格力电器股份有限公司与宁波奥克斯空调有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案(2019年度广东省知识产权审判十大案件)

管辖法院:广州知识产权法院;广东省高级人民法院

法院认为:

一审法院:“关于贡献率。原告专利与现有技术相比具有实质性特点和进步,其通过减少零件数量和装配工序,解决了现有技术因开制模具多所导致的成本增加和效率低下问题,也解决了因装配工序多所导致的容易漏水、漏风、异响等问题。空调是否容易漏水、是否会产生异响,是消费者选购时关注的重点之一。显然,上述问题的解决会对空调厂商实现利润产生重要贡献。而且,本案诉讼发生前被告奥克斯公司曾有两个型号产品被认定侵犯原告相同专利权,并被责令停止侵权和赔偿损失。在此情况下,该被告仍通过本案八个型号产品继续使用原告专利,也印证原告专利对其实现利润具有重要影响。另一方面,被诉室内机虽是空调重要部件,但毕竟不是空调成品。该被告的奥克斯品牌也会对消费者选购产生影响。本院将在充分考虑上述两方面因素基础上,合理确定被诉技术方案的利润贡献率。”

二审法院:“涉及产品零部件侵权的知识产权案件中,应以考虑侵权部件在实现成品利润中的贡献为原则,以成品利润为基数确定赔偿数额为例外。对于涉案专利在实现成品利润中贡献的问题,需要权利人和侵权人分别从各自角度进行充分举证,才能较为合理地确定符合涉案专利市场价值的贡献率。权利人可从涉案专利是否涉及侵权产品关键、核心部件的角度进行举证,而侵权人可从涉案专利以外因素(如商标、其他重要专利)对实现成品利润影响的角度进行举证。格力公司和奥胜公司均仅提出主张而未举证。本院注意到:(1)本案专利为实用新型专利,本案专利在十年保护期内,被多次提起无效宣告,历经多次无效宣告程序,仍保持法律效力,证明本案专利具有技术创新价值;(2)本案专利涉及空调底壳结构,虽然自身成本较低,但其解决了以往技术方案容易漏水、漏风、异响等问题,对实现空调成品利润具有一定贡献;(3)奥胜公司曾因侵害本案专利被判决停止侵权和赔偿损失,但在本案中仍继续侵害同一专利,可佐证本案专利具有相当市场价值;(4)本案专利涉及空调室内机,对于室外机等部件、奥克斯自身品牌等因素产生的合理利润应予扣除。上述因素,在确定本案赔偿数额时均应予以考虑。”

评价:该案中,对专利对产品的贡献率,法院主要考虑以下因素。

1)品牌因素对实现被控侵权产品利润的影响。除涉案专利外,如被控侵权产品的利润也来自被告的品牌影响力,需扣除此因素对利润的影响后确定涉案专利的贡献率。

2)涉案专利的创新价值。如涉案专利属于基础专利或核心专利,或经历多次无效仍保持法律效力,可推定涉案专利具有技术创新价值。

3)实现涉案专利解决的技术问题对实现利润的贡献。如涉案专利所解决的技术问题是消费者选购时关注的重点,则涉案专利对被控侵权产品的利润贡献率较高。

案例二

案号:〔(2018)最高法民再111号〕

案例名称:“PTC加热器”实用新型专利侵权纠纷案(2018年中国法院10大知识产权案件公报案例)

管辖法院:最高人民法院

法院认为:“侵权产品销售总金额乘以侵权产品利润率得到的是侵权产品销售利润,该销售利润并不必然就是侵权行为人因侵权所得的利润。原因在于,被诉侵权产品的利润来源除了使用专利技术方案外,可能来自于其使用的其他专利或者其他部件。因此,需要考虑本案专利对于侵权产品利润的贡献度。

根据本案专利说明书对发明有益效果的记载,与本案专利要求2的技术方案相关的有益效果包括产品结构更加紧凑,各配件之间在经过压制后结合更牢固,提高热传导性能,减少配件松动造成的安全隐患,提高产品的可靠性和制作成本等。可见,本案专利对于林芝公司PTC发热器的市场吸引力起到了重要作用。同时,考虑到本案专利权利要求2技术方案实现上述有益效果的特征主要体现在导热铝管压制后在左右侧面形成的半圆型凹槽结构,而PTC发热器还包括其他部件,不宜将侵权产品的利润全部归因于本案专利。在林芝公司无正当理由拒不参加本案庭审的情况下,本院酌定本案专利对于林芝公司侵权产品利润的贡献度为50%。”

评价:该案中,对专利对产品的贡献率,法院主要考虑以下因素。

1)专利保护主题产品与被诉侵权产品之间的关系。如果专利方案涉及的产品是被诉侵权产品的组成部分,则需要考虑专利方案在整个被诉侵权产品的市场价值中发挥的作用,如果专利所涉部件系被诉产品整体的关键部件,则相应的贡献度高。

2)其他部件、其他专利对被诉侵权产品利润的作用大小。

案例三

案号:〔一审:(2016)闽05民初725号,二审:(2017)闽民终501号〕

案例名称:华为终端有限公司与惠州三星电子有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案

管辖法院:福建省泉州市中级人民法院;福建省高级人民法院

一审法院:“移动终端的价值并不是其所使用的专利价值的简单叠加。一部移动终端由硬件与软件两部分组成,在移动终端的硬件配置日趋同质化当下,直接面向用户的图形操作界面在提升移动终端视觉吸引力的同时,更带来差异化的用户操作体验,该差异化特征是消费者识别、选择智能移动终端的关键因素。操作简便、交互方式友好的图形操作界面能够很好地增强用户粘性、提升品牌认可度,有利于移动终端的制造商、销售商培养固有客户群、增加产品销售额。由此可见,图形操作界面对智能移动终端产品的利润具有实质性贡献。本案的涉案专利是智能移动终端用户图形操作界面的框架性核心专利,通过该专利的应用,首先解决了如何使用户简便地在多个分屏范围内移动、摆放特定APP图标的问题。其次,原告创造性地提出了长按组件缩小页面的方案,用户长按一个分屏中的图标时,屏幕两边的分屏(如果存在)在当前屏幕区域的边缘少量露出,指引消费者知晓存在的可用分屏。该方案应用后,即使用户不熟悉多屏桌面,也能通过本方案的直观提示,知晓图标的移动并不限于一个分屏,从而方便地将图标移动至其他原本隐藏的分屏。长按缩小方案启发性地引导消费者熟悉并充分使用多屏桌面,大大提高了系统界面操作的成功率和准确性。由于该专利属于非标准必要专利,在移动终端的制造过程中是否使用具有可选择性。然而,惠州三星公司、天津三星公司、三星(中国)公司等作为位居全球智能移动终端前三甲的制造商,在制造、销售的众多型号的智能移动终端产品中,均使用了本案涉案专利的技术方案,可见该专利的市场认可程度极高。综上可证,本案的涉案专利具有极高的创造力,对实现移动终端的智能化操作贡献巨大。”

二审法院:“关于涉案专利的贡献度问题。基于操作简便、交互方式友好的图形操作界面在增强用户粘性、提升品牌认可度、增加产品销售额等方面的作用,可以认定图形操作界面对智能移动终端产品的利润具有实质性贡献。另外,涉案专利申请日为2010年1月28日,此时智能手机尚未普遍推广,用户还不熟悉多屏桌面,涉案专利创造性地提出了长按组件缩小页面的方案,启发性地引导消费者熟悉并充分使用多屏桌面,且该操作简便,原审认定涉案专利具有较高创造力、对移动终端智能化具有巨大推动力,并无不当。”

评价:该案中,对专利对产品的贡献率,法院主要考虑以下因素。

1)涉案专利的市场认可度。如果涉案专利属于非标准必要专利,而行业中的重要制造商在制造、销售的众多产品中均使用了涉案专利的技术方案,可推定该专利的市场认可度和贡献率高。

2)考量涉案专利对于产品利润的实质性贡献。“基于操作简便、交互方式友好的图形操作界面在增强用户粘性、提升品牌认可度、增加产品销售额等方面的作用,可以认定图形操作界面对智能移动终端产品的利润具有实质性贡献。”

3)考量涉案专利创造性程度。“涉案专利申请日为2010年1月28日,此时智能手机尚未普遍推广,用户还不熟悉多屏桌面,涉案专利创造性地提出了长按组件缩小页面的方案,启发性地引导消费者熟悉并充分使用多屏桌面,且该操作简便,原审认定涉案专利具有较高创造力、对移动终端智能化具有巨大推动力。”

总结

综合以上这些案件中,法院确定专利贡献度时,会考虑以下因素:

1)专利保护主题产品与被诉侵权产品之间的关系。如果专利方案涉及的产品是被诉侵权产品的组成部分,则需要考虑专利方案在整个被诉侵权产品的市场价值中发挥的作用,如果专利所涉部件系被诉产品整体的关键部件,则相应的贡献度高。

2)考量涉案专利对于产品利润的实质性贡献。专利技术解决的问题、给产品带来的功能是否能够刺激消费者购买产品?如果涉案专利能够在增强用户粘性、提升品牌认可度、增加产品销售额等方面发挥作用,那么可以认定该涉案专利对消费者购买有所刺激,于产品利润有所贡献。

3)涉案专利的创造性程度和创新价值。如涉案专利属于基础专利或核心专利,或经历多次无效仍保持法律效力,可推定涉案专利具有技术创新价值。

4)涉案专利的市场认可度。如果涉案专利属于非标准必要专利,而行业中的重要制造商在制造、销售的众多产品中均使用了涉案专利的技术方案,可推定该专利的市场认可度和贡献率高。

5)其他因素对实现被控侵权产品利润的影响。被诉侵权产品的总利润并非全部由专利技术带来,对产品利润具有贡献的因素非常多,包括品牌效应、商业信誉、技术水平、销售策略等,同时还要考虑其他部件、其他专利对被诉侵权产品利润的作用大小。因此在计算侵权产品的总利润时,需扣除除涉案专利外的因素对利润的影响后,确定涉案专利的贡献率。

(本文作者:盈科王华永律师、谢燕璇律师助理 来源:微信公众号 盈科深圳律师事务所)

知识产权侵权诉讼中法定代表人或者主要负责人与法人共同实施侵权行为,应与公司承担共同侵权责任!

根据现行法律和司法实践,可将实际控制人、法定代表人与公司作为共同被告的情形有:

第一,依据《公司法》法人人格否定,要求股东与公司被告承担连带责任;

第二,一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任;

第三,法定代表人或者主要负责人与法人共同实施侵权行为,应与公司承担共同侵权责任。

在知识产权侵权诉讼中,针对法定代表人或主要负责人将公司作为侵权机器、或者设立公司以侵权为业等情况,在向实施侵权行为的公司主张权利时,可根据情况同时将作为法定代表人、实际控制人、控股股东等自然人一并列为被告。此种诉讼策略不仅能从实质上打击自然人利用控股股东身份控制公司进行非法经营活动,杜绝该自然人设立新公司作为侵权工具反复实施知识产权侵权行为,还能最大程度保障生效判决的可执行性。因为法人人格否认在实践中的适用要求公司与其股东在人员、财务、业务范围上达到人格高度混同的程度,通过否认公司法人人格追究实际侵权人的举证难度较高。因此,合理运用共同侵权责任的认定可以更好地解决在知识产权侵权诉讼中,公司股东利用公司实施侵权行为、逃避责任等问题。

01

上海再高餐饮管理有限公司、王伟与上海尔广餐饮管理有限公司不正当竞争一案中,法院认定法定代表人与公司承担共同侵权责任,判定依据如下:

主观故意看,该法定代表人长期从事餐饮经营活动,有条件接触到权利标识,具有有明知的情形,且曾经涉及到攀附他人有一定影响标识的不正当竞争行为。

经营职权看,被告法定代表人作为公司的控股股东及法定代表人、唯一股东,且涉案的不正当竞争行为主要发生在其担任两公司控股股东期间。

侵权行为看,该法定代表人主要经营活动即是涉案标识的招商加盟活动。因此,涉案不正当竞争行为体现了该法定代表人的个人意志,两被告公司客观上成为该法定代表人实施涉案不正当竞争行为的工具,故其与两被告公司构成共同侵权,并应承担连带责任。【1】

02

苏州樱花科技发展有限公司、樱花卫厨(中国)股份有限公司侵害商标权一案中,法院认定法定代表人与公司承担共同侵权责任,判定依据如下:

主观故意看,被告股东与权利人曾存在侵权历史及商标纠纷,其主观恶意明显;

经营职权看,被告股东均为控股股东、法定代表人,对被告公司影响的程度较高;

侵权行为看,被告公司在登记注册时故意使用与樱花卫厨公司相同的字号,在实际经营中不规范使用其商标,并使用与樱花卫厨公司相似的广告宣传语,经营与樱花卫厨公司相类似的产品,存在恶意攀附行为;【2】

03

法人的法定代表人或者主要负责人明知法人实施的行为是侵权行为,且该法定代表人或者主要负责人自身积极参与侵权行为的实施,则该侵权行为既体现了法人的意志又体现了其法定代表人或者主要负责人的意志,此时可以认定该法定代表人或者主要负责人与法人共同实施了侵权行为,应依法承担相应的法律责任。

结论

如前所述,知识产权侵权诉讼中,认定法定代表人或者主要负责人与法人共同实施侵权行为,应从主观故意、经营职权层面、侵权行为层面等方面寻找该法定代表人或者主要负责人与法人共同积极参与、实施侵权行为的证据。

 第一,从主观故意层面,法人的法定代表人或者主要负责人需构成“明知”。可提供的证据有:主张权利标识具有较高知名度、被告法定代表人或主要负责人与权利人之前存在劳动关系、授权许可、合作关系等,或被告法定代表人或主要负责人实施侵权行为曾涉及相关侵权诉讼、曾受到过行政处罚,或接触过权利人的知识产权的其他相关证据。

第二,从经营职权层面,法人的法定代表人或者主要负责人为控股股东,对被告公司影响的程度较高,具有操纵和掌控公司经营管理的可能性,且公司法定代表人实际控制企业的经营活动。

第三,从侵权行为层面,法人的法定代表人或者主要负责人客观实施了知识产权侵权行为,且该法定代表人或者主要负责人自身积极参与侵权行为的实施,可以提供其在任职期间参与有关公司的经营活动、商业活动、签订的合同中是否涉及侵权,或营业款是否直接打入其个人账户并实际支配企业的侵权收益,体现了其法定代表人或者主要负责人的意志。

参考文献

【1】上海再高餐饮管理有限公司、王伟与上海尔广餐饮管理有限公司擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷案件,上海知识产权法院(2020)沪73民终444号。

【2】樱花卫厨(中国)股份有限公司与苏州樱花科技发展有限公司、中山樱花集成厨卫有限公司等侵害商标权纠纷案件,江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00179号。

(本文作者:盈科实习律师 李欣瑶 来源:微信公众号 盈科知产)

电信运营商在IPTV网络著作权侵权案件中的责任认定

电信运营商在IPTV信息网络传播权纠纷案件中责任如何认定,关键在于判断电信运营商在主观上是否与他人具有共同的过错,即查明电信运营商与广电播出机构签订的《合作协议》及实际运营中是否存在以深度分工合作、共享收益等方式提供作品的共同意思联络。

电信运营商在IPTV案件中主张仅提供“自动存储、自动接入等网络服务”,适用《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第四条规定的抗辩事由,应满足以下要件:

第一,电信运营商所提供的服务必须是向用户提供作品必需的网络服务。

第二,电信运营商没有对内容进行人为干预,不能选择或改变作品内容。

第三,电信运营商应对仅提供自动接入、自动传输等网络技术服务的事实,承担举证证明责任。

具体而言,判断电信运营商在IPTV案件中是否能以提供自动传输等技术服务作为网络服务提供者分工合作构成共同侵权的抗辩事由,[1]在司法实践中有如下重点考量因素:

01

第一,电信运营商是否按国家政策及规范性文件的要求签订并严格履行了IPTV业务合作合同,仅提供了IPTV业务的信号传输和技术保障服务,没有提供被诉侵权作品内容。

根据国家“三网融合”政策,IPTV交互式互联网电视业务由广播电视播出机构负责集成播控平台的建设和管理,电信运营商负责为集成播控平台与用户端之间提供信号传输和相应技术保障。在IPTV案件中,电信运营商应当提供《合作协议》等证据证明日常运营中按国家政策及规范性文件的要求签订并严格履行了IPTV业务合作合同,且未提供被诉侵权内容。鉴于电信运营商既未提供被诉侵权内容,对集成播控平台中的具体内容无控制权,可以认定电信运营商仅提供了IPTV业务的信号传输和技术保障服务,[2]属于仅提供“自动接入、自动传输”的网络服务提供者,适用网络服务提供者分工合作构成共同侵权的抗辩事由。[3]电信运营商不承担停止侵权、赔偿损失等侵权责任。[4]

02

第二,电信运营商是否在实际运营中超出自身权限范围、法定义务的限制,或未尽到合理注意和审查义务,与他人有共同提供涉案作品的意思联络。

实践中认定电信运营商是否与他人有共同的意思联络实施提供涉案侵权作品的行为,除依据《合作协议》的分工合作关系外,还要查明结合电信运营商与广电播出机构在IPTV运营的责任范围、具体的分工合作形式、合作、收益、责任的各项事实,综合判断电信运营商与广电播出机构是否具有合作提供侵权作品的共同故意。

原告若主张电信运营商构成共同侵权,不能仅仅依凭电信运营商与参与方依据《合作协议》分工合作的权限划分,还应当举证电信运营商在实际运营中是否超出自身权限范围、网络服务范围或法定义务的限制,或者未尽到应尽的合理注意和审查义务。证明电信运营商确有共同提供涉案作品的意思联络并客观上实施了提供了涉案作品的在线播放服务的侵权行为,未尽到合理注意义务,存在共同故意或共同过失的主观过错情形,方能认定其与其他侵权人承担分工合作的共同侵权责任。[5]

03

        第三、电信运营商是否在合同履行中实际参与或决定集成播控平台的相关内容,并就相关内容设置专门的板块和分类、置于明显位置或者收取费用的,获取并分配经济利益。

根据《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第十一条,网络服务提供者从网络用户提供的作品、表演、录音录像制品中直接获得经济利益的,人民法院应当认定其对该网络用户侵害信息网络传播权的行为负有较高的注意义务。

电信运营商经营IPTV业务需提供信号传输的网络服务,并负责IPTV业务受理、安装调试、技术服务、客户服务及咨询及日常维护等。如果电信运营商对内容播放界面进行了主动编辑和整理,即对内容管理和控制进行直接人为干预。或其对涉案侵权作品设置专版专区并收取费用,在系统收费界面显示电信运营商为收费账号主体,在此情形下,法院通常倾向认定电信运营商对提供涉案作品的侵权行为具有主观过错,构成共同侵权。[6]

结论

电信运营商在IPTV网络著作权侵权案件中责任认定关键在于电信运营商与广电播出机构之间签订的《合作协议》及实际运营中的职责划分,是否存在超过提供网络服务范围以深度分工合作、共享收益等方式控制和管理内容、提供作品。

在满足以下四种构成要件的前提下,司法实践中一般不认定电信运营商构成共同侵权行为。第一,电信运营商需提供证据证明所提供的服务必须是向用户提供作品必需的“自动传输”等网络服务,第二,电信运营商没有对内容进行人为干预,不能选择或改变作品内容。第三,电信运营商未超过《合作协议》划分的职责范围,超过网络服务范围或者法定义务限定。第四,电信运营商不存在对涉案内容设置专门版区和作品分类编辑,或与参与人存在共享收益直接获取经济利益的情形。

参考文献

[1] 《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第4条.

[2]参见冯刚《涉IPTV侵害著作权纠纷问题研究》,载《版权理论与实务》2022年第1期。

[3]北京互联网法院(2021)京民初11351号判决书、北京知识产权法院(2021)京73民终1357号判决书、北京知识产权法院(2020)京73民终3491号判决书、北京互联网法院(2020)京0491民初13510号判决书。

[4] 最高人民法院于2022年3月22日作出(2021)最高法民申5951号民事裁定。

[5]参见冯刚《涉IPTV侵害著作权纠纷问题研究》,载《版权理论与实务》2022年第1期。

[6]北京互联网法院(2021)京民初11351号判决书、北京知识产权法院(2021)京73民终1357号判决书、北京知识产权法院(2020)京73民终3491号判决书、北京互联网法院(2020)京0491民初13510号判决书。

(本文作者:盈科汤学丽律师、李欣瑶实习律师 来源:微信公众号 盈科知产)

当事人应如何选择合适的律师

一个真实的小故事

前些天遇到一个案件,赵某被起诉要求支付300万元股权转让款,接到法院通知后,赵某遂通过朋友介绍委托律师应诉,签完委托书后赵某便没再关注此事。后来法院判决赵某败诉,才引起了赵某重视。

在接待赵某的过程中,我们发现该案最关键的证据股权转让协议上的赵某签名并非本人所签,但他的律师未经核实就在法庭上认可了证据的真实性,最终导致案件败诉。比败诉更糟糕的是,案件已经过了上诉期,赵某未在上诉期内提起上诉,案件已难以回天。

很显然,律师的不尽职是赵某败诉的重要原因,但在和赵某洽谈的过程中,我们了解到,因是通过朋友帮忙,赵某没有支付律师费,赵某自己也清楚没付费和不尽职之间可能有关系,所以他很是后悔。

图为笔者某次讲座PPT

《孙子兵法》云:“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”。谋略是否得当,往往关系到事情的成败。律师是为当事人出谋划策的法律专业人员,相当于当事人聘请的谋士。因此,选择适合自己的律师尤为重要。

一、寻找律师的途径

从十年的律师职业生涯来总结,当事人寻找律师主要有以下几种途径:1

朋友介绍

我国是个人情社会,大家普遍习惯遇到事情找朋友帮忙,而各种朋友中,总有一些朋友认识律师,所以通过朋友介绍就成为了当事人找寻律师的重要途径。但即使是朋友介绍,当事人也应当与实际办案的律师进行充分沟通,了解律师的专业特长和工作状态,并支付合理的律师费用,这样既是对自己的案件负责,也是对律师的工作尊重。如果仅从朋友关系上帮忙,就有可能和本文开头小故事一样,捡了芝麻丢了西瓜,反而吃亏。当然了,如果推荐律师的朋友正好有过和自己类似的案件,并且委托律师处理后获得了较好的成果,那么这样的推荐相对来讲是最为可靠的。

需要说明的是,我所说的这种情况不包括律师出于对公平正义追求的公心,出于对弱者的同情而自愿承接的法律援助案件,如果是律师自发的提供法律援助,通常都会尽心尽责的。我欣赏具有恻隐之心、能够设身处地为当事人着想的律师,所以遇到确有冤屈、尊重律师又经济困难的当事人,我通常也会能帮则帮,做一些助人为乐的事情。2

律所推荐

律师事务所往往都会对外公布咨询电话,有些律所还专门针对咨询设立相应部门,如我所在的盈科律师事务所就设有客管部,有专门律师负责接听电话解答咨询,并根据当事人的案情为当事人推荐合适的律师。这种寻找律师的方式是较为可靠的,尤其是对于像盈科这样的大所,客管部门对所内律师的情况是有较多了解的,推荐的律师相对也较为适合。

3

网络检索

随着互联网的发展,通过网络平台寻找律师成为越来越流行的一种途径,有百度等搜索引擎,也有微博、微信等社交软件,甚至有抖音的短视频平台。网络平台具有巨大的信息量,为当事人了解法律知识提供了便利,但同时也充斥着大量片面的、错误的误导性信息,而作为不了解法律的普通人,是难以分辨真伪的,大量营销号通过各种匪夷所思的文案吸引眼球,比如“被人打了千万不要还手”、“5月1号男人都爽了笑了”、“被打以后可以直接躺平选车索要赔偿”等等,尤其是这两天李某某嫖娼的事情,更是让“李某某和吴某某是否会成为睡着上铺的兄弟”等话题成为热点,大量的内容违背社会主义核心价值观,给社会带来不好的价值导向。如果当事人根据这些内容选择律师,肯定是不太可靠的。

但是,当事人如果能够正确地利用互联网,确实能够获得准确的律师信息。与泛滥的各类社交软件和视频平台相比,官方网站就靠谱许多,比如江苏省司法厅网站,南京市律师协会的网站,以及大型律师事务所的官方网站,如盈科律师事务所官网https://www.yingkelawyer.com以及“北京市盈科南京律师事务所”微信公众号等都会对律所和律师的基本情况如执业年限、专业方向等有所介绍,中国裁判文书网对律师代理的部分案件会进行公布,虽然不全面,但也可以作为当事人选择律师的参考依据。

图为中国裁判文书网检索示例

二、选择律师考量的因素

专业性

律师是提供法律专业服务的人员,因此选择律师首先应当考虑专业性。律师的专业包括法律知识和办案经验两个方面,一般的简单案件可能对专业性要求不高,但对于疑难复杂的案件,选择具有扎实的法律功底和丰富的办案经验的律师,往往可以发现新的证据,提出新的思路,剑走偏锋,出奇制胜。

律师的专业方向很多,包含商事、婚姻家事、刑事、劳动争议等等。在不同的业务领域,又有更加细分的领域,如刑事中又会细分经济犯罪、暴力犯罪。任何一个律师都不可能精通所有的法律领域,所以对于当事人来讲,如果一个律师说给他推荐在某一方面更加专业的律师,那么这种推荐大多是比较可信的。比如,我就会将刑事案件推荐给所里具有刑事侦查或公诉职业背景的刑事部或刑民交叉部的律师,会将劳动争议案件推荐曾长期在人社部门值班处理大量类似案件的律师,将婚姻案件推荐给认真细致又擅长沟通的家事律师。同样,很多律师会将涉及到股权转让等公司法方面的商事案件以及一些较难的二审、再审案件推荐给我。实际上,将案件推荐给更合适的律师办理,本身也是对当事人负责的表现。

图为盈科律师事务所官网简历检索示例2

责任心

律师是一个良心活,律师的责任心首先表现在律师的忠诚,不会被对方收买,不会损害当事人的合法权益;其次是要认真负责,具有责任心的律师会花费大量时间和精力研究案件,而不是只走个诉讼流程。我就曾经遇到过开庭连卷宗都不带,一问三不知的律师。其实律师是否有责任心在日常工作中会有所体现,在庭审中更是体现的淋漓尽致。

很多当事人只喜欢以结果论,不关心律师的工作,不了解律师背后的付出,这是不科学的。判断律师的好坏,不能唯结果论,找一个负责任的律师,即使最终败诉了,至少也输的明明白白,至少不会把本该赢的官司打输,但找个不负责任的律师,那就不一定了。3

律师费

律师费是当事人选择律师的重要考量标准,各个省市对律师费标准有相应的规定,如江苏省物价局、江苏省司法厅就下发了《江苏省律师服务收费试行标准表》,作为律师事务所收费的参照。因为律师费进行市场化调整,所以法律允许律所自行制定收费标准予以公示并作为收费的依据,如《北京市盈科(南京)律师事务所律师服务收费项目及标准》。由于不同案件情况不同,难易程度不同,管辖法院不同,律师的能力不同,律师所要投入的精力不同,所以还存在根据案件具体情形对律师费进行上浮或下降的调整空间。

聘请律师本质上是购买法律服务,这与购买其他产品没有本质区别。每个人都想要物美价廉的产品,但鱼和熊掌不可兼得,“一份价钱一分货”往往更贴近现实。优秀的律师,价格自然是相对较高的,因为优秀,所以自然不会缺少案件,也就自然不会有低的价格,这是市场决定的,相信大家都能理解。

图为盈科南京商事诉讼部

产品手册和法律顾问方案示例

对于当事人而言,既然有收费标准可以参照,那么在判断律师收费时,只要合理就可以了。律师提供的法律服务是难以再次检验的,就像医生做手术一样,同一台手术无法反复验证究竟哪个医生做的更好。所以,支付律师费和购买矿泉水一个道理,只要律师专业性强、认真负责,两块还是三块自己过得去就好。

当然了,律师的收费方式是多种多样的,既可以先付费,也可以风险代理或半风险代理。所谓风险代理是前期不用付费,待案件结束之后根据案件结果支付较高的律师费。半风险代理是前期付少量费用,待案件接受后再根据案件结果支付相应律师费。我个人认为,对于胜诉可能性较高的案件,当事人可以选择先付费,毕竟先付费金额低,更划算一些。但如果是比较疑难的、争议较大的案件,可以选择风险或半风险代理,这样可以使当事人和律师成为利益共同体,虽然胜诉后支付的费用较高,但如果败诉,所花费的成本也较小,而且可以给律师形成一定激励作用,有利于律师更加尽责地办案。

需要说明的是,律师接案件并不是所有案件都可以做风险代理的,律师有自己的判断标准,如果当事人支付能力较低,或是诚信度不高,或是案件胜诉可能性太小,律师通常都不会以风险代理方式办案,毕竟风险代理可能白忙活一场,还要倒贴办案成本。我们常常会碰到某些明显没有胜诉可能的案件当事人要求律师风险代理,但如果案件或当事人不合适,律师是基本不会选择风险代理的。

图为盈科南京律所洽谈室咨询收费的桌卡

在此再透露一点小秘密,其实法律咨询如此,免费咨询和收费咨询所达到的咨询效果是完全不同的,除非您和律师关系好到一定程度。律师会经常接到各种各样的法律咨询,有各种亲戚朋友的,有通过各种关系介绍的,也有不知道姓甚名谁的。律师并不稀罕被咨询,所以对于有些不认识的,没有称呼的,说话不客气的咨询者,很多律师会不给回答。对于难以推脱的,可能会顾忌到面子问题简要回答。

如果真的要认真负责地解答一个法律咨询,是需要花费精力研究材料的,但律师平时事情很忙,哪有时间为一个免费咨询研究材料?所以,如果你咨询律师却没有收到回复,完全有可能是因为你的问题无法简单回答,或者需要核实的情况太多,而律师又比较负责任,不愿意随便回答误导当事人,这不见得不是好事。如果您真的需要咨询,建议带上材料约律师当面洽谈,或者将材料发给律师,让律师看过材料后再详谈,这样才能获得自己想要的效果。

三、不建议选择的律师

保证100%胜诉的律师

当事人都喜欢听律师保证案件100%胜诉,但这是不可能的。首先,在案件办结前律师并不掌握案件全貌,只能根据现有案情进行分析,但不可能保证100%胜诉;其次,律师不是案件的承办法官,判决不是律师作出的,纵然是法官都无法保证自己的判决不会被改判,更何况律师呢;再次,从踏入律师行业门槛的那天起,我们就被反复的教育,不能向当事人承诺100%胜诉,这是法律禁止的违规行为,一个负责任的律师不可能为当事人去做违规的事情。

基于以上分析,无论是从逻辑上还是现实可能性上,律师都无法保证案件100%胜诉,因此,所谓保证案件100%胜诉只能是谎言,这种律师是不可信的。2

不分析案件只宣扬关系的律师

由于我国历史传统因素,人们遇到事情总喜欢找些关系,这在打官司中同样体现的淋漓尽致。不可否认,和办案人员保持良好的沟通有利于案件的解决,但这是在法律允许的范围内可以通过正常沟通解决的。案件的成败,最根本的还是在于事实和法律。

随着庭审公开、裁判文书上网以及近年来的司法系统教育整顿活动,法院的判决进一步公开化,受到人民群众和媒体的广泛监督,而律师和法官的关系也逐步在规范化和透明化。最高院下发的《统一法律适用工作实施办法》和类案检索、类案同判制度,使法官的自由裁量权进一步规范,人为操作的空间也在不断压缩,因此所谓“关系”的作用也会越来越少,更多的作用只是沟通顺畅而已。

如果律师脱离了事实和法律,不分析案件只宣扬关系,那么这种律师多数是不值得信任的,任何案件的处理,都应该首先基于案件分析本身。

四、选择专业、负责、严谨的律师

《最高院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条规定:“当事人委托诉讼代理人参加诉讼的,除授权委托书明确排除的事项外,诉讼代理人的自认视为当事人的自认”。这意味着如果律师在法庭上说错话,出现了对当事人不利的自认,则会被视为当事人自己的自认。某种程度上讲,律师不一定有能力做好一个案件,但一定有能力做坏一个案件,所以,要尽可能的选择专业、严谨、负责任的律师。当然了,如果您实在找不到的话,那就找我吧,我一定帮您推荐适合您的优秀律师。

(本文作者:盈科苏聪聪律师 来源:微信公众号 北京市盈科南京律师事务所)

商业秘密构成要件的认定标准

商业秘密侵权案件中,法院如何认定商业秘密的构成要件?
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案例要旨:

商业秘密是指不为公众所知悉(秘密性)、具有商业价值(价值性)并经权利人采取相应保密措施(保密性)的技术信息、经营信息等商业信息。因此,当事人主张其拥有的商业信息属于商业秘密时,需要举证证明该信息符合商业秘密的构成要件,即该信息满足秘密性、价值性、保密性的要求。3

案情简介:

1998年4月,张某某与案外人孙某某、楚某某、钱某某共同创意、策划完成《策划文案》,该文案由“前言”“组织机构”“形象定位”“演出计划”“演出活动范围”等部分组成。后张某某在《策划文案》的基础上创作完成《整合报告》,该报告包括“思想内容”“主管部门”“公司名称”“注册资金”“经营范围”“公司构成”“公司各部门工作与任务”七大部分。其中“公司各部门工作与任务”部分又包括“中华女子乐坊形象定位、乐队编制、招生管理办法及工作任务和发展方向”“音像事业发展部工作任务”“CI设计、印刷制作中心工作任务”“服装、服饰设计制作中心工作任务”“形象设计中心工作任务”“外联、广告工作任务”“中华乐坊艺术学校管理办法、发展方向”七小部分。“中华乐坊艺术学校管理办法、发展方向”没有具体内容。

1998年至1999年间,张某某与王某某相识,张某某曾向王某某介绍其关于成立“中华女子乐坊”乐队演奏民乐的创意。张某某希望王某某投资,双方合作。为此,张某某将《策划文案》《整合报告》交给王某某。

2001年5月,王某某与案外人孙某某为世纪星碟公司创作完成《实施计划》,王某某提供的《实施计划》包括“‘女子十二乐坊’乐队名称、图文标识与释义及品牌的保护”“特点、宗旨及要求”“演出范围、对象及发展动向”“招聘人员类别及乐队编制”“相关签约条款、待遇及工作薪金详细条款”“艺术指导及乐团训练事宜条款”六部分。2001年6月,世纪星碟公司成立,随即创建“女子十二乐坊”乐队,演奏新民乐,产生一定社会影响。

张某某认为王某某以合作为名,采取不正当的手段骗取其商业秘密《整合报告》,并在世纪星碟公司的女子十二乐坊中披露、实施、使用,侵犯其商业秘密。故诉至法院,请求判令王某某和世纪星碟公司停止侵权行为、赔偿经济及精神损失、在国家级报纸及电视媒体上向其公开赔礼道歉。

裁判理由:

北京市朝阳法院经审理认为,《整合报告》与《实施计划》二者基本内容及各部分内容均不相同,仅存在“女子”“乐坊”个别相同的文字,及均反映要成立女子乐团来演奏民乐的演出模式。张某某主张将《整合报告》交给王某某,但并未与王某某签订任何保密协议,且不能证明交给王某某的《整合报告》上标注有“机密”字样。现张某某仅凭提交法庭的《整合报告》封面上有“机密”字样而主张其采取了保密措施的证据不足,故对其主张《整合报告》构成商业秘密,法院不予支持。张某某不服,上诉至北京市第二中级人民法院。

北京市第二中级人民法院经审理认为,本案的争议焦点是上诉人张某某是否对《整合报告》采取了相应的保密措施,《整合报告》是否构成商业秘密;《实施计划》是否与《整合报告》内容相同,两被上诉人的涉案行为是否侵犯了上诉人张某某主张的商业秘密。 

第一、上诉人张某某是否对《整合报告》采取了相应的保密措施,《整合报告》是否构成商业秘密的问题。

根据相关法律规定,商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。本案上诉人张某某虽主张其对《整合报告》采取了保密措施,但未能充分举证证明。张某某虽主张曾将《整合报告》交付王某某,但并未与王某某就此签订保密协议。而且根据本案现有证据,亦不能证明上诉人张某某将带有“机密”字样的《整合报告》交付王某某。综合上述事实,本院认定上诉人张某某关于《整合报告》构成商业秘密的上诉主张,依据不足,本院不予支持。 

 第二、关于《实施计划》是否与《整合报告》内容相同,两被上诉人的涉案行为是否侵犯上诉人张某某主张的商业秘密问题。 

虽然上诉人张某某主张《实施计划》与《整合报告》内容相同,但根据本案查明的事实,二者仅在个别文字及演出模式的描述方面存在共同之处,而具体内容及表达形式并不相同,因此上诉人的上述主张缺乏事实和法律依据,本院不予支持。鉴于《整合报告》并不构成商业秘密,对于上诉人关于两被上诉人侵犯其商业秘密并要求其承担相应法律责任的上诉主张,本院亦不予支持。

综上,上诉人张某某上诉理由不能成立,原审判决认定事实清楚,适用法律基本准确,应予维持。

律师点评:

根据《反不正当竞争法》的规定,“秘密性、价值性、保密性”是技术信息、经营信息等商业信息构成商业秘密的法定构成要件。秘密性是指商业信息不为所属行业内人员所普遍知悉,同时也不能从公开渠道直接获取;价值性是指商业信息能为权利人带来现实的或潜在的商业价值;保密性是指权利人对商业信息采取了相应的保密措施,即主观上具有保护信息的意图,客观上也实施了一定的保护行为。

根据商业秘密侵权案件的审判实践,商业秘密权利人主张他人侵犯其商业秘密时要承担以下举证责任:首先,要证明自己拥有的商业信息符合法定构成要件,具体包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和对该项商业秘密采取的保密措施;其次,要证明涉嫌侵权人的商业信息与其商业信息相同或实质相同;最后,要证明涉嫌侵权人实施了不正当的行为。本案中,张某某主张《实施计划》符合商业秘密,王某某和世纪星碟公司存在侵权行为,但均未提供有力的证据来证明,因此应承担不利的法律后果。

根据最新修订的《反不正当竞争法》第三十二条规定:“在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。

商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯,且提供以下证据之一的,涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为:

(一)有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,且其使用的信息与该商业秘密实质上相同;

(二)有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险;

(三)有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。”

虽然修订后的《反不正当竞争法》在一定程度上减轻了权利人的举证责任,但权利人仍然要对商业信息构成商业秘密及商业秘密被侵犯承担举证责任。本案中,张某某对其主张的商业信息并未采取合理的措施,并且《实施计划》与《整合报告》二者仅在个别文字及演出模式的描述方面存在共同之处,而具体内容及表达形式并不相同。因此,法院驳回了张某某的诉求。

注:张某某与北京世纪星碟文化传播有限公司、王某某侵害商业秘密纠纷案——北京市朝阳区人民法院 (2006)朝民初字第14500号、北京市第二中级人民法院(2007)二中民终字第02155号。

案例来源:

本案例评析选自王俊林律师所著《商业秘密保护实务及案例精解》一书。本书从实务的角度为读者剖析商业秘密保护的要点。本书分为两部分:上篇从商业秘密的基础理论出发,阐述和探讨我国商业秘密保护体系的相关内容,重点研究商业秘密侵权案件的认定规则、举证责任等司法规则,并梳理了其他国家对商业秘密保护的规定;下篇分专题以点评的形式对近年来的商业秘密保护案件进行分析,以使读者更好地理解和保护商业秘密。

(本文作者:盈科王俊林律师 来源:微信公众号 盈科北京办公室)

如何认定商业秘密不为公众所知悉

商业秘密侵权案件中,如何认定商业秘密不为公众所知悉(秘密性)?

案例要旨:

窗帘结构件的材质和设计、窗帘的面料信息,是所属领域的相关人员经过外部观察投标样本即可得知的信息,属于相关公众容易获得和知悉的范畴,并不属于不为公众所知悉的经营秘密。

投标样板作为投标文件的组成部分,在开标之前处于保密状态,在竞标中可以为其带来竞争优势。但在招投标程序完结以及中标后,按照投标样板生产的产品必然进入市场,投标样板上所体现的上述信息必然公开,不可能再保持保密状态。因而,权利人主张涉案样板上所体现的上述信息为其商业秘密,明显与其投标行为和案件事实相悖。

案情简介:

广州市苏源纺织品有限公司(简称苏源公司)成立于2011年3月,经营范围为纺织品及针织品批发、零售,窗帘、布艺类产品制造,商品批发贸易等。深圳云广家居装饰设计有限公司(简称云广公司)成立于2009年7月15日,经营范围为窗帘、布艺类产品制造,纺织品及针织品批发、零售,建材、装饰材料批发。

2016年9月5日,广东省政府采购网发布“佛山市顺德区桂洲医院窗帘采购及安装项目(采购编号GZSWSD16HG3085)”的招标公告,其后苏源公司与云广公司等多家投标人共同参加上述项目的招标,并按照规定递交了密封的投标文件及投标样板。同年10月13日,该项目进行开标、评标,经评标委员会评定,苏源公司被评为中标候选人。同年10月14日,该项目发布中标公告。

2016年10月13日当天,在项目开标、评审结束及评审专家离开评审现场后,云广公司应招标组织方要求在评审现场取回自己的投标样板。在此过程中,云广公司人员打开装有苏源公司投标样板的纸箱(封条已拆封)查看了苏源公司的投标样板并拍照,被现场工作人员制止。

苏源公司认为云广公司不顾工作人员的多次制止,在投标现场强行打开苏源公司的样板窥探、拍照,采用非法的强行手段对苏源公司的样板进行窥探、拍照,其行为侵犯了公司的商业秘密。

裁判理由:

一审法院认为,阐明商业秘密的具体内容是说明商业秘密符合法定条件的基础,即苏源公司应披露其商业秘密的具体内容以证明其对此享有权利。

需要注意的是,商业秘密是指某种信息,而非承载该信息的载体,本案中苏源公司的投标样板只是商业秘密的载体,并非法律保护的商业秘密本身。苏源公司对商业秘密的载体即投标样板如何产生的笼统陈述,未能说明及披露其主张的商业秘密本身即投标样板中承载的窗帘面料、结构件材质的经营信息具体是什么及能够为苏源公司带来竞争优势的具体内容,也未能对其所称的遴选和组合的策略、方案等具体内容作出明确说明,故苏源公司未能明确说明及披露其主张的商业秘密的具体内容,应承担举证不能的后果。

退一步讲,即使苏源公司能明确说明其主张的经营信息的具体内容,该经营信息亦不符合商业秘密的秘密性要件。本案中,苏源公司承认同行业的相关人员通过观察苏源公司投标样板可直接知悉样板面料、材质、零部件安装组合等信息(隐蔽零部件除外),故可以推定苏源公司主张的投标样板上承载的窗帘面料、结构件材质的经营信息为其所属领域的相关人员容易获得、知悉,不符合“不为公众所知悉”的秘密性要件。综上所述,苏源公司主张其经营信息构成商业秘密并要求保护的请求,缺乏事实和法律依据,一审法院不予支持。

苏源公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为,苏源公司的上诉请求不成立,判决驳回上诉,维持原判。

律师点评:

“不为公众所知悉”作为商业秘密构成要件之一,是指有关信息不为其所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得,即商业秘密应具有秘密性的要求。可以解读为商业信息的秘密性需要同时满足以下两个标准:其一,该信息在相关行业内未被普遍知悉;其二,该信息通过正当合法的手段轻易不能获得。

依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第9条第2款规定,当事人所主张的信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,进入市场后相关公众通过观察产品即可直接获得的,则该信息不构成不为公众所知悉。

本案中,苏源公司在诉讼中主张构成商业秘密的经营信息为其窗帘结构件的材质和设计、窗帘的面料信息,投标样板为该经营信息的载体。然而,上述窗帘结构件的材质和设计、窗帘的面料信息,是所属领域的相关人员经过外部观察投标样本即可得知的信息,属于相关公众容易获得和知悉的范畴,并不属于不为公众所知悉的经营秘密。

另外,苏源公司的投标样板作为投标文件的组成部分,在开标之前处于保密状态,在竞标中可以为其带来竞争优势。但依照《招标投标法》第35条和第36条的规定,开标由招标人主持,并邀请所有投标人参加,招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读。故开标之后,投标文件依法应向所有投标人予以公开,而云广公司查看涉案投标样板的行为发生于开标和评标之后。

更为重要的是,苏源公司将涉案样板作为投标文件进行投标,其目的就在于中标并使得按照投标样板生产的产品能够进入市场,而进入市场即意味着公开该样板上所体现的窗帘结构件的材质和设计、窗帘的面料信息。故,即使苏源公司的投标样板体现的上述信息在其投标过程中处于保密状态且招标人在开标时未实际公开投标样板,但在招投标程序完结以及苏源公司中标后,按照投标样板生产的产品必然进入市场,投标样板上所体现的上述信息必然公开,苏源公司不可能再保持该投标样板所体现的上述信息的保密状态。

再者,苏源公司提出涉案投标样板不仅涉及产品的尺寸、结构、材料部件的组合等内容,还凝结了经营策略与设计理念。而对于该经营策略和设计理念,苏源公司也只是笼统地陈述样板的产生过程,并未具体说明该产生过程中的具体经营信息的内容,故其主张的经营秘密的内容并未确定。因此,苏源公司主张的投标样板上所载的信息并不具备商业秘密的法定构成要件,不属于商业秘密。

注[1]:广东省佛山市禅城区人民法院(2016)粤0604民初13206号、广东省佛山市中级人民法院(2017)粤06民终7563号

案例来源:

本案例评析选自王俊林律师所著《商业秘密保护实务及案例精解》一书。本书从实务的角度为读者剖析商业秘密保护的要点。本书分为两部分:上篇从商业秘密的基础理论出发,阐述和探讨我国商业秘密保护体系的相关内容,重点研究商业秘密侵权案件的认定规则、举证责任等司法规则,并梳理了其他国家对商业秘密保护的规定;下篇分专题以点评的形式对近年来的商业秘密保护案件进行分析,以使读者更好地理解和保护商业秘密。

(本文作者:盈科王俊林律师 来源:微信公众号 盈科北京办公室)

国内企业应当如何做好未成年人个人信息的保护?——由META被天价处罚而引发的思考

9月6日,据国外媒体Politico.eu报道,爱尔兰数据保护委员会(DPC)决定对Meta处以4.05亿欧元(约合28亿元人民币)的罚款。

原因是该公司允许青少年开设账号,并公开显示其电话号码和电子邮件地址。具体而言,Instagram允许13岁至17岁的用户在该平台上操作商业账号,并显示用户的电话号码和电子邮件地址。爱尔兰数据保护委员会还发现,在该平台运行的用户注册系统下,13至17岁用户的账号默认设置为“公开”。

Meta的发言人回应称:这项调查的重点是在Meta的旧设置上,一年多前Meta已经更新了这一设置,并在此后发布了许多新功能来帮助保护青少年信息的隐私。Meta打算对这笔罚款提起上诉。[1]

由此可以看出,国际上对于未成年人的个人信息保护的态度颇为严格。那么,国内对于未成年人的个人信息保护的状态为何呢?下文就国内法律法规对未成年人个人信息的保护、信息处理者应如何合法合规处理未成年人个人信息进行简要分析。

二、国内法律法规对未成年人

    个人信息保护的现状   

就国内而言,对于未成年人个人信息保护的严厉态度也可从立法层面窥见一斑。目前,对于未成年人个人信息保护的法律层面的渊源除却针对网络数据安全整体予以规制的《网络安全法》、《数据安全法》外,《未成年人保护法》、《个人信息保护法》对于未成年人个人信息的保护则更有针对性;部门规章层面主要有网信办出台的《儿童个人信息网络保护规定》、《未成年人网络保护条例(征求意见稿)》。此外,还有诸多国家或团队标准对未成年人的个人信息进行保护。本文主要就以上各法律渊源对于未成年人的保护予以较为详细的阐述。

 (一)法律层面

《网络安全法》主要从网络安全角度,维护国家安全、社会公共利益,公民、法人和其他组织的合法权益,进而促进经济社会信息化健康发展。对于未成年人个人信息的保护仅在第十三条中原则性的表示,鼓励有利于未成年人成长的网络产品和服务的开发,对于有害未成年人身心健康的则会依法惩治。相对而言,《数据安全法》则主要从数据安全的角度,对于我国境内的数据处理活动予以规范,进而促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益而制定。对于未成年人个人信息的保护并未作特殊规定。

《个人信息保护法》通过规范个人信息处理活动,达到保护个人信息权益,促进个人信息合理利用的目的。就未成年人的个人信息保护,在第二十八条中将不满十四周岁的未成年人的个人信息列为敏感个人信息予以特殊保护,即个人信息处理者对于不满十四周岁的未成年人的个人信息的获取需取得其父母或者其他监护人的同意;处理应当制定专门的个人信息处理规则,只有在具有特定的目的和充分的必要性,并采取严格保护措施的情形下方可处理。

2020年10月17日,全国人民代表大会常务委员会发布《未成年人保护法》的2020年修订版本,该版本于2021年6月1日生效。相比于修订前,增加了“第五章 网络保护”一章,规定了国家、社会、学校和家庭在增强未成年人网络素养、提升未成年人安全使用网络的意识、保障未成年人在网络空间的合法权益等方面应尽的义务和责任。对于不同行业网络服务提供者及信息处理者规定了不同的义务,如在第十九条第二款、第七十二条、第七十三、七十四条、第七十五条、第七十六条分别规定了智能终端产品的制造者、销售者、信息处理者、网络服务提供者、网络产品和服务提供者、网络游戏服务提供者、网络直播服务提供者在提供相应服务时应遵守的内容。

 (二)部门规章层面

2022年3月14日,国家互联网信息办公室发布了《未成年人网络保护条例(征求意见稿)》并公开征求意见,旨在保护未成年人身心健康,保障未成年人在网络空间的合法权益,为未成年人营造健康、文明、有序的网络环境。在征求意见稿中明确了未成年人网络保护工作由国家网信部门负责统筹协调;从保护未成年人出发,对于网络信息内容予以进一步规范;规定未成年人个人信息的获取、处理亦应遵循合法、正当、必要的原则,对于向他人提供未成年人个人信息进行了限制;对于网络沉迷的防治进行了专门的规定,尤其对于网络游戏、网络直播、网络音频、网络社交服务者对未成年人提供的服务内容、时长、时段等方面进行了限制。可以说,本征求意见稿对较为全面的规定了如何为未成年人营造安全的网络环境,具体实操过程中各方可以此为遵照,进一步细化落地。

对于未成年人中的儿童信息的保护,国家互联网信息办公室还专门发布了《儿童个人信息网络保护规定》(下称“《规定》”),该《规定》于2019年10月1日生效,《规定》的宗旨系保护儿童个人信息安全,促进儿童健康成长。《规定》第二条首次对“儿童”在进行了法律意义上的界定,即不满十四周岁的未成年人。《规定》不仅对于网络运营者收集、存储、使用、转移、披露儿童个人信息,应当遵循的原则进行了明确,而且对于网络运营者在上述处理儿童个人信息具体过程中应遵守的规定、履行的义务进行了进一步的明确。

  三、企业如何规范

  未成年人个人信息保护

 (一)原则

作为网络运营者或信息处理者的企业,在处理未成年人个人信息的过程中,应始终秉承有利于未成年人成长的态度,遵循正当必要、知情同意、目的明确、安全保障、依法利用的原则。

(二)规则及机构设置

网络运营者或信息处理者针对未成年人个人信息的处理应当制定专门的个人信息处理规则和用户协议,指定专人负责未成年人信息保护。

(三)处理未成年人个人信息各环节注意事项

1.收集。收集未成年人个人信息的范围限于其提供的服务,不得超出其业务范围、经营目的收集儿童个人信息,不得违反法律、行政法规的规定和双方的约定收集儿童个人信息。收集不满十四周岁未成年人,还需要取得未成年人父母或者其他监护人的同意。在征得同意时,应当同时提供拒绝选项,并明确告知以下事项:

(1)收集、存储、使用、转移、披露个人信息的目的、方式和范围;

(2)个人信息存储的地点、期限和到期后的处理方式;

(3)个人信息的安全保障措施;

(4)拒绝的后果;

(5)投诉、举报的渠道和方式;

(6)更正、删除儿童个人信息的途径和方法;

(7)其他应当告知的事项。当告知事项发生实质性变化的,应当再次征得同意。

此外,针对特殊行业,还需遵循相应的特别规定,如在网络游戏行业,国家已经建立统一的未成年人网络游戏电子身份认证系统。网络游戏服务提供者应当要求未成年人以真实身份信息注册并登录网络游戏。在网络直播行业,网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务;为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时,应当对其身份信息进行认证,并征得其父母或者其他监护人同意。

2.存储。存储期限不得超过实现其收集、使用目的所必需的期限,应当采取加密等措施,确保信息安全。

3.使用。网络运营者使用未成年人个人信息,不得违反法律、行政法规的规定和双方约定的目的、范围。因业务需要,确需超出约定的目的、范围使用的,应当再次征得同意。

4.传输。数据转移过程中委托方和受托方承担的义务不同,委托方承担义务如下:(1)安全评估。数据处理者委托第三方处理未成年人个人信息的,应当对受委托方及委托行为等进行安全评估。(2)签署委托协议。在协议中明确双方责任、处理事项、处理期限、处理性质和目的等,委托行为不得超出授权范围。

受托方应当履行以下义务:(1)按照法律、行政法规的规定和网络运营者的要求处理未成年人个人信息;(2)协助委托方回应未成年人监护人提出的申请;(3)采取措施保障信息安全,并在发生个人信息泄露安全事件时,及时向网络运营者反馈;(4)委托关系解除时及时删除儿童个人信息;(5)不得转委托;(6)其他依法应当履行的儿童个人信息保护义务。

5.披露。除法律、行政法规规定应当披露或者根据与儿童监护人的约定可以披露外,不得披露未成年人个人信息。

6.更正及删除。信息处理的行为存在错误,应当及时采取措施予以更正。信息所有者或其监护人要求网络运营者删除其所处理的儿童个人信息的,网络运营者应当及时采取措施予以删除。信息处理者应当及时采取措施予以删除,包括但不限于以下情形:(1)违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、存储、使用、转移、披露个人信息的;(2)超出目的范围或者必要期限收集、存储、使用、转移、披露个人信息的;(3)未成年人或其监护人撤回同意的;(4)未成年人或者其监护人通过注销等方式终止使用产品或者服务的。(5)停止运营产品或者服务的,应当停止收集儿童个人信息的活动,删除其持有的儿童个人信息,并将停止运营的通知及时告知儿童监护人。

7.信息泄露的应急措施。信息处理者应当为保护未成年人个人信息制定应急管理制度。当个人信息发生或者可能发生泄露、毁损、丢失的,应当立即启动应急预案,采取补救措施;造成或者可能造成严重后果的,应当立即向有关主管部门报告,并将事件相关情况以邮件、信函、电话、推送通知等方式告知受影响的未成年人及其监护人,难以逐一告知的,应当采取合理、有效的方式发布相关警示信息。

8.工作人员数据访问制度。 网络运营者对其工作人员应当以最小授权为原则,严格设定信息访问权限,控制信息知悉范围。工作人员访问未成年人个人信息的,应当经过信息保护负责人或者其授权的管理人员审批,记录访问情况,并采取技术措施,避免违法复制、下载未成年人个人信息。

参考文献

[1] http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2022-09-07/doc-imqmmtha6336801.shtml,于2022年9月14日最后访问。

[2] 《中华人民共和国网络安全法》,2017年6月1日生效版。

[3] 《中华人民共和国数据安全法》,2021年9月1日生效版。

[4] 《中华人民共和国个人信息保护法》,2021年11月1日生效版。

[5] 《中华人民共和国未成年人保护法》,2020修订版。

[6] 《未成年人网络保护条例(征求意见稿)》,2022年3月14日发布版本。

《儿童个人信息网络保护规定》,2019年10月1日生效版。

(本文作者:盈科张宾、孟雅律师 来源:微信公众号 盈科北京办公室)

被“抖音”异议不要慌,“爱抖”商标异议维权成功!

“爱抖”与“抖音”商标虽然包含相同的“抖”字,但我们不能忽略两者在文字构成、呼叫及整体外观效果等方面存在的显著差异,使商标整体区别明显,从而克服近似问题,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆,准予注册可能性大。案情简述

2022年2月,永康客户(简称被异议人)在第12类“电动滑板车(车辆),脚踏车”等商品上注册申请的“爱抖”商标(简称被异议商标),2021年06月06日,该标通过了商标局的初步审定,进入三个月的公告期。在公告期内,被北京字节跳动科技有限公司(简称异议人)即“抖音”APP的母公司提起了异议申请,认为被异议人的“爱抖”商标与其“抖音”、“抖加”商标构成近似,被异议商标的注册申请构成对其驰名商标“抖音”的恶意模仿和抄袭,被异议商标应不予注册。

团队接到客户进行异议答辩委托之后,对商标进行整体分析和材料的准备。被异议商标与引证商标在首字识别、文字构成、含义、读音、整体外观效果等方面存在显著差异,消费者完全能够区别辨认,不会混淆和误认,不构成使用在相同或类似商品上的近似商标,被异议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定,商标的注册是出于使用为目的,且被异议商标已实际进行使用并建立起了一定的市场知名度,完全正当合法,异议人的“抖音”、“抖加”商标主要使用在第9类计算机软件上和第45类在线社交服务上,但本案并不符合驰名商标的保护要件,而异议人第12类上的两个引证商标的注册是出于防御目的,且异议人并没有在第12类小汽车等产品上对“抖音”、“抖加”商标进行过使用。基于上述理由,我们认为被异议商标核准注册的成功率高。
商标对比:

裁定结果

2022年8月,国家知识产权局就该异议案件作出裁定,认为被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在明显区别,未构成使用于类似商品上的近似商标,并存使用应不致造成消费者混淆误认。本案中,异议人请求我局对其“抖音”商标依据《商标法》第十三条予以保护,但未提交充分证据,我局不予支持。异议人称被异议人违反诚实信用原则恶意摹仿、抢注其商标以及被异议商标的注册和使用易使消费者对商品的来源产生误认从而产生不良影响等缺乏事实依据。故裁定:被异议商标准予注册。
附裁定书

(向上滑动查看内容)

案例分析

本案主要涉及中文商标的近似判断问题及是否构成《商标法》第十三条之规定的情形。

被异议商标“爱抖”主要显著识别文字均由两个简体中文汉字构成,构词虽简单,但创意独特,“爱抖”非现代汉语固有词汇,均为臆造词,具有独特的显著识别特性,被异议商标中的“爱”字并非不具有显著性,且在第12类在先也有“爱牌”商标核准注册,证明“爱”字具有显著性,被异议商标应作为一个整体来进行识别,被异议商标与引证商标在字形字体、读音、整体外观效果上存在明显区别。消费者在进行购买选择的时候是一个目之所及的过程,在看到被异议商标与引证商标时,很容易就能从文字差异、读音及整体外观效果上将两者区分开来。

被异议商标“爱抖”使用在滑板车等产品上与申请人“抖音”、“抖加”商标赖以驰名的计算机软件、网络交友服务具有较大的差异性,无任何关联性,也不存在竞争关系,何况双方商标文字本身区别明显,争议商标的注册不易误导公众,足以令相关公众进行区分,不会造成申请人权益受到损害,未违反《商标法》第十三条之规定。驰名商标保护是比一般商标更宽、更广,但是,也不能无限扩大。因此被异议商标经异议答辩后裁定予以注册。

在此温馨提示企业,即使申请注册的商标遇到被知名企业提起异议或无效申请的情况,企业首先要从容,寻求专业帮助,认真比对商标,收集使用证据,通过专业机构进行异议答辩或无效宣告答辩来维护自己的商标权益。

(本文作者:盈科钱航律师 来源:微信公众号 律淘)

蒋华胜、潘星予:平行进口中商标侵权认定的审理思路与裁判规则

摘要:对于平行进口中的商标侵权纠纷案,人民法院应当围绕平行进口中的被诉侵权商品是否属于正品、被诉侵权标识是否容易导致消费者混淆以及被诉侵权标识是否属于正当使用等问题进行审理,并就典型情形总结出司法裁判规则,实现裁判规则的统一,体现裁判尺度的案例价值,确保司法裁判的公正、高效、权威。

【裁判要旨】

商标平行进口是指进口商未经商标权人或其被许可人的同意,通过海关将商标权人在境外生产或销售的合法贴附商标的商品进口到本国境内以及进行销售的跨境贸易方式。人民法院审理商标平行进口案件,应当围绕平行进口中的被诉侵权商品是否属于正品、被诉侵权标识是否容易导致消费者混淆,以及被诉侵权标识是否属于正当使用等问题进行审理。人民法院认定商标平行进口是否构成侵权应当以商标法为依据,回归商标权的保护本质。

【案情介绍】

弗兰齐丝卡纳公司(英文名称 :SPATENFRANZISKANER-BRAU GMBH)是G807592号和G1241072号商标的商标权人,其将上述商标许可百威公司使用。百威英博集团是在全球设有多家关联企业的跨国公司集合体,弗兰齐丝卡纳公司、百威公司均为该集团的关联公司。2019年1月,东方科苑公司从新加坡出口商处平行进口的一批啤酒商品,因涉嫌侵犯弗兰齐丝卡纳公司商标权被海珠海关扣留,被诉侵权商品生产商显示为弗兰齐丝卡纳公司。将百威公司在淘宝和京东电商平台销售的授权商品与被诉侵权商品进行比对,两者不存在实质性差异。

百威公司基于弗兰齐丝卡纳公司的授权向广州市越秀区人民法院提起本案诉讼,请求判令东方科苑公司停止商标侵权行为并赔偿其经济损失。东方科苑公司辩称,该被诉侵权啤酒商品是弗兰齐丝卡纳公司生产的正品,其购买的标的物是啤酒,而非商标权的买卖或许可,是正常的国际贸易行为,并未侵犯百威公司的商标权利。

广州市越秀区人民法院一审认为,东方科苑公司的行为侵犯了百威公司的涉案商标权,遂判决东方科苑公司停止进口并销毁被诉侵权商品,赔偿百威公司经济损失及合理维权费用共计205180元。

一审宣判后,东方科苑公司不服判决,向广州知识产权法院提起上诉。

广州知识产权法院二审认为,本案证据可相互印证被诉侵权商品属于平行进口的正品。由于被诉侵权商品上所贴附的标志与本案商标权人的注册商标完全相同,对于在中国市场的相关公众来说,被诉侵权商标不会割裂商标权人与贴附相同商标标志的平行进口商品之间的唯一指向关系,不会导致消费者的混淆误认,被诉侵权行为难以认定为侵害商标权的行为。综上,广州知识产权法院遂判决撤销一审民事判决,驳回百威公司的全部诉讼请求。

【案例评析】

商标平行进口是指进口商未经商标权人或其被许可人的同意,通过海关将商标权人在境外生产或销售的合法贴附商标的商品进口到本国境内以及进行销售的跨境贸易方式。平行进口中的商标侵权主要争议点,在于未经商标权人同意的正品进口输入是否侵犯商标权。下文将对商标权人或被许可人与进口商或销售者的诉辩焦点展开分析。

法律适用条件 :平行进口商品属于正品是司法裁判的前提

平行进口商品属于正品。商标平行进口的实质,在于进口商在国外合法购买贴附商标的授权商品,未经商标权人同意将商品输入中国境内。虽然中外学界对于平行进口的概念尚未形成统一观点,但基本都认为平行进口的主体为未经授权的进口商、对象都是真品等。[1]一般来说,平行进口行为具有以下构成要件 :1.权利人对商品上贴附的商标在出口国与进口国均享有合法的权利;2.平行进口商品为贴附商标的正品而非假冒品;3.出口国与进口国的商标权人实质性归属于同一权利人;4.未经商标权人同意;5.平行进口商品履行正常合法的海关监管进入到国内。

本案中,百威英博集团是对集团品牌进行集中管理的大型跨国公司,被诉侵权商品由百威英博集团的子公司通过分工合作方式进行生产,销售给其在新加坡的授权销售公司,并由该公司将被诉侵权商品销售给东方科苑公司,通过进口方式输入到中国。被诉侵权商品是由商标权人在德国生产的合法商品,并通过跨国销售方式进入中国境内。本案证据能够相互印证被诉侵权商品属于平行进口的正品,此即平行进口商品属于正品的判断规则。

被诉侵权商品与授权商品是否受同一主体控制。百威英博集团属于大型跨国集团,其控股的数家子公司分布全球各地,公司的品牌则由集团公司根据商业需要配置相应的子公司进行使用。被诉侵权商品是由商标权人在德国慕尼黑工厂生产的正品,与本案授权商品均属于商标权人所有,而被诉侵权商品的品牌又归属于百威英博集团统一管理,由其实际控制商标权的全球经营。因被诉侵权商品与商标权利人的授权商品均属于商标权人,并由百威英博集团对被诉侵权标识与商标权进行统一控制,当这种平行进口商品与授权商品均属于商标权人所有或者由百威英博集团统一控制时,平行进口商品不构成侵害商标权,这就是“同一控制或者所有”侵权例外规则。[2]

司法认定标准 :混淆可能性是商标侵权的裁判规则

被诉侵权行为不会造成混淆的可能性。认定“混淆的可能”是商标保护的核心问题,也是划定合理的商标权利范围的基础。[3]是否存在混淆可能性既是商标授权确权审查的重要尺度,又是侵权认定的主要依据。商标侵权的认定并非要求被诉侵权标识与商标权人的商标在物理上完全相同,商标法也并非保护符号本身,而是对是否容易导致混淆、误认等问题进行判断。他人未经权利人许可在相同商品上使用相同商业标识的,推定其容易导致混淆、误认。未经商标权人许可使用被诉侵权标识,以及容易导致混淆、误认,二者共同构成侵害商标权的构成要件。商标的市场价值在于将特定商业主体与特定商品进行联系,法律所要保护的利益是商标与商品的唯一、确定指向关系。消费者以商标作为媒介来寻找商品,减少搜索成本以提高交易效率。消费者能够按照自由意愿选择所需要的商品。涉及禁止他人未经许可在相同或者类似的商品上使用相同或近似商标时,法院据以判断混淆侵权成立与否的标准应当是混淆可能性。[4]

本案中,无论是商标权人同意在中国授权销售的啤酒,还是商标平行进口的啤酒,由于被诉侵权商品上所贴附的标志与本案商标权人的注册商标完全相同,对于在中国市场的相关公众来说,被诉侵权商标并不会割裂权利人与贴附相同商标的平行进口商品之间的唯一指向关系,不会造成混淆、误认的可能性,故被诉侵权行为难以认定为侵害商标权。

商标法保护商标权人的私益的同时,也以维护公共利益为常态。正如学者所说,“消费者的利益是商标权的起点,也是其终点。”[5]平行进口这一跨境商业方式能够促进全球商品流通,扩大消费者获得商品的渠道,也不会损害商标权人的利益,故从权利人与消费者之间利益平衡的角度,鼓励商标平行进口有利于丰富市场供给、推动市场竞争,消费者可通过市场竞争获得利益。平行进口行为不仅不会损害消费者利益,还会进一步提升消费者福利。

被诉侵权商品不存在实质性差异。被诉侵权商品若与授权商品存在实质性差异,会损害权利人的商标商誉,从而构成商标侵权。

本案中,被诉侵权商品属于正牌啤酒,其状况并未被改变或者损害,产品经过定性与定量分析,无论是在酒精度、成色、容积、工艺、做法、发酵方法、保质期方面,还是在可见度、物理属性方面,均与商标权人授权销售商品的质量不存在实质性差异,属于同一商品,权利人对两者均具有质量控制能力。将商标权人在淘宝和京东电商平台上销售的授权产品与被诉侵权商品进行比对后,进一步证明两者相同或者不存在实质性差异,故而不应当认定本案被告构成侵害商标权。

侵权抗辩事由 :平行进口中不侵权抗辩的审查标准

权利用尽不构成商标平行进口侵权抗辩的正当理由。商标权用尽,又称为一次销售、权利穷竭,是指当拥有商标权的商品被合法售出之后,拥有商标权的商品被受让人再次销售时,商标权人无权禁止转卖人即原受让人继续使用原商标标志。商标权作为知识产权具有地域性与独立性,在一国取得商标权并不意味着在他国取得商标权,商标权的取得应当以商标注册国的法律保护为基础。商标权没有域外效力,除非所有国参加了国家公约或订立双(多)边互惠条约,否则在一国得到承认和保护的商标在另一国不能受到保护。[6]即使商标权在国外受到该国法律的保护,该商标也并非当然受到中国法律的保护。在商标权人主张被诉侵权商标构成侵权的情况下,权利人应以在中国注册商标为权利基础主张侵害商标权。商标平行进口进入中国境内并非属于权利人使用注册商标,国外使用的商标属于国际权利用尽语境下的商标,这并不属于权利人在中国所主张的商标权,即使二者的符号在物理特征上完全相同,但仍然属于两枚独立的商标。商标法的立法宗旨和核心任务是确保商标识别商品或服务的来源之功能,而非商标本身。[7]在没有国际条约、双边或多边协定进行特别制度安排的情况下,被诉侵权人主张商标权国际用尽难以成立,因为商标权应当是受到一国法律保护的商标权,而不是受到他国保护的商标权。国外商标权首次销售商品后的权利用尽所指向的商标权,并非中国法律所保护的商标权,权利人主张侵害商标权不是同一枚商标所蕴含的权利。在国外基于该国商标法的规定而出现商标权用尽,并不能作为被诉侵权人主张中国注册商标权用尽因而不侵害商标权的当然抗辩理由,故平行进口的商标权国际用尽不能成立。商标权国内用尽则属于授权商品首次销售后的权利用尽,由于商标平行进口输入的商品并非属于商标权人在国内首次销售的商品,故商品平行进口的商标权国内用尽也不能成立。

商标平行进口中,商标正当使用中的指示性使用也是被诉侵权人所常用的不侵权抗辩理由。所谓商标指示性使用行为,一般是指被诉侵权人使用商标权人的商标是为了客观表明其所提供的商品或者服务用途、品质、对象,是来源于商标权人的商品或者服务的商标使用行为。构成指示性合理使用的商标使用行为,须具有使用的必要性,使用方式须具有合理性,使用人主观上须为善意。[8]考量能否成立正当使用,人民法院应从进口商或销售者使用意图是否属善意、使用目的是否正当、使用方式是否必要合理等方面进行综合判断。在司法实践中,进口商或销售者在其店铺招牌、墙面等单独使用权利人商标时,未标注其自己的商标,或以字体、颜色刻意强调权利人商标的显著性,超出必要、合理的使用范围,此种行为属于商标法意义上的标示来源使用,且容易导致消费者产生混淆,构成商标侵权行为而非指示性使用。需说明的是,客观上可能导致消费者产生混淆的商标使用行为,并非一概不构成商标正当使用。为指示说明自身提供商品的来源、特征等真实信息而使用他人商标的行为,即使可能导致混淆,仍应从商标侵权判定标准出发对其是否构成正当使用进行判断。

结语

在立法机关未对商标平行进口是否构成侵权这一问题作明确表态的情况下,司法机关应当秉持谦抑立场,在个案中对商标使用行为是否侵害商标权作出公正裁判,避免对某一商业交易模式的机械化理解和标签化裁决。人民法院在司法裁决中应通过对商标权保护范围的限制,缓解对贸易、投资的扭曲与阻碍。

中国必须充分利用好国内、国际两个市场、两种资源,形成以国内市场大循环为主体,国内、国际双循环相互促进,共同为经济发展增强动力的新发展格局。深化全球经济一体化与国际经济合作,实现商标权人、平行进口商、消费者与公共利益之间的平衡。

对于平行进口中的商标侵权纠纷案,人民法院应当围绕平行进口中的被诉侵权商品是否属于正品、被诉侵权标识是否容易导致消费者混淆以及被诉侵权标识是否属于正当使用等问题进行审理,并就典型情形总结出司法裁判规则,实现裁判规则的统一,体现裁判尺度的案例价值,确保司法裁判的公正、高效、权威。

注释:

[1]谭启平 :《论平行进口中的知识产权问题》,载《现代法学》2003年第4期。

[2]李明德 :《美国知识产权法》(第二版),法律出版社2014年版,第556页。

[3]黄晖 :《商标法》(第二版),法律出版社2016年版,第114页。

[4]姚鹤徽 :《论混淆可能性在商标混淆侵权判定中的地位》,载《河南财经政法大学学报》2015年第6期。

[5]黄汇 :《商标法中的公共利益及其保护》,载《法学》2015年第10期。

[6]马强 :《商标权权利穷竭研究》,载《现代法学》2000年第1期。

[7]马旭霞 :《平行进口中商标“混淆可能性”的判定 :欧盟的经验及对中国的启示》,载《政法论坛》2019年第2期。

[8]苏和秦、梁思思 :《论商标的指示性合理使用》,载《知识产权》2020年第3期。

来源:《中国知识产权》杂志第182期

编辑:方媛

校对:吴卫

审核:侯洁