在人工智能技术全面进入制造、金融、医疗、交通等各个产业的背景下，“如何为AI项目挖掘出有价值且可获得授权的专利点”，已经成为企业技术管理与知识产权布局中的核心问题之一。相较于传统软件、硬件或工艺发明，AI技术在专利点挖掘方面呈现出一系列独特的结构性特征与方法论差异，既带来机会，也带来挑战。本文拟从技术特性、专利可保护客体、创新点识别路径以及实务操作方法等维度，尝试对AI技术专利点挖掘的特殊性进行分析。

AI技术本身特征对专利点挖掘的影响

（一）从“确定性算法”走向“概率性模型”

传统软件算法多为规则明确、逻辑完全可追踪的确定性程序；而以深度学习为代表的AI技术，往往以海量数据为基础，通过参数学习形成“概率性决策行为”。这种差异直接影响专利点挖掘的三个方面：

1.创新点往往不在“显性规则”上，而在“训练机制与结构设计”上。例如，同样是图像分类任务，传统方法可能侧重于特征提取规则本身，而AI方案的创新更可能体现在网络结构的改进、损失函数的设计、样本采样策略或训练流程的优化。

2.效果优于传统方案，但技术特征往往被描述得过于“结果导向”。工程团队习惯说“准确率提升了5%”“速度提高了10%”，但在专利挖掘时，必须进一步拆解：这一提升是来源于何种具体的网络结构变化、参数更新策略，还是来自数据增强、负样本构造等细节。

3.“概率性”容易被误认为是“不具技术性”。如果仅停留在“机器自动学习出一个模型”的抽象表述，很容易与专利法所排除的“数学方法”“抽象算法”混淆。因此，在挖掘专利点时，需要主动把概率性模型背后的技术实现路径突出出来，如具体的特征构建方式、特定硬件架构下的加速策略等。

（二）黑盒特性与“可解释性”反而孕育新的专利机会

许多深度学习模型在实践中呈现出“黑盒”特征：输入与输出可见，但中间决策过程难以直接解释。从专利视角看，这带来两层特殊性：

1.模型本身不易解释，工程师习惯停留在“经验层描述”。在挖掘专利时，如果无法让发明人说清“为什么这样设计”，就难以形成具有技术逻辑的权利要求。因此，专利挖掘过程本身必须进行一次“技术解释工作”。

2.围绕“可解释性”的技术本身，构成新的专利点来源。如：特定的可视化方法、影响力评分算法、注意力权重分析机制等。这些“围绕黑盒的解释与诊断技术”，本身就是AI时代特有的创新富矿。

（三）AI方案的“多层结构”决定专利点不再是单点

AI项目往往同时包含：算法与模型结构；数据采集、清洗、标注与增强流程；训练框架与部署架构（分布式训练、模型压缩、量化、蒸馏）；推理阶段的在线服务系统、缓存与路由机制；安全与合规机制等。

这意味着：AI技术的创新更多呈现为“系统性改进链条”，而非单一算法点。因此，专利点挖掘不应只盯着某个结构，而应围绕整个“模型生命周期”去梳理创新环节。

AI项目的典型专利点分布层级

（一）算法与模型层：从结构到训练策略

1.新型网络结构（例如针对特定任务改进的编码–解码架构、多分支结构、轻量化模块等）

2.考虑领域约束或长尾分布的损失函数设计

3.训练策略（分阶段训练、对难样本加权、元学习、自监督预训练与下游微调等）

特殊性在于：创新往往体现在“组合方式”与“训练流程设计”上，而不是某一个孤立公式。

（二）数据处理与标注层：AI领域特有的“数据流程创新”

1.数据去噪、异常样本识别与纠偏方法

2.半监督/弱监督标注策略

3.数据增强管线：针对特定业务场景定制的增强策略

这些改进往往直接决定模型能否成功落地，因此是专利挖掘的重要来源。

（三）工程化与部署层：从“算得对”到“算得快、算得稳”

1.分布式训练架构：参数同步方式、带宽优化、剃度压缩技术

2.模型压缩与部署：剪枝、量化、蒸馏、特定硬件（GPU/TPU/边缘芯片）上的加速方案。

3.推理系统设计：缓存策略、调度、延时控制、AB测试与自动回滚机制。

对于许多落地场景而言，“推理延迟从200ms降到20ms”的改进，其商业价值远超纯算法指标，而这些改进恰恰蕴含大量可挖掘的专利点。

（四）应用与场景融合层

1.场景特定的任务链路设计（自动驾驶、医疗诊断、工业缺陷检测、金融风控等）

2.如人机交互模式：大模型中的提示词结构、对话状态管理、任务分解与工具调用逻辑等。

3.业务规则与模型决策的协同机制：如在工业检测中，如何融合工艺约束、安全阈值与模型输出。

此类创新通常兼具“业务逻辑”与“技术流程”，需要在挖掘时区分哪些部分可用专利保护，哪些更适合作为商业秘密。

（五）安全、隐私与合规层

1.差分隐私机制、同态加密方案在模型训练中的具体应用流程。

2.联邦学习架构：参与方之间的参数交换方式、聚合算法、防止模型反推隐私的机制。

3.对抗样本防御与鲁棒性增强技术

这些领域本身就是AI监管与合规的焦点，自然也是高价值专利点的重要来源。

AI专利点挖掘的三大难点

（一）创新点“藏”在工程细节里，而非PPT层面的卖点。

在实际项目中，PPT上的亮点往往只有一句话：“识别率提升”“误报率降低”“处理速度加快”。

但从专利角度，真正可保护的创新常常在以下问题的答案中：为了提升识别率，具体改动了哪一层网络结构？为了降低误报率，如何设计负样本或代价函数？为了加快处理速度，是否有特定的批处理策略或硬件映射方法？

这要求专利挖掘人员不仅要懂专利法，还要深入软件工程与机器学习实践，主动引导技术团队“下沉到细节”。

（二）方案高度抽象，容易被误解为“数学方法”或“业务规则”

许多AI方案在描述时，容易落入两种“危险表述”：

1.纯数学化的描述：只写成“构建函数f，最小化某个损失L”，缺少与实际技术问题的关联。

2.纯业务逻辑描述：如“对高风险用户提高风控等级”，但缺乏具体实现路径。

在挖掘专利点时，必须将抽象层的描述重新落地为：

1.针对什么具体技术问题（如图像噪声、样本不均衡、边缘设备算力不足）

2.采用了什么具体技术手段（结构、流程、规则在系统层面的落地）

3.带来何种可度量的技术效果（不仅是业务收益）

（三）迭代过快、版本漂移与过早公开的风险

AI项目迭代频繁，模型版本可能几周甚至几天就更新一次。由此带来三重挑战：

1.专利挖掘容易被“时间表”压缩：等产品上线再回头挖专利，往往已经出现公开、泄密或被他人抢先的风险。

2.发明点容易在多次迭代中被“稀释”：原本的关键创新点，在后续版本中被替换或叠加，导致发明人自己也不清楚“当时是哪一步起了关键作用”。

3.技术与文档往往不同步：代码中已经实现了大量细节改进，但没有形成系统性文档，增加了专利挖掘的难度。

这意味着：AI领域的专利挖掘必须前置化、流程化，与项目管理深度绑定，而不能单纯事后“补登记”。

与传统软件/硬件专利挖掘方法的关键差异

（一）从“功能导向”转向“效果–机理–实现路径”三重结合

传统软件专利挖掘时，常从“系统实现某功能”的角度出发；而在AI情境下，如果只强调“实现某项智能功能”，容易被视为抽象业务逻辑。

    更有效的方式是：（1）明确AI方案解决了什么具体技术问题；（2）解释该方案为何在机理上有优势（如更好地对长尾样本建模）（3）落地：通过怎样的具体结构与流程实现这一机理（网络模块、损失函数、训练策略）

（二）从“单点创新”转向“创新链条布局”

在传统硬件或工艺领域，一个核心结构改进即可支撑一件高价值专利。

而在AI领域，往往更适合搭建“组合专利矩阵”，例如：

·一件针对核心网络结构

·一件针对数据处理与标注策略

·一件针对训练流程与工程部署

·一件针对特定应用场景的整体方案

这样可以在保持每件专利独立性的基础上，形成整体上对竞争对手的“封锁效应”，符合AI项目技术多层次、强耦合的特点。

（三）同步规划专利与数据、商业秘密的边界

AI项目中，数据质量、数据来源、标注体系往往是关键竞争力所在，但又未必适宜全部通过专利公开。因此，在挖掘专利点时，需要特别注意，哪些“数据处理方法”适合专利保护（如算法、流程、系统结构），哪些“数据本身”更适合作为商业秘密（如特定标注策略、具体样本分布、内部标签体系）。

这种专利与商业秘密结合的结构化布局，在AI领域显得尤为重要。

AI项目的专利点挖掘方法论

在实务操作层面，AI技术的特殊性决定了挖掘方法也需要调整。下面给出一套可操作的“问答式”挖掘方法。

（一）“问题–机理–路径–效果”四步提问法

1.问题（Problem）：当前方案试图解决什么具体技术问题？没有这项改进时，系统在哪些指标上表现不佳？

2.机理（Mechanism）：你是凭什么判断这个办法“应该”更好？在模型结构、特征表达、优化目标上，核心思路在哪里？

3.路径（Implementation Path）：实现这一机理，需要对系统架构、网络结构、训练流程做哪些具体改动？是否有某些关键参数、阈值、模块，起到决定性作用？

4.效果（Effect）：对比基线模型，在哪些技术指标上提升？这些效果能否通过实验或仿真稳定复现？

通过这四个问题，可以将“看不见的AI创新”逐步显性化、技术化，成为可书写、可权利要求化的专利点。

（二）围绕模型全生命周期梳理“创新节点地图”

可以将一个AI项目简化为：数据 → 训练 → 模型 → 部署 → 监控与迭代。在每一个环节都问问：

·这里是否有与众不同的做法？

·这个做法是否可复用到其他场景？

·是否经过了技术论证或实验验证？

·如果竞争对手不采用你的做法，会遇到什么具体问题？

凡是对这些问题有清晰答案的部分，往往就是潜在的专利点。

（三）通过“基线对比”锁定可保护的改进点

在AI项目中，几乎总会存在一个“基线方案”（baseline），如：使用公开模型/公开网络结构的原始性能，使用通用训练配置的表现。

在专利挖掘时，鼓励技术团队明确回答：

·相比基线，你做了哪三件不同的事？

·这三件事中，哪一件或哪几件单独使用也可以带来稳定提升？

·如果只保留其中一项改进，效果是否仍有明显差异？

这样可以将创新从“模糊的整体提升”拆解为“若干可独立主张的技术特征组合”，为后续专利布局提供清晰结构。

结语

AI技术并没有改变专利法的基本框架，却深刻改变了技术创新的呈现方式和节奏：创新从确定性走向概率性，从单点走向系统，从程序逻辑走向数据驱动。

在这样的背景下，AI技术专利点挖掘的特殊性主要体现在：

1.创新往往深藏在数据、训练流程与工程化部署中，而不是简单的业务功能描述；

2.需要从“模型全生命周期”去系统梳理技术亮点，形成组合式专利布局；

3.必须通过结构化的问题设计，将黑盒化、经验化的工程实践转化为可被法律文本承载的技术方案。

对于企业与律师而言，真正有价值的AI专利，不再是对“智能”二字的泛泛描述，而是对那些能够在模型效果、系统性能与安全合规上形成可验证优势的关键技术环节的精准捕捉与制度化保护。这正是AI技术时代，专利点挖掘工作最具挑战、也最具专业价值之所在。

（本文作者：盈科胡冰梅律师 来源：微信公众号 盈科深圳律师事务所）

引言

在专利侵权案件中，特意排除原则（又称明确排除原则）是限制等同原则适用的重要规则，用于防止专利保护范围的不当扩张‌。该原则的核心在于：若专利权人在申请文件中已明确排除特定技术方案，则不能通过等同原则将其纳入保护范围。特意排除原则、贡献原则、禁止反悔原则、专利等同的可预见性原则共同构成了限制等同侵权原则适用的四大基本原则。本文结合法律法规和最高院公开的典型案例，总结归纳出适用特意排除原则的情形。

一、特意排除原则的相关法律法规

《最高人民法院〈关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）〉》第十二条规定：“权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第五十九条规定：被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案，权利人主张构成等同侵权的，不予支持。

二、特意排除原则的适用

特意排除原则是指明确排除某技术方案，则该技术方案不得通过等同原则纳入保护范围，包括权利要求中明确排除和说明书明确排除两种情形。本文基于这两种情形进行分析。‌

（一）权利要求中存在适用“特意排除原则”情形

基于专利的公示性，在确定专利权利要求的保护范围时，既要保护专利人的合法权益，又要维护社会公众对于专利公示的信赖。对于专利权人在权利要求中特意强调并有意排除的特定技术方案，不宜再通过适用等同侵权原则将其纳入专利权保护范围。在实务中重点包括如下情形：

1. 权利要求中包含确切数值或数值范围的技术特征

例如，在（2021）最高法知民终2167号案件中，涉案专利权利要求1包括，“反应堆主管道热段弯管，包括弯曲半径 R=1.5D 的弯曲段（1）、设置在弯曲段（1）两端的直管段（2）以及直管段（2）上靠近弯曲段（1）的部位设置的两个管嘴（3）构成的管体，其特征是：管体为整体锻件的一体结构，弯曲段（1）通过芯模填充管体内空间的填充率大于95%的组合成型模具模压成型，直管段（2）和管嘴（3）采用机加工成型，其中，D为管体外径。”一审法院根据另案判决书调查的事实确认了涉案侵权产品与涉案专利权利要求1的区别技术特征为“芯模填充主管道热段弯管的管体内空间的填充率小于 95%”且“原审原告对该事实亦无异议”。

一审法院认为：对于“弯曲段通过芯模填充管体内空间的填充率大于 95%的组合成型模具模压成型”的方法特征，通过阅读权利要求书、说明书及附图后不难看出，芯模对弯曲段管体内空间的填充率高低直接影响管体外弧因拉伸的减薄程度和椭圆度，进而改变管体的金属组织和性能，决定主管道热段弯管是否满足技术要求，故专利技术特别强调“填充率大于95%”的表述对技术特征的限定作用。根据上述司法解释第十二条的规定，权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附 图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。被诉侵权产品在制造过程中，所用芯模填充管体内空间的填充率低于95%，该技术特征与涉案专利要求的该项必要技术特征既不相同也不等同。二审最高院维持了一审判决。

2. 权利要求中限定了特定技术特征

例如，在（2020）最高法知民终1521号案件中，最高院认为，二审中双方的争议在于“截面呈米字形的支撑架”这一技术特征，被诉侵权产品中的支撑架截面呈梯形是否构成等同。涉案专利权利要求中的“截面呈米字形的支撑架”的限定含义具体明确，是专利权人在撰写专利文件时对专利权的保护范围作出的选择，明显已排除截面呈梯形的支撑架，基于权利要求的公示性，在侵权判定时不能再将权利要求已经明确排除的技术方案再纳入涉案专利权的保护范围之中，否则将使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。本案中采用不同形状的支撑架也并非是由专利申请日之后的技术进步而导致的对非发明点的简单替换，故不能将涉案专利权利要求中的“截面呈米字形的支撑架”扩大保护至截面呈梯形的支撑架。此外，根据上述规定，只有同时满足以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果、本领域技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的条件，才能构成等同特征。两技术特征采取的支撑手段不同，支撑效果及制作安装的难易程度亦不同，即使本领域技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，也不构成等同特征。

（二）说明书中存在适用“特意排除原则”情形

对于专利背景技术采取的技术方案、达不到发明目的、达不到专利技术效果的技术方案也不宜通过适用等同侵权原则将其纳入专利权保护范围。在实务中重点包括如下情形：

1.说明书中明确指出所要克服的现有技术、实施例中明确排除的技术方案

例如，在（2021）最高法知民终192号案件中，最高院认为，涉案专利说明书[0003]记载“为了解决传统剪刀工作强度高，工作效率差的问题，现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。”[0004]记载“为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。”[0005]记载“有鉴于此，本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机，其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。”

专利主题名称一般而言具有限定作用，它限定了技术方案所适用的技术领域。涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，在前序的特征部分亦有关于“电机”的明确记载。通过前述记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的追求，专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。最终，最高院认定“燃油发动机”与“电动发动机”不构成等同特征。

例如，在（2022）最高法知民终2438号案件中，最高院认为：关于涉案专利权利要求1限定的“马达腔和压缩室彼此不密封隔离”技术特征的理解。专利法第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”涉案专利说明书记载的背景技术是，压缩壳体处于由螺杆式压缩机供给的一定的压力下，该压力必须与不处于该压力下的压缩机零件或者与环境压力分隔开，故经常使用“接触密封”，而使用“接触密封”会引起巨大功率损耗，降低压缩机效率且易受磨损、发生泄露。且由于马达和压缩机通常包括独立的系统，导致需要不同类型的润滑、冷却剂，使得结构复杂昂贵。涉案专利针对上述现有技术缺陷，采用了“马达腔和压缩室彼此不密封隔离”的设置方式。说明书0015段记载，压缩壳体和马达壳体彼此直接连接，驱动压缩机的马达整合在压缩机中，压缩机壳体是一个整体。说明书0016段记载，不同于已知的螺杆式压缩机中常见的那样，马达轴与压缩机转子连接部的一部分处于环境压力下，需要穿过不同压力区域的结构。说明书0017、0018、0020段分别记载，涉案专利螺杆式压缩机的优点是获得更高的能量效率，避免磨损，更好地热隔离，更好地隔音，相同的润滑剂和冷却剂可以以非常简便的方式用于驱动马达和压缩机转子这两者。说明书0057段记载的“与已知的螺杆式压缩机的实施例相比，没有用于将马达腔16和压缩室2彼此分隔的密封部”更加明确了“彼此不密封隔离”所限定的压缩机结构。结合涉案专利说明书描述的背景技术、发明目的、有益效果，本领域技术人员对“马达腔与压缩室彼此不密封隔离”的理解应当是，马达腔和压缩室为一体，处于连通状态，空间贯通，压力相同，能够实现低能耗、少磨损及避免泄露。

根据审理查明的事实，被诉侵权产品的马达腔与压缩室的上下连通轴上设置了轴封，该轴封阻止压缩室气体和流体泄露到马达腔，使得压缩室相对于马达腔为密封、隔离的空间，压缩室的气体、流体不能够进入马达腔。可见，被诉侵权产品的轴封分割了压缩壳体与不在压缩压力下的其他部件或者环境压力，如涉案专利所描述的现有技术，马达腔和压缩室处于不同的压力下。某空气动力公司认为，只要是马达腔和压缩室直接连接，就不是涉案专利所描述的现有技术，就落入涉案专利权的保护范围，但广东某科技公司、义乌市某设备公司、杭州某机械公司提交的证据1已证明，马达腔和压缩室直接连接的压缩机出现在涉案专利前，故本院对某空气动力公司的上述主张不予认可。一审认定被诉侵权产品实施的技术方案存在涉案专利要克服的现有技术的缺陷，有事实依据。

2. 不符合说明书预期技术效果的技术方案

例如，在（2022）最高法知民终2438号案件中，最高院认为：涉案专利权利要求1记载：“一种改良结构的喷胶桶，包括桶体、密封桶盖、手推车架、其特征在于：所述桶体为上端设有入料口、底端设有聚集导流底部的中空密封桶体结构，所述密封桶盖设置于入料口上；所述聚集导流底部的底端还设有出料接口；所述手推车架设有中空结构的车架主体，在车架主体中还设有承托桶架，所述承托桶架由多个呈均匀分布布置于车架主体中的连接板构成，或者所述承托桶架由设置于车架主体中的圆环桶架构成；所述桶体通过其聚集导流底部与多个连接板的相固定连接或通过其聚集导流底部与圆环桶架的相固定套装而安装于车架主体中。”说明书记载：“现有的喷胶桶设备的桶体底部的结构，都是做成为平底或半圆弧底的构造”，“本实用新型的目的在于解决上述问题和不足，提供一种改良结构的喷胶桶，该喷胶桶的桶体下部设计有专门的聚集导流构造，使注入到喷胶桶内有胶液能自顺势和聚集到出胶口处，当注入较低压强和较少的压缩空气，就可以获得较佳的喷胶量与喷胶速度，从而起到节省工作能耗的效果”。可见，涉案专利在“底端设有聚集导流底部”是为了克服现有技术中“平底或半圆弧底”桶底结构无法靠自重聚集势能的问题。故权利要求1中的“聚集导流底部”应解释为区别于“平底或半圆弧底”的、具有相当倾斜角度和明显聚集导流效果的底部。被诉侵权产品“略有弧度的桶底”没有明显的聚集导流效果，胶液只能靠自重的作用沿着倾斜的底壁向出胶口汇聚，系涉案专利所要克服的现有技术，与涉案专利权利要求1中的“聚集导流底部”既不相同也不等同，未落入涉案专利权利要求1的保护范围。

三、总结

本文结合最高院的典型案例，针对专利侵权案件中特意排除原则抗辩的适用情形等实务问题进行了解析。对在专利侵权案件中被告提出特意排除原则抗辩具有一定的借鉴和指导意义。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京律所）

引言：

在专利审查、专利无效和专利行政诉讼过程中，专利申请人或专利权人为弥补申请文件的技术披露不足、强化技术方案的可专利性，并应对审查程序中的针对性质疑，依照法律规定可以补充实验数据。在化学领域和医药领域补充实验数据的情况较为常见。本文梳理相关法律法规及典型案例，探索补充实验数据的接受标准，以供读者参阅。

一、补充实验数据的相关法律法规

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（2020年9月12日起施行）第十条规定：

药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的，人民法院应予审查。

《专利审查指南》（2023）第二部分第十章中第3.5节规定了补充实验数据的审查原则：

对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补充的实验数据，审查员应当予以审查。补充实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

二、补充实验数据的接受标准

根据《专利审查指南》（2023）的规定，补充实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的包括“明确得到”和“隐含得到”两种情况。本章节从补充实验数据的接受条件和证明力两部分进行论述。

（一）补充实验数据的接受条件

最高院在典型案例明确了补充实验数据能否被接受的判断标准，补充实验数据需要满足“原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实”的积极条件以及“申请人不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷”的消极条件。结合典型案例分析实务中的几种常见情况：

1.补充实验数据拟证明的技术效果在原始申请文件中并未明确记载或者隐含公开，不予接受

（2020）最高法知行终297号判决认定，上诉人在答复第一次审查意见通知书与复审通知书时，补充了单独施用肽ＡＰ301治疗Ａ型流感病毒感染小鼠的实验数据，欲证明权利要求1请求保护的组合物在治疗肺炎或病毒性肺部疾病方面，优于组分所述肽的治疗效果，以及优于单独施用所述病毒神经氨酸酶抑制剂与单独施用所述肽简单加和的治疗效果。但是，本专利申请在说明书中[0010]段和[0011]段记载，病毒神经氨酸酶的抑制剂仅仅干预病毒的增殖，却不会灭活已经存在于体内的病毒。

本发明的目标是，显著地增加这样的病毒增殖抑制剂的治疗效果，用本发明应提供改进的用于治疗流感病毒感染的药物组合物。最高院认为，涉案专利申请所欲解决的技术问题是“病毒神经氨酸酶的抑制剂仅仅干预病毒的增殖，却不会灭活已经存在于体内的病毒”，其要实现的目标是“显著地增加这样的病毒增殖抑制剂的治疗效果”，其取得的技术效果是权利要求1请求保护的组合物“可以令人惊讶地提高神经氨酸酶抑制剂的作用”，说明书并未公开“权利要求1请求保护的组合物比其组分所述肽能够更好地治疗肺炎或病毒性肺部疾病”，以及“组合物具有超出单独施用所述病毒神经氨酸酶抑制剂与单独施用所述肽简单加和的技术效果”。说明书中的实施例以及试验附图也仅比较了联合施用神经氨酸酶抑制剂、肽ＡＰ301治疗Ａ型流感病毒感染肺炎的治疗效果，与单独施用神经氨酸酶抑制剂的治疗效果，并未比较联合施用神经氨酸酶抑制剂、肽ＡＰ301与单独施用肽ＡＰ301的治疗效果。

此外，说明书中虽然数次提到了组分所述肽与组分所述神经氨酸酶抑制剂的协同效应，但均是指“在组分所述肽的协同作用下，提高神经氨酸酶抑制剂的作用”，并未涉及“在组分神经氨酸酶抑制剂的协同作用下，提高所述肽的作用”，也不涉及“在两组分的协同作用下，组合物具有超出单独施用所述病毒神经氨酸酶抑制剂与单独施用所述肽简单加和的技术效果”。因此，基于涉案专利申请公开的内容，本领域技术人员仅能得知，在Ａ型流感病毒感染肺炎的治疗效果方面，施用组合物比单独施用病毒神经氨酸酶抑制剂更好，而不会得出施用组合物比单独施用所述肽更好的结论，也不会得出施用组合物比单独施用病毒神经氨酸酶抑制剂与单独施用所述肽两者简单加和的效果更好的结论。补充实验数据拟证明的技术效果在原始申请文件中并未明确记载或者隐含公开，补充实验数据不予接受。

2.补充实验数据拟证明的技术效果在原始申请文件中仅有文字描述，无实验数据的情形，可以接受

（2018）京73行初2626号案件中，法院认为，对于虽记载在说明书中但并非声称的技术贡献的技术效果而言，未记载相应实验数据并不必然使得该发明创造违反专利法充分公开的要求，因此，在化学领域的发明创造中，此类技术效果可能存在仅有文字记载但缺少实验数据支持的情形，因这一效果在创造性判断中可能构成实际解决的技术问题。具体到本案，附件1并非本申请的现有技术，但因附件1的申请人亦为原告，且其申请日早于本申请，故该证据可以证明原告在本申请的申请日之前已通过实验验证了本申请化合物的SGLT2抑制效果。此外，因附件1的公开日亦早于本申请的公开日，公众在获知本申请时即可获得附件1，并确认本申请的化合物具有SGLT2抑制效果，故接受附件1中的实验数据并不会对公众利益造成损害。最终，北知院撤销了复审决定。

3.补充实验数据在申请日之后形成，其拟证明的技术效果在原始申请文件中有明确记载或者隐含公开且该补充实验数据并非用于克服原专利申请文件的内在缺陷，可以接受

（2022）最高法知行终287号案件中，最高院认为，关于补充实验数据的接受，需要满足积极条件和消极条件，即原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实，以及不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷。关于补充实验数据的证明目的，专利权人委托第三方机构提供的研究报告意图证明在本专利描述的相同动物模型中，恩扎卢胺显示出优于化合物41的技术效果。在撰写专利申请文件时，专利申请人无法预期化合物41会在无效宣告程序中被引用为最接近的现有技术。专利权人提交与本专利实验方法相同的补充实验数据，用以证明本专利说明书已经公开的本专利化合物的技术效果，且该技术效果相对于作为最接近的现有技术化合物41更为优越，以此补充证明本专利技术方案具备创造性，该证明目的具有合理性。基于证明目的及本专利说明书公开的恩扎卢胺的优异技术效果，专利权人通过补充实验数据并非用于弥补原专利申请文件的固有内在缺陷，故应当予以允许。

（二）补充实验数据的证明力的审查

补充实验数据经过审查能够被接受后，还需要对补充实验数据的证明力进行进一步的审查才能达到克服申请文件存在的“说明书公开不充分”或“创造性”的缺陷。

（2019)最高法知行终33号案件中，最高院认为，阿斯利康公司提交的补充实验数据可以被接受。但需要进一步分析补充实验数据是否能够证明权利要求1所述晶型的化合物具有预料不到的技术效果。最高院认定：证据6实施例32的“人类微粒体-相对于右美沙芬对氧化的稳定性比值”为13，“人类体外葡糖醛酸基转移酶测定-相对于齐留通对葡醛酸结合反应的稳定性”为24，前者大于10即为稳定，后者大于20即为稳定，故此证据6实施例32已经具备药物稳定性；其次，反证2中文译文第6页记载了一项“令人惊讶的”技术效果，但第7页记载的涉及本专利权利要求1化合物的代谢稳定性仅为“可接受的”。显然，反证2记载的涉及本专利权利要求1化合物的代谢稳定性与本专利说明书的记载在程度上不尽一致。综合考虑上述证据，尽管权利要求1化合物的代谢稳定性优于证据6实施例32，但在没有进一步证据的情况下，难以证明该技术效果达到了本领域技术人员预料不到的程度。

（2022）最高法知行终287号案件中，最高院认为：首先，补充实验数据的实验操作与说明书记载存在细节差异不足以影响其证明力。补交的肿瘤接种的细胞数和实验起始的肿瘤体积存在区别，专利权人解释系由于第三方机构根据实际实验情况进行调整所致。其次，补充实验数据与专利说明书公开的技术效果具有密切关联性。本专利的体外实验使用LNCaP/AR细胞系转入体内进行测试，可以合理证明体外也具有相同的效果。再次，补充实验数据是化合物41和恩杂卢胺在动物模型中的直接对比数据，反映了恩杂卢胺的技术效果优于化合物41.综上，基于补交实验数据所证明的技术效果。本专利相对于最接近现有技术所要解决的技术问题，是提供了具有更好的高拮抗低激动AR活性效果的化合物。

综上，补充实验数据的证明力需要考虑补充实验数据的实验方法、实验条件、技术效果与区别特征相关性等因素。实验方法与申请文件存在差异或原始文件未记载实验方法时，审查实践中要看实验方法是否为常规实践手段或是否为现有技术，实验方法的差异是否影响结果的准确性、是否属于可接受的范围等方面考虑。补充实验数据证明的技术效果相对于最接近的现有技术的区别技术特征所解决的技术问题是否相关也是需要提前考虑的因素。

三、总结

本文结合相关法律法规和典型案例，分析了补充实验数据的接受条件和证明力审查考虑的因素，对于化学企业和医药企业在专利审查、专利无效和专利行政诉讼中通过提交补充实验数据克服可专利性不足的缺陷具有一定的指导意义。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京律所）

引言

近年来，随着生物医药、新材料等领域的技术突破，组合物专利成为创新保护的重要专利类型，在组合物专利无效案件中，专利的创造性往往成为争议焦点。深入研究专利无效案件中组合物专利创造性的适用标准，具有重要的实践意义。

本文旨在通过分析组合物专利创造性判断的适用标准，结合专利无效典型案例，系统梳理组合物专利在无效案件中的创造性判断思路，为专利无效案件实务工作提供参考。

一 法律基础

《专利法》第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”这一规定确立了创造性判断的两个基本维度：“突出的实质性特点”关注技术方案的非显而易见性，“显著的进步”则强调技术效果的有益性。

在专利无效案件中，创造性的判断通常采用“三步法”：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别技术特征和实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。这一方法同样适用于组合物专利，但其适用需考虑组合物专利的特殊性。

二 组合物专利的特点及其创造性判断的特殊性

组合物专利具有以下特点：首先，组合物专利的创新点往往不在于各组分本身，而在于组分之间的配伍关系和协同效应；其次，组合物专利的技术效果往往难以预测，需要实验数据验证；最后，组合物专利的权利要求通常以组分、含量范围、用途等方式限定。

这些特点使得组合物专利的创造性判断具有特殊性：一方面，组合物专利的创造性判断需要综合考虑各组分的性质、比例、相互作用等因素，不能简单地将其分解为各个组分分别分析；另一方面，组合物专利的创造性判断需要高度重视实验数据和技术效果，尤其是意想不到的协同效应。

三 组合物专利创造性判断的适用标准

1.区别技术特征的认定

区别技术特征的认定是创造性判断的基础。对于组合物专利，区别技术特征可能是组分的种类、含量、比例等。

在认定区别技术特征时，应当注意以下几点：首先，应当整体考虑技术方案，不能将组合物简单地分解为各个组分；其次，应当准确把握权利要求保护范围，不能将说明书的内容读入权利要求；最后，应当合理认定区别技术特征的技术意义，不能忽视任何可能具有技术意义的区别技术特征。

例如，在北京知识产权法院“紧密连接效应子的制剂”发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉案专利权利要求1请求保护一种组合物，权利要求1中的“在十二指肠中释放所述乙酸Larazotide”“在空肠中释放所述乙酸Larazotide”与前文用“以”字相连接，根据上下文可知此处的“以”表示目的，故而在十二指肠和空肠中释放含有乙酸Larazotide的组合物为第一延迟释放包衣、第二延迟释放包衣中的物质及其含量所能够达到的目的或效果，不宜将其单独作为技术特征予以考虑。其次，在十二指肠或空肠中释放所述乙酸Larazotide本身并非技术手段，其需要实施一定技术手段才能实现，涉案申请权利要求1的技术方案即通过使用第一、第二延迟释放包衣以实现该目的或效果，故而不应将在十二指肠和空肠中释放含有乙酸Larazotide的组合物作为单独的技术特征予以考虑。权利要求1所能够达到的目的或效果，依据权利要求1限定的特征已然能够实现，未对权利要求的保护范围产生实质影响，故在创造性判断中不予考虑。

2.技术问题的确定

在组合物专利创造性判断的“三步法”中，确定发明实际解决的技术问题是关键环节。技术问题应当基于区别特征在整体技术方案中所达到的技术效果来确定，而不是简单地根据区别技术特征本身确定。

例如，在国家知识产权局第580886号“阿帕他胺固体分散体”专利无效宣告请求审查决定书中，合议组认定权利要求相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题为“选择另一种活性组分来制备固体分散体”，而不是专利权人主张的“改善阿帕他胺制剂的稳定性、存储寿命”等技术问题。

3.启示的判断

判断是否存在技术启示是创造性判断的核心。对于组合物专利，技术启示可能来自多个方面：一是相同或相近技术领域的现有技术；二是相关技术领域的现有技术；三是公知常识。在判断是否存在技术启示时，应当站在本领域技术人员的视角，综合考虑现有技术的整体教导，而不是孤立地看待各个现有技术。

例如，在国家知识产权局第584781号针对“5-烷氧基-4-羟基甲基吡唑化合物的制备方法”专利的无效审查决定中，合议组认为，证据2（大麻素配体）、证据3（抗病毒剂）、证据6（除草剂）均属不同技术领域，解决不同技术问题（如药理活性而非中间体合成效率），因此不存在结合启示。

四 特殊类型组合物专利的创造性判断

1.中药组合物的创造性判断

中药组合物专利的创造性判断具有特殊性：中药组合物往往是在传统配方基础上加减而成，在传统判断模式下，中药组合物专利常因缺乏创造性被驳回或无效。

最高人民法院在（2023）最高法知行终262号“肺气肿病中药枕芯案”中作出的判决，为中药组合物专利的创造性判断指明了新方向。

该案中，最高人民法院明确指出：中药组合物发明通常涉及药物配伍和组方结构，对其创造性的判断，不能简单地根据现有技术中单方的功效进行判断，而需要以中药领域技术人员的知识和能力为基础，综合考虑现有技术中的药味加减信息，药味功效、用量用法和药理作用，以及发明所述疾病的病因病机、治法治则、常见病程变化和兼证等信息作出判断，不能仅凭现有技术中各种单方的功效判断中药组合物的创造性。

2.药物制剂组合物的创造性判断

药物制剂组合物的创造性判断同样具有特殊性。药物制剂是指将药物原料经过加工处理，制成具有一定形状、规格和特性的药品形式，以便于储存、运输、使用和发挥治疗作用。

在国家知识产权局第580886号“阿帕他胺固体分散体”专利无效案件中，合议组从活性成分的差异、剂型/辅料的适配性、技术效果的可预期性三个方面考察了涉案专利的创造性。

这一案例揭示了药物制剂组合物创造性判断的三个关键要素：

首先，活性成分的差异。如果现有技术的活性成分和专利保护的活性成分针对相同靶点，结构上具有相同/相似母环，且二者理化性质相似，则可以认为其可作为专利技术改造的起点。

其次，剂型/辅料的适配性。现有技术是否给出了将特定剂型或辅料应用于该活性成分的启示。

最后，技术效果的可预期性。本领域技术人员基于现有技术是否可以预期具有本专利相同/相似的技术效果。

3.化学组合物的创造性判断

化学组合物包括催化剂、涂料、粘合剂、高分子材料等各类化学领域的组合物。化学组合物的创造性判断通常关注以下方面：一是组合物的组分及配比；二是组合物的制备方法；三是组合物的用途。

在化学组合物的创造性判断中，协同效应往往是认定创造性的关键因素。如果组合物中各组分相互配合，产生了优于各组分单独使用的叠加效应的技术效果，则可以认为该组合物具有创造性。

例如，在国家知识产权局第566520号关于“电池用隔膜及其制备方法”专利无效宣告请求审查决定书中，合议组认为专利权人没有深入分析各组分之间是如何发挥协同作用，也没有在实施例或对比例中通过多组实验验证当各组分不在上述数值区间内会产生何种不良影响和性能劣化，因此专利权人提出的争辩点涂层的组分、结构和比例应整体考虑不具有说服力。

五 结论

组合物专利的创造性判断应当遵循“三步法”，但需考虑组合物专利的特殊性。技术问题的确定应当基于区别特征在整体技术方案中所达到的技术效果；区别技术特征的认定应当整体考虑技术方案；启示的判断应当站在本领域技术人员的视角，综合考虑现有技术的整体教导。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师）

专利申请的驳回决定是专利审查程序中的​​关键环节​​，它直接决定了申请人能否获得专利权。根据我国专利法律法规，当申请文件存在​​无法克服的缺陷​​时，审查员有权作出驳回决定。本文将围绕驳回决定的法定条件、程序要求、内容要件及司法审查标准展开系统分析。

一、驳回决定的法定条件

驳回决定的作出需满足​​严格的法定条件​​，主要涉及实质性缺陷和形式缺陷两类情形。

1. 实质性缺陷的驳回条件

当申请文件存在​​明显实质性缺陷​​，审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或修改仍未消除的，审查员可以作出驳回决定。 明显实质性缺陷包括但不限于以下情形：

• ​​主题违反法律或社会公德​​（《专利法》第五条）
• ​​属于不授予专利权的客体​​（《专利法》第二十五条）
• ​​缺乏新颖性、创造性或实用性​​（《专利法》第二十二条）
• ​​说明书公开不充分​​（《专利法》第二十六条第三款）
• ​​权利要求书未以说明书为依据​​（《专利法》第二十六条第四款）

在”赢创德固赛有限责任公司诉专利复审委员会”案中，法院强调对”明显实质性缺陷”的认定应当​​严格限定​​，避免审查机关过度行使自由裁量权。该案中，专利复审委员会在复审程序中引入创造性问题作为驳回理由，但法院认为创造性评价不属于”明显实质性缺陷”范畴，因此撤销了被诉决定。

2. 形式缺陷的驳回条件

对于​​形式缺陷​​，审查员已发出过​​两次补正通知书​​，经申请人陈述意见或补正后仍未消除的，也可作出驳回决定。 形式缺陷主要包括：

• ​​请求书填写不规范​​
• ​​说明书格式不符合要求​​
• ​​权利要求书撰写形式错误​​
• ​​附图不符合规定​​

表：专利申请驳回的法定条件与认定标准

​​缺陷类型​​	​​认定标准​​	​​审查程序​​	​​典型案例​​
​​明显实质性缺陷​​	涉及专利申请的授权根本条件	一次审查意见通知书+陈述/修改机会	赢创德固赛案
​​形式缺陷​​	不影响实质但违反程序规定	两次补正通知书+补正机会	未提供具体案例

二、驳回决定的程序要求

驳回决定的作出需遵循​​严格的程序规范​​，以保障申请人的程序权利。

1. 听证原则的适用

​​听证原则​​是专利审查的基本程序原则。审查员在作出驳回决定前，必须将驳回所依据的​​事实、理由和证据​​通知申请人，给予申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。 这一原则在《专利法》第三十七条中有明确规定：”国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。”

2. 程序节约原则的平衡

在保障申请人程序权利的同时，审查工作也需遵循​​程序节约原则​​。对于存在不可能通过补正克服的实质性缺陷的申请，审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查，在审查意见通知书中仅指出实质性缺陷。 这一原则体现了​​行政效率​​与​​程序公正​​的平衡，避免在无授权前景的申请上浪费审查资源。

三、驳回决定的内容要件

驳回决定正文应当包括​​案由​​、​​驳回的理由​​和​​决定​​三部分内容，每一部分都有具体规范要求。

1. 案由部分

案由部分应当​​简述被驳回申请的审查过程​​，包括：

• ​​申请日​​、​​申请号​​等基本信息
• ​​审查历史​​，包括已发出的审查意见通知书和补正通知书
• ​​申请人已进行的陈述和修改​​

案由部分的目的是使申请人了解审查过程的完整性，确保程序透明。

2. 驳回的理由部分

驳回的理由部分应当详细说明​​驳回的事实、理由和证据​​，这是驳回决定的核心内容。具体包括：

• ​​事实认定​​：明确指出申请文件存在的具体缺陷
• ​​法律适用​​：结合《专利法》及其实施细则的相关条款进行分析
• ​​证据支撑​​：引用对比文件、法律条款等证据支持驳回理由

在赢创德固赛案中，法院特别强调，驳回决定所依据的事实、理由和证据应当是​​已经通知过申请人​​的，不得包含新的事实、理由和/或证据。

3. 决定部分

决定部分应当​​明确指出该专利申请不符合专利法及其实施细则的相应条款​​，并清晰表述驳回决定。决定部分应当简洁明确，避免产生歧义。

四、驳回决定的司法审查标准

驳回决定作为​​行政行为​​，需接受司法审查。法院在审理驳回决定相关案件时，主要从​​程序合法性​​和​​实体正确性​​两个维度进行审查。

1. 程序合法性审查

法院会审查专利审查机关是否遵循了​​法定程序​​，包括：

• ​​是否给予申请人充分的陈述和修改机会​​
• ​​是否依法履行了听证义务​​
• ​​驳回决定是否基于已告知申请人的理由和证据​​

在赢创德固赛案中，法院认为专利复审委员会在复审程序中引入创造性问题作为驳回理由，但创造性评价不属于”明显实质性缺陷”范畴，因此撤销了被诉决定，体现了对程序合法性的严格审查。

2. 实体正确性审查

实体正确性审查主要关注驳回决定的​​事实认定​​和​​法律适用​​是否正确。法院会审查：

• ​​事实认定是否清楚​​：申请文件是否存在审查机关认定的缺陷
• ​​证据是否充分​​：对比文件是否足以证明申请不符合授权条件
• ​​法律适用是否正确​​：是否准确适用《专利法》及其实施细则的相关条款

五、驳回后的法律救济途径

申请人对驳回决定不服的，可以依法寻求​​法律救济​​。根据《专利法》第四十一条，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向​​专利复审委员会​​请求复审。 对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向​​人民法院​​起诉。这一司法救济途径确保了申请人的合法权益得到充分保障。

六、国际比较与借鉴

对比国际主要专利体系，我国驳回决定制度既有共性也有特色。

1. 与美国专利体系的比较

美国专利商标局（USPTO）在驳回申请前，必须提供​​详细的书面理由​​，并给予申请人充分的答辩机会。与我国不同的是，美国设有​​专利审判和上诉委员会（PTAB）​​ 处理对驳回决定的上诉。

2. 与欧洲专利体系的比较

欧洲专利局（EPO）在驳回决定作出前，需进行​​口头听证​​程序，给予申请人当面陈述意见的机会。这一程序比我国的书面听证更为正式，但也增加了程序成本。

结语

专利申请驳回决定是专利审查制度的​​重要组成部分​​，它既关系到专利授权质量，也直接影响申请人的合法权益。规范的驳回决定应当​​事实清楚、理由充分、程序合法​​。 未来，随着专利制度的不断发展，驳回决定制度也需进一步完善。建议​​细化明显实质性缺陷的认定标准​​、​​优化审查程序​​、​​加强审查一致性​​，从而实现​​专利质量​​与​​审查效率​​的平衡，更好地服务于创新驱动发展战略。

专利初步审查是专利申请流程中的​​关键环节​​，它确保了专利审查工作的​​规范性​​和​​公正性​​。审查员在这一程序中遵循的四大原则——保密原则、书面审查原则、听证原则和程序节约原则，构成了专利审查制度的基石。这些原则不仅体现了对申请人权利的尊重，也保障了审查工作的效率与质量。本文将深入探讨这四大原则的法律内涵、实践要求及相互关系。

一、保密原则：守护未公开的专利信息

保密原则是专利初步审查中的​​首要原则​​，其核心在于保护尚未公开的专利申请信息不受泄露。根据《专利法》第四条规定，专利申请涉及​​国家安全​​或​​重大利益​​的需要保密处理。这一原则的确立源于专利制度本身的特点：专利申请在公开前含有大量的技术信息和商业信息，一旦泄露可能对申请人造成无法挽回的损失。 保密原则的实践要求体现在多个层面。审查员在专利申请的审批程序中，根据有关保密规定，对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利申请有关的其他内容，以及其他不适宜公开的信息负有保密责任。具体而言，保密原则涵盖以下方面：

• ​​信息范围​​：包括所有未公开的专利申请文件、审查意见通知书、申请人陈述意见等整个审批程序中接触到的信息
• ​​人员范围​​：所有参与审查工作的人员，包括审查员、流程管理人员等均有保密义务
• ​​特殊程序​​：对于涉及国防利益或国家重大利益的专利申请，有专门的保密审查程序

在实际操作中，保密原则通过​​分类审查制度​​得以落实。分类审查员在对发明或实用新型专利申请进行分类时，会将发明内容可能涉及国家安全或重大利益但申请人未提出保密请求的专利申请挑选出来，进行保密确定。对于已确定的保密专利申请，审查员会将该专利申请转为纸件形式继续审查并通知申请人，申请人此后需以纸件形式向专利局递交各种文件。 值得一提的是，保密原则并非绝对。当专利申请公布或公告后，相关信息将进入公共领域，不再受保密原则约束。此外，根据法律规定需要公开的信息也不在保密范围之内。

二、书面审查原则：确保审查工作的规范性与可追溯性

书面审查原则是专利初步审查的​​核心工作方式​​，它要求审查工作以书面文件为基础展开，确保审查过程的​​规范统一​​和​​有据可查​​。该原则的法理基础源于《专利法实施细则》第二条规定，专利法和细则规定的各种手续应当以书面形式或国务院专利行政部门规定的其他形式办理。 书面审查原则包含两个层面的要求：一是审查员应当以申请人提交的​​书面文件​​为基础进行审查；二是审查意见和审查结果应当以​​书面形式​​通知申请人。这一原则在实践中的具体体现如下：

1. 文件提交与审查的书面化

申请人提交专利申请必须采用书面形式，包括传统的纸质文件和符合规定的电子文件。根据《专利法实施细则》第二条规定，以电子数据交换等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文视为书面形式。这一规定为电子申请提供了法律依据，适应了信息化时代的需求。 审查员在审查过程中必须严格依据申请人提交的书面文件进行，不能依赖口头陈述或未经记录的信息。这一要求确保了审查工作的​​客观性​​和​​一致性​​，避免了因信息不对称或记忆偏差导致的审查差异。

2. 审查意见的书面通知

审查员在初步审查程序中作出的所有审查意见，包括补正通知和驳回决定等，都必须以​​书面形式​​通知申请人。这一要求保障了申请人的知情权，也为后续可能产生的行政救济程序提供了证据基础。 书面审查原则还体现在​​原则上不进行会晤​​的要求上。这一规定强调了书面记录的重要性，确保所有审查意见和申请人陈述都有据可查，避免了口头交流可能带来的信息不准确或争议。

3. 书面原则的例外情况

尽管书面审查是基本原则，但在特定情况下也存在例外。例如，对于申请文件中文字和符号的明显错误，审查员可以​​依职权自行修改​​，并通知申请人。这一规定体现了原则性与灵活性的结合，在确保规范性的同时提高了审查效率。

三、听证原则：保障申请人的程序性权利

听证原则是专利审查程序​​公正性​​的重要保障，它源于行政法中的正当程序原则，要求行政机关在作出对相对人不利的决定前，应当给予其​​陈述意见​​和​​申辩​​的机会。在专利初步审查中，听证原则具体表现为审查员在作出驳回决定前，必须将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，并给予其回应机会。

1. 听证原则的实质要求

听证原则的核心是​​程序正义​​，它确保申请人在面临不利决定时有机会进行辩护。这一原则在专利审查中的具体要求包括：

• ​​事先告知​​：审查员在作出驳回决定前，必须将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人
• ​​回应机会​​：至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会
• ​​决定一致性​​：驳回决定所依据的事实、理由和证据，必须是已经通知过申请人的，不得包含新的事实、理由和/或证据

这些要求确保了审查员不能搞”​​突然袭击​​”，申请人有充分机会针对审查员引用的具体理由和证据进行回应，要么提出反驳意见，要么修改申请文件以克服指出的缺陷。

2. 听证原则的实践价值

听证原则在专利审查实践中具有重要价值。首先，它降低了​​错误驳回​​的风险，通过给予申请人回应机会，有助于发现和纠正审查员可能存在的错误判断。其次，它提高了审查决定的​​可接受性​​，即使申请最终被驳回，申请人也更容易接受这一结果，因为其程序性权利得到了充分尊重。 在实践中，听证原则通过​​审查意见通知书​​制度得以落实。审查员通过书面形式将审查意见通知申请人，并给予指定期限供申请人回应。这一过程可能重复多次，直至申请文件中的问题得到解决或审查员认为应当作出驳回决定。

3. 听证原则的限度

尽管听证原则至关重要，但它并非没有限度。对于​​明显无法克服的缺陷​​，审查员可以在给予一次听证机会后直接作出驳回决定，而不必无休止地交换意见。此外，对于涉及​​公共利益​​或​​国家安全​​的特殊情况，听证原则可能受到一定限制。

四、程序节约原则：提升审查效率的实践智慧

程序节约原则是专利制度​​效率价值​​的集中体现，它要求审查员在符合规定的情况下，尽可能提高审查效率，缩短审查过程。这一原则旨在平衡​​公平​​与​​效率​​的关系，在保障审查质量的前提下避免不必要的程序拖延。

1. 程序节约原则的具体要求

程序节约原则在专利初步审查中表现为多个方面的具体要求：

• ​​全面审查​​：对于存在可以通过补正克服的缺陷的申请，审查员应当进行全面审查，并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷
• ​​依职权修改​​：对于申请文件中文字和符号的明显错误，审查员可以依职权自行修改，并通知申请人
• ​​重点审查​​：对于存在不可能通过补正克服的实质性缺陷的申请，审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查，在审查意见通知书中可以仅指出实质性缺陷

这些要求体现了​​区别对待​​的智慧，根据专利申请的不同情况采取最有效率的审查策略，避免在无法授权的申请上浪费过多审查资源。

2. 程序节约的实践机制

为实现程序节约目标，专利审查实践中发展出了多种机制： ​​一次性通知​​原则要求审查员尽可能在一次补正通知书中指出所有缺陷，避免反复多次发出通知书，缩短审查周期。这一机制要求审查员具备较高的业务水平，能够全面、准确地发现申请文件中的问题。 ​​依职权修改​​机制允许审查员直接修正申请文件中的明显错误，如错别字、标点符号错误等。这一机制避免了因微小缺陷而发出通知书的必要，大大提高了审查效率。当然，审查员的依职权修改限于明显错误，不涉及对申请实质内容的修改。

3. 程序节约与权利保障的平衡

程序节约原则的实施必须在提高效率与保障申请人权利之间寻求平衡。过度的程序节约可能导致​​听证不足​​或​​审查粗糙​​，损害申请人的合法权益。因此，程序节约原则的适用有其边界，特别是在涉及申请人实质权益的事项上，必要的程序步骤不能省略。 在实践中，审查员需根据具体情况判断何时适用程序节约原则。对于存在授权前景的申请，即使存在较多缺陷，也应给予充分的修改和陈述机会；而对于明显无法授权的申请，则可以在保障基本听证权利的前提下，适当简化审查程序。 表：专利初步审查四大原则对比分析

审查原则	核心价值	主要要求	实践机制
​​保密原则​​	保护信息安全	保护未公开专利申请信息	保密审查、纸件处理
​​书面审查原则​​	规范性与可追溯性	以书面文件为基础进行审查	书面通知、原则上不进行会晤
​​听证原则​​	程序公正	驳回前给予陈述意见机会	审查意见通知书、意见陈述程序
​​程序节约原则​​	审查效率	提高效率、缩短审查过程	一次性通知、依职权修改

五、四大原则的系统性协调与互动

专利初步审查的四大原则并非孤立存在，而是相互关联、相互制约的​​有机整体​​。在实际审查工作中，审查员需要根据具体情况灵活平衡各原则的适用，实现​​公正​​与​​效率​​的统一。

1. 原则间的互补关系

四大原则在专利审查体系中发挥着不同但互补的作用：

• ​​保密原则​​为审查工作提供了​​安全基础​​，确保了专利申请信息在适当时机前不被不当公开
• ​​书面审查原则​​为审查工作提供了​​形式规范​​，确保了审查过程的稳定性和可预测性
• ​​听证原则​​为审查工作提供了​​程序保障​​，确保了申请人的合法权益得到尊重
• ​​程序节约原则​​为审查工作提供了​​效率指引​​，确保了审查资源的合理分配

这些原则共同构成了专利初步审查的制度框架，缺一不可。

2. 原则间的潜在冲突与平衡

在某些情况下，不同原则之间可能存在紧张关系。例如，过于强调听证原则可能导致审查周期延长，与程序节约原则产生冲突；而过度强调程序节约又可能影响听证原则的充分实现。审查员需要根据具体情况​​权衡利弊​​，找到合适的平衡点。 对于​​简单明显​​不具备授权前景的申请，可以适当向程序节约原则倾斜，在保障基本听证权利的前提下加快审查进程；而对于​​复杂疑难​​案件，则应充分保障听证原则，给予申请人更多的陈述和修改机会。 这种平衡艺术体现了专利审查工作的专业性和复杂性，要求审查员不仅掌握法律知识和技术知识，还需具备良好的判断力和丰富的实践经验。

六、审查原则的实践应用与案例解析

四大审查原则并非抽象理念，而是贯穿于专利初步审查的​​日常实践​​。通过具体案例的分析，可以更清晰地把握这些原则的实际应用。

1. 保密原则在涉及国家安全案件中的应用

对于涉及​​国防利益​​或​​国家重大利益​​的专利申请，保密原则的适用尤为严格。根据规定，专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查。国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构审查。 例如，某公司开发了一种新型复合材料，既可用于民用领域，也具有潜在军事应用价值。在提交专利申请时，审查员根据技术内容判断该发明可能涉及国防利益，于是启动保密审查程序，将申请移交国防专利机构。这一处理充分体现了保密原则在保护国家利益方面的重要性。

2. 听证原则在驳回决定中的程序保障

听证原则在驳回决定前的应用尤为关键。根据规定，审查员在作出驳回决定前，必须将驳回所依据的​​事实​​、​​理由​​和​​证据​​通知申请人。这一要求确保了申请人有机会针对审查员的初步结论提出异议或修改申请文件。 考虑一项发明专利申请因缺乏创造性被初步认为应当驳回。审查员没有直接作出驳回决定，而是先发出审查意见通知书，详细阐述了认为缺乏创造性的具体理由和证据。申请人在答复期限内提交了意见陈述书，争辩该发明具有意想不到的技术效果，并提供了实验数据证明。审查员考虑这些新证据后，改变了原有观点，最终授予专利权。这一案例展示了听证原则在避免错误驳回方面的关键作用。

3. 程序节约原则在形式缺陷处理中的体现

程序节约原则在处理申请文件形式缺陷时表现明显。根据规定，对于申请文件中文字和符号的明显错误，审查员可以​​依职权自行修改​​，并通知申请人。这一机制避免了因微小缺陷而延长审查周期。 例如，一份专利申请说明书中存在几处明显的错别字和标点错误。根据程序节约原则，审查员没有发出补正通知书要求申请人修改，而是直接依职权修正了这些明显错误，并在审查意见通知书中告知申请人已进行的修改。这种处理既提高了审查效率，又未对申请人的实质权益造成影响。

结语：审查原则的有机统一与未来展望

专利初步审查的四大原则——保密原则、书面审查原则、听证原则和程序节约原则，共同构成了专利审查制度的​​价值基础​​和​​操作指南​​。这些原则既各有侧重，又相互支撑，体现了专利制度在保障权利人利益与促进社会创新之间的平衡艺术。 随着创新环境的不断变化和技术的快速发展，专利初步审查原则也面临新的挑战和机遇。​​全球化​​背景下国际专利合作的深化、​​人工智能​​等新技术在审查工作中的应用、以及​​绿色技术​​等新兴领域对专利审查的特殊要求，都需要我们在坚持基本原则的前提下，不断探索更高效、更公平的审查实践。 未来，专利初步审查原则的发展将更加注重​​灵活性​​与​​确定性​​的统一，在维护制度稳定性的同时适应技术创新需求。审查员在适用这些原则时，需要更加精准地把握不同原则的平衡点，实现专利制度激励创新的根本目标。 通过深入理解和正确应用这四大原则，不仅可以提高专利审查的质量和效率，还能增强社会公众对专利制度的信任，为创新驱动发展战略提供坚实制度保障。

导语

近年来，随着我国科学技术的持续发展以及国际贸易摩擦加剧，化学领域的专利侵权诉讼案件在显著增加，专利诉讼成为重要的商业竞争手段之一。专利权人通过发起专利侵权诉讼案件，对竞争对手进行打击，以获取竞争优势。由于化学领域的特殊性，专利权人获取侵权证据成为案件成败的关键。本文结合化学行业的特点以及化学领域的典型案例，归纳总结化学专利侵权诉讼案件的取证方法，以供读者参阅。

一、化学专利侵权案件的证据

（一）专利权属证据

专利权属证据用以证明权利人享有专利权、专利权至今合法有效，以及确定专利的保护范围。专利的权属证据包括用以证明法律状态的专利证书、登记簿副本、年费缴纳凭证等，还包括用以证明专利保护范围的专利授权文本、专利审查档案、专利行政诉讼判决书、专利民事诉讼判决书、公知常识等。如果专利诉讼是由利害关系人作为原告提起，需要提供独占许可协议、排他许可协议+专利权人不参与诉讼的声明、普通许可协议+诉讼授权等。

（二）侵权证据

侵权证据主要用以确定侵权方的主体、侵权行为，以及被控侵权产品或方法的技术方案等。在实际案件中包括交易文书、涉案产品、被告方宣传材料、环评及安评报告、检测报告及鉴定报告等证据。

（三）赔偿证据

赔偿证据主要包括权利人损失证据、侵权人获利证据、许可费证据、法定赔偿证据、故意侵权证据、合理支出证据等。赔偿证据是在构成专利侵权的情况下，用于确定赔偿金额的证据。具体包括权利人损失证据、侵权人获利证据、许可费证据、法定赔偿证据、故意侵权证据、合理支出证据等。

二、化学专利侵权案件特别取证方法

在化学专利侵权案件中，由于化学行业的特殊性，取证的难点集中在被控侵权产品或工艺的取得以及被控侵权技术方案的确定。化学专利侵权案件主要包括产品侵权和工艺侵权两大类，针对产品侵权案件因部分侵权产品属于定向供应，难以通过正常公证购买的途径获得，也有部分侵权产品获得后难以通过常规技术手段确定其技术方案；针对工艺侵权案件，因涉嫌侵权工艺由被告方掌握，往往难以获得其侵权证据。本文结合化学行业的特点，重点介绍化学专利侵权案件的特殊取证策略，针对常规的取证方法不再赘述。

（一）通过法院保全或现场勘验的方式取证

在化学专利侵权案件中部分特殊的产品、生产工艺、专用设备往往在被告的控制之下，原告一般很难取得，在此类案件中，原告可以通过提交初步侵权证据申请法院进行保全或者现场勘验，以此确定被控侵权产品或工艺的技术方案。

例如，（2020）最高法民再183号案件中，原告向法院提交了被告具备实施专利条件的证据，厂区照片、生产视频、生产交接记录、萘酚生产记录、亚硫酸钠提取记录等初步证据，一审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》对举证责任的相关规定，同意了原告证据保全的申请，到被告生产现场进行了证据保全，录制视频，对生产过程进行了证据保全。

例如，（2020）最高法知民终604号案件中，原告通过公证手段对阜阳市环境保护局网站“关于安徽昊源化工集团有限公司硫回收制硫酸装置节能技术改造项目环评简本公示的通告”文件进行了公证，并提供第三方为被告提供的项目委托合同及环评报告等初步证据。经原告申请，一审法院到被告公司硫回收单元控制室对运行DCS控制系统的计算机显示屏及外部环境拍摄照片9张，视频1段。由科洋公司工作人员拍摄其生产线装置照片2张，调取了被告现场证据及第三方州市航天长征化学工程股份有限公司，调取该公司为昊源硫回收单元制作的工程设计图14张。原审法院依据上述证据进行了侵权对比，认为被告的技术方案落入原告专利权利要求的保护范围，最高院二审维持了一审法院的判决。

（二）通过申请法院调取或者开具调查令的方式取证

由于化学行业的强监管性，被告方实施的技术方案往往在多个部门存档。例如环评报告、安评报告、设计图纸、验收报告、特种设备等皆在相关部门有备案或存档。原告可以申请法院向相关部门调取或者开具调查令由律师调取。

例如，（2020）最高法知民终1559号案件案件中，原告提供了由法院调取的安评报告、设计专篇的内容等证据。原告主张以安评报告、设计专篇中的技术内容作为侵权比对的技术方案，被告主张在实际施工中修改了上述内容，但没有提供具体修改内容方面的证据，同时被告以涉及商业为由拒绝法院的现场勘验。一审法院和最高院最终认定，根据安评报告、设计专篇内容的性质、法律对安评报告、设计专篇的要求等因素。在没有相反证据的情况下，也就是被告主张实际施工中修改了安评报告和设计专篇中的内容，在被告掌握上述证据的情况下，被告又不提供与安评报告内容不一致的证据来证明实际实施内容已经被修改。因此，最高法院认为根据举证责任的分配原则，可以采纳原告提交的安评报告、设计专篇内容等内容作为侵权比对的基础来进行侵权比对。

（三）提供相关证据主张新产品制造方法的举证责任倒置

根据《中华人民共和国专利法》（2021修订）第六十六条的规定：专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条的规定：专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：

（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；

（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；

（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。

原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。

例如，（2020）最高法知民终159号案件中，原被告一致同意对涉案产品成分及比例委托第三方鉴定，经鉴定涉案产品成分中含有硫酸铵，最高院认为硫酸铵具有耐燃、阻隔和防止火势蔓延的功能，且含量高达25%，不属于不可避免的常规数量杂质。涉案产品的成分磷酸一铵含量55%；硫酸铵含量为25%；活性白土含量为20%与涉案专利的磷酸一铵300-600、碳酸钙30或450、活性白土10或100、硅化的白炭黑10或40、云母10-30，硅油4或10或20；2明显不同，被告制造的产品与使用涉案专利方法制造的产品并不属于同样产品，被告不应承担提供其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

例如，(2020)最高法知民终342号案件中，原告华瑞同康公司主张，涉案专利既是方法专利，也是产品专利。涉案专利产品属于“新产品”，是指新的精确度，即敏感性为0.798、特异性为0.997。对此，本院认为，根据涉案专利权利要求书及说明书的记载，涉案专利产品是一种依照涉案专利方法制造的抗人TK1-IgY组合抗体以及制备的试剂盒，说明书中所声称的敏感性、特异性数值是该产品的技术效果，并不因其比现有技术具有更好的技术效果而当然推知其为“新产品”。另外，其产品专利之所以具备创造性，是因为采用了涉案专利的制备方法，也即产品专利是用方法特征进行限定的。所以，产品专利具备创造性也不意味着产品本身当然是“新”的。在华瑞同康公司未提交其他证据证明专利产品为“新产品”的情况下，尚不能适用专利法第六十条第一款所规定的举证责任倒置。

在司法实践中，主张新产品制造方法的举证责任倒置，原告方负有较重的举证责任，需要证明依照专利方法制造的产品属于新产品且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品，且“新产品”是指该产品系在专利申请日之前，市场上从未出现过的产品。

（四）通过具有资质的第三方制作检测报告或者鉴定报告

在化学专利侵权案件中，对于涉案产品或工艺技术方案的查明，往往需要借助第三方的进行检测或者鉴定。关于化学专利侵权案件中的检测报告和鉴定报告的适用，笔者在前期的文章中已经详述，本文不再做赘述。

例如，（2019）最高法知民终649号民事案件中，在一审程序中，原告申请法院委托第三方鉴定机构对权利要求的保护范围和被诉侵权产品是否落入专利的保护范围进行鉴定，并由鉴定机构出具鉴定意见。鉴定组委托第三方对侵权产品进行检测，并由鉴定组最后形成了鉴定意见，并给出鉴定结论。本案中鉴定组鉴定方法如下：首先，鉴定组对涉案专利ZL201110066517.7的权利要求1、3、4进行技术特征划分；其次，鉴定组基于鉴定材料，委托检测机构对阳光630荧光粉和阳光626A荧光粉进行检测，并对荧光粉的相应技术特征进行提取；最后，鉴定组将涉案专利ZL201110066517.7权利要求1、3、4的技术特征与阳光630荧光粉、阳光626A荧光粉的相应技术特征进行逐一比对，针对两者是否相同或者是否等同作出鉴定结论。最高院认为在被告没有提供相反证据及合理理由、又没有提出重新鉴定的情况下，上述鉴定结论事实清楚、合法适当。

三、总结

化学专利侵权案件与普通专利侵权案件最大的区别在于被控侵权产品或工艺的取得以及被控侵权技术方案的确定。本文结合实际的司法案例归纳总结出化学专利侵权案件中几种特殊的取证方式，包括通过法院保全或现场勘验的方式取证、通过申请法院调取或者开具调查令的方式取证、提供相关证据主张新产品制造方法的举证责任倒置、通过具有资质的第三方制作检测报告或者鉴定报告，供读者参考。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京律所）

导语

专利侵权案件中的鉴定意见通常是由专业机构或专家对涉及专利的技术问题进行的专业判断。在专利侵权纠纷中，鉴定意见作为重要证据，帮助法院或相关机构理解复杂的技术问题，从而对侵权行为进行准确认定。鉴定意见在专利侵权诉讼中扮演着核心证据的角色，其意义不仅在于弥补法官专业技术知识的局限，将抽象的专利权利要求转化为可操作的比对标准，还原侵权行为；更在于其经法定程序形成并由法院审查，既保障诉讼程序公正，又能防范以鉴代审。

一、鉴定的定义

鉴定是指在诉讼活动中，由具备鉴定资格的鉴定机构和鉴定人，依据法定程序，运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行检验、鉴别和评定，并出具鉴定意见的活动。在专利侵权诉讼中，鉴定能够为法官提供客观、中立的技术意见，是专利侵权诉讼中技术事实查明的重要手段。

二、鉴定的范围

对于民事诉讼中的鉴定范围，《民事诉讼法》第七十九条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》（2022年修正）第一百二十一条作出了规定：当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。申请鉴定的事项与待证事实无关联，或者对证明待证事实无意义的，人民法院不予准许。《最高人民法院关于人民法院民事诉讼中委托鉴定审查工作若干问题的规定》对于人民法院不予委托鉴定的情形作出了具体规定：(1)通过生活常识、经验法则可以推定的事实；(2)与待证事实无关联的问题；(3)对证明待证事实无意义的问题；(4)应当由当事人举证的非专门性问题；(5)通过法庭调查、勘验等方法可以查明的事实；(6)对当事人责任划分的认定；(7)法律适用问题；(8)测谎;(9)其他不适宜委托鉴定的情形。拟鉴定事项所涉鉴定技术和方法争议较大的，应当先对其鉴定技术和方法的科学可靠性进行审查。所涉鉴定技术和方法没有科学可靠性的，不予委托鉴定。

根据上述规定，鉴定范围限于查明案件事实的专门性问题，即超出法官一般认知范围，需运用科学技术或专业知识进行判断的问题。允许鉴定的事项本质上是客观技术事实的还原，旨在通过科学手段揭示案件真实情况，为法官提供客观依据。禁止将本可通过常规手段解决的问题纳入鉴定范围，避免司法程序冗长化，防止当事人通过鉴定拖延诉讼，浪费司法资源。通过限定鉴定范围，审查技术与方法可靠性，防止鉴定被滥用或误用，从而维护司法鉴定的公信力。

本文重点关注与专利侵权诉讼相关的鉴定范围，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十九条对知识产权诉讼中的鉴定范围作出了相对明确的规定，在专利侵权诉讼中，法院可以对下列待证事实的专门性问题委托鉴定：被诉侵权技术方案与专利技术方案、现有技术的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同；被诉侵权物与授权品种在特征、特性方面的异同，其不同是否因非遗传变异所致；其他需要委托鉴定的专门性问题。

具体来说，在专利侵权诉讼中，允许鉴定的范围包括：鉴定被控侵权产品或方法的技术特征与专利权利要求中的技术特征是否相同或等同；被控侵权产品的外观设计与专利外观设计是否相同或近似；被控侵权技术是否属于专利申请日前的公知技术（被控侵权方通过现有技术抗辩）。总之，鉴定的范围严格限定于技术事实的查明，而法律适用问题比如权利要求保护范围的界定、是否构成侵权等仍由法院判断。当事人若超出鉴定范围申请鉴定，其鉴定申请可能无法准许。若单方委托的超范围鉴定，涉及法律适用问题，鉴定人对专利权利要求进行了解释，对被诉侵权产品是否落入专利权的保护范围进行了认定，该种情形下的鉴定意见只能作为鉴定人提供的中立的专业意见，法律适用应由法官完成，该种鉴定意见并不能直接作为定案依据。

三、法院委托鉴定和单方委托鉴定

根据鉴定启动方式的不同，鉴定可以分为两种情形：一是法院委托鉴定，即案件审理过程中，当事人向法院申请鉴定并经法院批准，由法院委托选定的鉴定机构实施的鉴定或是法院依职权委托的鉴定；二是单方委托鉴定，即当事人自行委托鉴定机构实施的鉴定。二者在委托流程、鉴定意见的证据效力等方面存在很大差异。本文将着重对这两种鉴定情形的适用展开论述。

1. 法院委托鉴定

在案件审理过程中，一方当事人可以针对查明案件事实的专门性问题向法院申请鉴定，法院也可以依职权委托鉴定。在法院委托鉴定的流程中，鉴定机构的选择、鉴定方案的确定、鉴定材料的质证、鉴定意见的审查都在法院的主导下完成，严格遵循了鉴定流程相关的法律规定，因此，由法院委托实施的鉴定，其鉴定意见一般都具有较高的证明力，即使被诉侵权方对鉴定机构或鉴定意见提出质疑，若无充分的证据证明鉴定程序违法或鉴定意见存在严重错误，由法院委托作出的鉴定结论很难被推翻。

在(2023)最高法知民终635号专利侵权纠纷案中，原告向法院申请鉴定，一审法院依法委托某鉴定机构对被诉侵权产品进行了检测和鉴定。鉴定意见不利于被告，被告一审被判定构成侵权，向最高院上诉，以该鉴定机构不具备鉴定资质为由主张不应采信鉴定意见。最高院根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》中关于鉴定范围、鉴定机构、鉴定意见的审查等相关法律规定，认定一审法院委托某鉴定机构对被诉侵权产品中是否含有相关成分进行鉴别和含量测定并无不当，鉴定意见应予采信，首先，根据前述法律规定，对于诉讼过程中的专门性问题，人民法院可以委托鉴定机构或者具有相应技术水平的专业机构进行鉴定或者检测。如果委托鉴定事项涉及的专业领域较为特殊，或者属于前沿科技领域，可能出现该领域尚未实行“鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度”，在此情形下，人民法院可以依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十二条规定的鉴定人选任程序，确定相应技术水平的专业机构、专业人员鉴定。只要该专业机构具备相应的专业资质或者技术水平，检测或者鉴定过程客观公正，并不属于因专业机构无相应鉴定资格而导致影响采信相关检测结果或者鉴定意见的情形。当事人仅以该专业机构无鉴定资质主张不应采信检测结果或者鉴定意见的，人民法院不予支持。本案中的鉴定机构属于具备相应技术水平的专业机构，具备相应的检测条件，一审法院依照法定鉴定人选任程序，确定某鉴定机构对本案涉及的技术问题进行检测鉴别并出具鉴定意见符合法律规定。被告提出的主张缺乏依据，法院不予支持。

此外，在(2019)最高法知民终649号案、(2020)最高法知民终1104号案、(2020)最高法知民终1602号案、(2024)最高法知民终900号案中，均由法院在案件审理过程中委托鉴定机构对被诉侵权产品进行了鉴定或检测，被告针对鉴定机构的资质、鉴定材料、鉴定方法、鉴定结论提出质疑，但未提交相反证据证明，法院对其主张不予支持。

2. 单方委托鉴定

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四十一条规定：对于一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见，另一方当事人有证据或者理由足以反驳并申请鉴定的，人民法院应予准许。结合司法实践，一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见，在法律性质上虽然不属于民事诉讼法所称的由人民法院经由司法鉴定程序所获得的鉴定意见，证明力要弱于法院委托鉴定，但法律并未排除其作为证据的资格。一般可以参照法律和司法解释关于鉴定意见的审查规则和准用私文书证的质证规则，结合具体案情，对其证明力适当从严审查。自行委托取得的书面意见由具有相应资格的机构和人员作出、检测程序合法、对照样品来源可靠、检测方法科学，经质证对方当事人未提出足以推翻意见的相反证据或者足以令人信服的质疑的，一般可以确认其证明力。一方当事人自行委托鉴定时，需要注意以下几点（1）鉴定机构的选取要符合鉴定机构资质的相关规定，从法院公布的鉴定机构名录中选取。（2）对获取鉴定材料的过程通过公证方式进行保全。（3）在委托鉴定之前，确保鉴定方法、鉴定步骤符合国家、行业标准，严格按照相关规范进行鉴定。

在(2022)最高法知民终1293号专利侵权纠纷案中，原告在诉前自行委托了鉴定机构对侵权产品进行了检测，被告认为该检测报告是原告单方委托，缺乏法院和对方当事人监督，原告引导鉴定机构使用不科学的方法进行鉴定，在程序上存在重大瑕疵，直接导致实体结论错误，鉴定报告不应采信。对此，最高院经审理认为，被诉侵权产品的购买、取样、封存过程进行了公证，鉴定方法和鉴定程序并无不当，在无相反证据予以否定的情形之下，被告的主张法院不予采纳。结合原告当方委托鉴定的鉴定意见，法院依法作出了认定被告侵权的判决。

在（2021）最高法知民终732号专利侵权纠纷案中，原告在诉前自行委托鉴定机构对被诉侵权产品进行了鉴定，一审法院据此判定被告构成侵权。被告以鉴定材料样品来源不明，对涉案鉴定报告的检测结论、方法以及证明的目的均存在异议为由，向最高院提起上诉。最高院经审理认为，原告单方委托某检测技术公司出具的检验报告存在对照样品无样品编号、未注明对照样品来源等问题，无法确认是否为审定品种的标准样品，检验结论存在明显疑点。依据相关法律规定，如自行委托取得的书面意见由具有相应资格的机构和人员作出、检测程序合法、对照样品来源可靠、检测方法科学，经质证对方未提出足以反驳的相反证据，一般可以确认其证明力。但是如果经审查，该意见存在程序严重违法、对照样品来源不明等重大错误，或者当事人提交了足以推翻意见的相反证据的，人民法院可不予采信。

3. 既有法院委托鉴定又有单方委托鉴定

在专利侵权诉讼中，可能存在单方委托鉴定和法院委托鉴定同时发生的情形，一方当事人自行委托鉴定机构出具鉴定意见，法院又委托鉴定机构进行了鉴定，或者一方当事人对法院鉴定意见不认可，又自行委托了鉴定。当两种鉴定意见存在矛盾时，法院通常采纳法院委托鉴定的鉴定意见。

(2022)最高法知民终1253号专利侵权纠纷案中，一审法院经双方当事人协商同意后，先后委托两家鉴定机构分别对本案相关的专业性问题进行技术检测。经审查，两次检测程序合法，对相应的检测报告予以采信。至于被告单方委托某检测机构作出的检测报告，其内容也无法证实检测样品与本案的关联性，故对该检测报告均不予采信。一审法院判定被告构成侵权。被告在二审中主张一审法院委托鉴定机构进行鉴定不具有法律依据，检测报告未提出客观鉴定意见，无检测必要，不应作为证据使用。最高院经审理认为，一审法院委托双方共同选择的鉴定机构进行鉴定，符合相关司法解释的规定。被告未提供证据证明检测报告存在违反法律规定的情形，因此其主张检测报告不应作为证据使用，没有事实和法律依据，法院不予支持。关于被告单方委托鉴定机构作出的检测报告，无法证明检测对象的真实性，检测报告与相关案件事实缺乏关联性，不予采信。

四、结语

在专利侵权诉讼案件审判实务中，法院委托鉴定由法院主导完成，若无充分的不予采纳的事由，其鉴定意见将被法院采纳。单方委托形成的鉴定意见证明力弱于法院委托鉴定，法院会重点审查鉴定机构是否具有鉴定资质、检测程序的合法性、对照样品来源的可靠性、检测方法的科学性，经质证对方未提出足以反驳的相反证据，一般可以确认其证明力。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京律所）

导语

判断发明相对于现有技术是否显而易见，通常可以按照“三步法”进行。《专利审查指南》在第二部分第十章有关化学领域发明专利申请审查的若干规定中，又进一步细化了化合物的创造性判断方法，即（1）结构上与已知化合物不接近的有新颖性的化合物，具有一定的用途或效果就可以认为它有创造性而不必要求其具有预料不到的用途或者效果；（2）结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果，其创造性才能被认可。本文依据《专利审查指南》的相关规定，并结合司法实践中典型无效案例，系统梳理化合物专利创造性认定的适用标准，以供读者参阅。

一、化合物母核结构的认定标准

在化合物专利中，母核通常是多个化合物之间保持不变的共同结构，构成该类化合物的基本骨架，在结构上表现为杂环、芳香环或其组合，具有良好的系列共性和分子稳定性。化合物的母核蕴含了化合物结构与其活性之间的内在关联，不能单纯从结构相似性的角度进行确定。以马库什通式表征的化合物发明专利为例，化合物的通式结构包括以确定的原子和化学键表示的固定部分，以及以大量可选取代基团表示的可变部分，通式结构中的固定部分与活性相关，但并不必然是化合物的母核。

在替格瑞洛化合物专利无效案中，涉案专利要求1的化合物与证据1中的化合物存在的区别特征包括：最左侧环戊烷上的R取代基不同，本专利权利要求1化合物最左侧环戊烷的R取代基为-OCH2CH2OH，而证据1实施例86化合物的相应R取代基为-C(O)NH2。国家知识产权局第33591号无效宣告请求审查决定认定：无论对于取代基-CH2OH，-OCH2CH2OH和-OH，抑或取代基-C(O)NH2，在药物化合物的设计中，均被本领域技术人员大量用于对母体化合物的结构修饰，这种基团替换属于本领域技术人员的常规技术手段；（2018）京行终6345号二审行政判决认定，证据1中的权利要求1是一个马库什权利要求，众所周知，马库什权利要求包括不可变的骨架部分和可改变的马库什要素。在证据1整体技术方案中，左上角与苯环相连的羰基属于不可变的骨架，并非可修饰的可变基团。专利复审委员会将本属于不可变的骨架部分的羰基纳入可变基团，违背了本领域技术人员的通常认知，属于事实认定错误。根据证据1的整体教导，本领域技术人员会认为证据1中包括羰基在内的骨架部分是产生药理活性的化学结构片段。一旦改变了骨架部分中的任何一个部分，无论是环结构这样的较大部分，还是如羰基这样的较小部分，均无法预期是否还能够产生同样的药物活性，从而无法预期是否能够实现证据1所得到的技术效果。在此情况下，本领域技术人员根本没有动机去除证据1实施例86中的羰基并替换为其他基团。

（2021）最高法行再260号行政判决书认定，马库什权利要求是化学发明专利申请中一种特殊的权利要求撰写方式，即一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素。当马库什要素是化合物时，该撰写形式仅仅是对化学结构式的一种概括表达方式，不必然揭示其结构和生物活性之间的关系，仍须本领域技术人员结合现有技术进行判断。本案中，证据1既没有明确记载，也没有提供实验数据支持其通式左上角与苯环相连的羰基属于不可变的基团，本领域普通技术人员无法直接地、毫无疑义地确定该羰基不可改变。不能仅因为证据1中撰写的马库什化合物权利要求将其列为马库什化合物的共同结构就认为该羰基基团不可修饰并将其作为化合物产生药物活性必不可少的部分。二审判决仅以证据1实施例86左上角与苯环相连的羰基属于马库什权利要求的共同结构即认定本领域技术人员根本没有动机去除羰基并替换为其他基团错误”。

综上，在化合物专利无效创造性判断时，母核的认定会直接影响到创造性的成立与否。认定母核需要将结构信息与其反映的特定功能、用途和效果相联系，依照不同的具体的结构单元对化合物相关性能的贡献大小来进行甄别，这种认定至少应考虑以下的几个因素：（1）结构单元在分子中的位置及所占比重；（2）结构与性能之间的构效关系，即结构单元对分子整体性能、用途和效果的影响；（3）该应用领域的现有技术状况及相关技术常识。另外，结构改造位点涉及马库什化合物通式结构的固定部分，并不表示其必然属于化合物的基本结构，以致于后续不能被改变，其仍然需要结合专利文件以及相关证据记载的内容分析其是否属于化合物的基本结构，进而判断本领域技术人员在面对发明实际解决的技术问题时是否有动机对其进行改造。

二、化合物创造性的判定

在化合物专利创造性判断中，首先确定母核结构；其次，如果结构改造位点位于母核结构中，一般推定具有创造性；再次，如果结构改造位点位于位于化合物的可变部分，如果具有预想不到的技术效果，则认定具有创造性，反之不具备创造性。

（一）母核不同：原则上推定具备创造性

当化合物与最接近现有技术相比，母核结构发生变化，且现有技术未提供明确的结构转换路径或功能关联，通常可认定两者技术方案存在实质差异，进而推定具备创造性。

（2018）京行终6345号行政判决书认定，涉案专利权利要求1化合物采用三唑并[4,5-d]嘧啶母核，而对比文件证据1的实施例86披露的化合物则含有不可变的羰基结构，两者在核心结构上存在区别，法院据此认定母核不同构成实质差异，认可其创造性。

其中涉案专利权利要求1具体结构式如下图所示：

实施例86具体结构式如下图所示：

国家知识产权局第45997号无效宣告请求审查决定（利伐沙班无效案）中，请求人主张利伐沙班与化合物A均含苯基噁唑烷酮结构，但法院认定两者在左侧母核结构（吗啉酮与苄脒）上明显不同，且现有技术未提示此类替换方式能够保留生物活性，最终认定母核不同，构成非显而易见性，维持专利有效。

（二）母核相同但具备预想不到的技术效果：可认定具备创造性

当化合物保留原有母核结构，仅在取代基、连接方式或周边结构上作出改动时，是否具备创造性取决于该结构改造是否带来所属技术领域人员无法预期的技术效果。在此种情形中，“预想不到的技术效果”成为能否认可专利具备创造性的关键标准。认定“预想不到的技术效果”，要求结构改造带来的技术效果超出本领域技术人员根据现有技术所能合理预期的范围。判断是否具备这一效果，通常包括三个方面：一是现有技术中未揭示或暗示该结构变化会带来所述效果，二是该技术效果不能通过常规逻辑推理或有限实验直接获得，三是申请文件中应提供明确的实验数据，显示在药效、安全性、新用途等方面具有实质改进。只有在上述条件同时满足的情况下，结构上的有限改造才可能获得创造性的法律认可。

国家知识产权局第48183号无效宣告请求审查决定书（马昔腾坦案）认定，涉案专利磺酰胺类化合物与证据5化合物7k母核相同，但嘧啶环4-位的磺酰胺基连接方式差异显著（氮连与碳连），且实验结果显示专利化合物具备更强的内皮素受体拮抗活性，未被现有技术覆盖，最终维持专利有效。

在国家知识产权局第42407号无效宣告请求审查决定书（舒尼替尼案）认定，虽然其母核与对比化合物结构相同，但说明书提供了具体实验数据，表明其在多靶点抗癌活性方面显著优于现有技术，具备预想不到的技术效果，最终法院认定其具备创造性。

（三）母核相同且无显著技术效果：通常不具备创造性

若仅在官能团、取代基位置或晶型上进行常规改造，而未能提供实验数据证实其具备超出现有技术预期的技术效果，通常会被认定为本领域技术人员的常规技术手段，缺乏创造性。

(2021)京73行初10636号行政判决认定，本领域技术人员在证据1已经公开式I化合物、实施例12的化合物，并教导其属于SGLT-2抑制剂的基础上，为了寻求更多结构类似的替代化合物，有动机根据证据1的通式化合物公开的内容在R3和R4末端位置使用本领域常见基团进行替换，进而得到式II的通式化合物，这种基团替换属于常规的结构修饰，是本领域技术人员解决获得替代化合物这一技术问题的常规技术手段。而为了制备该通式II化合物，本领域技术人员同样有动机借鉴证据1中实施例12公开的中间体制备方法，并参考流程1以本领域公知常识来制备用于合成该化合物。此外，权利要求2中相应取代基的其他选择，例如卤素、金属、羟基保护基等的具体选择，均属本领域常规技术手段。此外，本专利说明书并未给出任何针对具体化合物的活性实验数据，更未给出任何涉及SGLT-1抑制活性相对于本领域技术人员的预期水平会有不同的描述及相应的实验数据。在阅读本专利说明书内容后，本领域技术人员仅能够意识到本专利的化合物具有一般的SGLT-2的抑制活性，而不会确信其具有超出现有技术常规水平的SGLT-2抑制活性，更不会确信其在具有显著SGLT-2抑制活性的基础上不具有SGLT-1的抑制活性等其他预料不到的技术效果。最终认定，化合物不具备创造新。

三、总结

化合物发明创造性的判断是综合平衡众多影响因素的过程，重要的是从本领域技术人员的角度出发，分析发明要求保护的化合物与现有技术中的，化合物的结构特点、技术效果特别是由实验结果证实的技术效果，以及二者之间的内在联系。本文结合实际案例分析化合物创造新的适用标准，初步总结归纳了化合物创造性的判断步骤和判定方法。

（本文作者：盈科王柱、崔德宝律师 来源：微信公众号 盈科北京律所）

一、“附执行条件”专利侵权判决的基本内容

为探究此类判决的内在逻辑，基于（2024）最高法知民终370号和（2023）最高法知民终2889号，对此种判决内容进行拆解如下：

二、三大核心问题：

解读“附执行条件”判决的底层逻辑

基于以上内容拆解，我们通过如下问题，就附执行条件判决适用条件进行说明如下：

（一）被诉技术落入专利权保护范围

根据《专利法》第十一条^[1]规定，发明创造被授予专利权后，除非《专利法》另有规定，否则，任何单位或者个人未经许可，不得实施专利权。即专利权获得专利授权之后，具有直接的独占性。而判断是否落入保护范围，即是否构成侵权，是专利侵权诉讼程序的基础。被诉技术是否落入专利权保护范围的判断具有独立性，一般不需要考虑专利权是否可能被宣告无效。

一般来讲，专利侵权诉讼程序中，只有在构成侵权的前提下，才有必要进行其他事实，如现有技术抗辩、先用权抗辩及侵权责任等方面的判断或认定。相反，如果被诉技术未落入涉案专利的保护范围，即未构成对涉案专利的侵害，也没有必要考虑其他事实，当然也就没有必要考虑适用“附执行条件判决”进行处理。

因此，被诉技术落入涉案专利保护范围，构成对涉案专利的侵害，是适用“附执行条件判决”的第一个前提。

（二）涉案专利已经被提出无效宣告请求，且被宣告无效的可能很大

在判断被诉技术落入涉案专利保护范围前提下，还需要考虑涉案专利权稳定性。

虽然专利侵权程序可以不考虑专利权的稳定性，但如果有证据证明涉案专利被宣告无效的可能性很大，侵权诉讼程序一概视而不见，有违公平公正的司法原则。因此，考虑涉案专利所处的法律程序及其稳定性，就成为第二方面的考虑。

这方面考虑主要涉及两个角度：一是当前程序，即涉案专利已经被提出无效宣告请求，处于无效宣告请求程序之中，即已经启动了挑战专利权有效的法律程序；二是从实体上考虑，涉案专利被宣告无效的可能性较大，即很可能被宣告无效，而宣告无效将直接决定侵权判决结果及公平公正性。如果未满足上述条件，法院可以径行依法判决，就无适用“附执行条件判决”的必要。

（三）涉案专利的无效宣告程序或需较长时间才能作出决定

虽然涉案专利已经进入无效宣告请求程序，但由于一些原因，无法正常进行，并可能需要更长时间作出决定。如果无限期等待，将导致专利侵权诉讼久拖不决，既损害专利权人合法权益，也不利于市场秩序稳定。

由于程序及实体关联性和复杂性，存在很多因素导致专利无效程序无法正常进行：如（2023）最高法知民终2889号，就由于专利无效程序与专利无效程序之间相互制约，又由于专利无效行政诉讼程序对专利无效程序的影响，导致专利无效程序无法正常进行；如（2024）最高法知民终370号案，就涉及涉案专利被财产保全导致专利无效程序无法正常进行。

相反的情况，即使涉案专利有效性已经被挑战，且挑战成功的可能很大，但如果无效程序正常进行，就可以在较短的时间内作出决定，专利侵权程序也可以进行适当等待，也就没有必要考虑适用“附执行条件判决”。

因此，涉案专利的无效宣告程序可能需要较长时间才能作出决定，是适用“附执行条件判决”的第三个因素。

三、“附执行条件判决”价值启示：

寻找公平公正的支点

鉴于当前专利纠纷中，专利侵权与专利确权程序分立的机制，法律人进行了很多的探索，从“合并召开庭前会议的方式”^[2]协调行政与民事诉讼程序，到“专利权稳定性存疑时可引导当事人作出未来利益补偿承诺”方式^[3]，再到“附执行条件判决”。我们认为：当前的探索与努力，均体现了法律人追求公平公正价值的精神。公平公正价值主要体现在：对专利权人而言，可避免因无效程序拖延而丧失救济机会；对被诉侵权人而言，可防止为”不稳定专利”承担不可逆的赔偿责任；对司法实践而言，为类似”专利稳定性存疑+无效程序受阻”的案件提供了裁判范式。

在知识产权保护日益强化的今天，附执行条件判决为平衡”保护创新”与”防止滥用”提供了新路径。对于企业而言，这一判决也提醒：在专利布局时需注重稳定性，在应对侵权纠纷时要及时运用专利无效程序维护自己权益；而对法律从业者来说，如何在制度框架内实现个案公平，将是持续探索的课题。