2017年12月25日，被称之为“中国GUI外观设计专利侵权第一案”的北京奇虎科技有限公司、奇智软件（北京）有限公司诉北京江民新科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案的一审判决出炉，北京知识产权法院在该判决中的观点在业内引起一片哗然，甚至有人用“大写的尴尬”来评价此案。这种“尴尬”很大程度上是由于立法滞后造成的，从GUI外观设计专利诞生之初就存在，而且并没有随着时间的推移而化解。

一、GUI外观设计专利的由来

2014年3月12日，国家知识产权局发布第68号令，对部门规章《专利审查指南》进行了修改，将包括图形用户界面的产品外观设计纳入外观设计专利保护的客体，该修改于2014年5月1日起施行，这被视为我国在GUI外观设计专利保护领域的里程碑。在此之前，外观设计专利的图或照片是不能包括通电状态下才显示的界面，如果包括通电状态下才显示的界面，会以补正通知书的形式要求删除，否则将予以驳回。

虽然第68号令被视为GUI外观设计专利的里程碑，但也应该注意到，此次《专利审查指南》的修改是专利法和相关司法解释未做任何修改的情况下做出的，《专利审查指南》作为部门规章，其法律地位决定了其无法突破现行的外观设计专利法律框架。不可否认，国家知识产权局在GUI保护方做出了积极努力和探索，但对于此次修改，更准确的讲，是将原本不能出现在外观设计专利图或照片中的图形用户界面作为产品外观设计的一部分纳入到外观设计专利中，并不是将图形用户界面单独作为外观设计保护客体。

二、GUI外观设计专利尴尬的根源之所在

从68号令公布至今已有三年多的时间，尽管在此期间，最高人民法院曾在2016年3月21日发布过最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)，但该解释并未对涉及GUI的外观设计专利侵权裁判规则做出任何解释。

根据《专利法》第二条第四款的规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”，虽然该规定的落脚点是设计本身，但实践中，无论是立法机关还是专利审查部门都强调外观设计专利必须“以工业产品本身为载体”。

根据《专利法》第五十九条第二款的规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。这决定了在确定外观设计专利保护范围以及进行侵权比对时，不能脱离“产品”本身。由于图形用户界面（GUI）仅仅是产品的外观设计的设计要素之一，并不能将图形用户界面（GUI）与包括图形用户界面的产品外观设计专利进行侵权比对，这就是GUI外观设计专利尴尬的根源之所在，北京知识产权法院在判决书中的观点也印证了这一点。

在“中国GUI外观设计专利侵权第一案”中，北京知识产权法院明确指出：“在对‘包含图形用户界面的产品’尚不存在独立于现有外观设计法律规则之外的特殊规则时，适用于该类产品的规则与适用于其他产品的规则不应有所不同”，“在针对该新类型外观设计无专门侵权认定规则的情况下，本案的审理仍适用现有的外观设计侵权规则”。

北京知识产权法院在该案中认定不侵权的理由之一在于: “被诉侵权行为是被告向用户提供被诉侵权软件的行为，因被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品，据此，即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围”。

三、局部外观设计保护制度是否能当然化解这一尴尬

在国务院法制办公开征求意见的《专利法修订草案（送审稿）》中，第二条第四款建议修改为：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”这表明将把局部外观设计纳入了专利法的保护范围。

业界对专利法第四次修改报以厚望，并期望能借助局部外观设计制度彻底化解GUI外观设计专利的尴尬局面。但是根据国家知识产权局有关局部外观设计的立法问答，局部外观设计制度并不能当然化解这一尴尬。

在该立法问答中，未涉及任何与图形用户界面有关的内容。而且对局部外观设计的定义是“局部外观设计，就是针对产品的某一局部所作出的创新设计，比如玻璃杯的杯口、微波炉的旋钮等。“局部”与“整体”是相对的，通常情况下，“局部”指的是整体中不可分割的部分。”进一步，还强调“纳入专利法保护的“局部外观设计”，至少应当排除以下两种情形：一、如果设计不能占据一定的实体空间，则不能构成“局部外观设计”，例如产品表面的一条非封闭的轮廓线；二、请求保护的“局部”应当相对完整和独立。按照该解释，不占据实体空间的图形用户界面并不能构成局部外观设计，仍然不能化解GUI外观设计专利的尴尬处境。

四、结语

在现有的外观设计专利法律框架下，化解GUI外观设计专利的尴尬并非易事。从鼓励设计创新，促进相关产业发展的角度，应加快专利法修改进程，并配套相应的裁判规则，使外观设计专利制度能够与技术发展和产业发展相适应。

（本文作者：盈科许国兴律师）

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