林子大了，什么鸟都有。企业大了，什么样的人都来告。随着知识产权保护力度的增强，知识产权“碰瓷式”维权的情况也屡有发生。虽然最高法院公布的民事案由有“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”这一项，但法院在日常审判中，基于充分保障民事主体诉讼权利的考虑，很少认定知识产权案件的原告方构成恶意诉讼。

一、案情简介

2011年3月，谭某因为销售“”形象的音箱，被腾讯公司起诉侵犯著作权和商标权。后在法院的主持下，双方达成和解协议，谭某不仅同意停止销售侵权音箱，支付赔偿款，调解笔录还记载了谭某陈述“我在2008年12月23日向国家知识产权对音箱（Xzeit迷你企鹅型）申请外观设计专利，我保证在一个月之内向国家知识产权局撤回上述外观设计专利的申请”。

但谭某并未撤回或放弃上述外观设计专利，相反，还在继续缴纳各年的专利年费以维持专利权。

2016年2月，谭某以腾讯公司侵犯其名称为“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”、专利号为ZL200830254103.6的外观设计专利权为由，提起诉讼，要求确认腾讯公司侵权并判令支付专利使用费90万元。

腾讯公司被迫应对谭某提起的诉讼（以下简称236号案），并对涉案外观设计专利提出无效宣告请求。

专利复审委员会经审查认为涉案专利的卡通企鹅形象与腾讯公司在先美术作品中的卡通企鹅形象在表现手法、设计元素的运用等各个方面均高度一致，谭某在涉案专利中所展现的设计与腾讯公司在先作品构成实质性相似，涉案专利与在先著作权相冲突，不符合专利法第二十三条的规定，因此宣告涉案外观设计专利全部无效。该决定因无后续行政诉讼发生法律效力。

236号案的一审法院依据该专利无效决定，驳回谭某的起诉。

腾讯公司以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，对谭某提起民事诉讼，请求法院判令谭某赔偿经济损失（以下简称632号案）。

二、律师工作

    （一）整理案件证据

根据委托人腾讯公司提供的材料，并向236号案的一审法院申请复印案卷资料，加上检索在先案例等，整理出：

1.证明腾讯公司对卡通企鹅享有在先著作权以及卡通企鹅形象知名度的证据。

2.证明谭某具有主观恶意的证据，包括谭某保证放弃专利权之后，继续缴纳专利权等事实的记录。

3.证明腾讯公司因为谭某的诉讼所导致的财产损失的证据。

（二）联系确定案件的管辖法院

一般案件的管辖法院是比较容易确定的，但“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”类的案件极少，相关法律法规和司法解释又未明确地域管辖和级别管辖事宜，因此在确定一审管辖法院时还是费了不少周折。

经与基层法院和中级法院的立案庭多次电话联系和现场面谈，最终根据民事诉讼的一般原则，地域管辖按照“原告就被告”来确定，级别管辖则由于案件涉及专利事宜，确定仍由中级法院受理一审起诉。

三、案件结果

审理“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”、即632号案的一审法院归纳的案件争议焦点中最重要的一点是：谭某起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼。

一审法院认为：认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3、具有实际的损害后果；4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。

关于上述要求1，谭某在236号案件中起诉腾讯公司，要求确认侵权并支付专利使用费，将腾讯公司拖入专利侵权诉讼中，其已完成提出具体诉讼请求的行为

关于上述要求2，本案中，根据腾讯此前起诉谭某销售的企鹅音箱侵害著作权和商标权两案的的卷宗材料可知，谭某明知腾讯公司对涉案qq企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与qq企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。谭某明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。

对于上述要件3，在知识产权诉讼中造成对方当事人实际的损害后果。对本案而言，腾讯公司为应对236号案件提起的专利侵权诉讼支付了代理费、公证费、资料费等费用，谭某确实给腾讯公司造成经济损失的损害后果。

对于上述要件4，侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。本案中，考虑到专利案件的复杂性，腾讯公司为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费、差旅费亦属必要。上述费用与谭某恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

综上，632号案一审法院认定谭某起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为构成恶意诉讼，并判令谭某赔偿腾讯公司经济损失。

谭某不服一审判决提起上诉，二审法院经开庭审理后，认为一审判定认定事实清楚，适用法律正确，从而驳回上诉，维持原判。

（本文作者：盈科王承恩律师）

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