主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用
近日,最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》,公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件,并提炼出40条裁判规则。本文涉及(2019)最高法知行终53号案例,涉及主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用。
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最高院观点摘要
如果权利要求主题名称记载的效果、功能,不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能,却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在,那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。
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案件梗概
本案是专利权侵权民事纠纷案。涉案专利为发明名称为“有水位高度调节功能的插槽连接式绿化砖”的专利。
专利权人主张的权利基础是权利要求1、10。
在权利要求1和权利要求10的权利要求的主题中,都有一个功能限定的特征“水位高度调节功能”。而在权利要求10中,并没有与“水位高度调节功能”对应的技术特征。因此,对于该特征的限定作用的认定是本案的一个焦点问题。
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焦点问题
如前所述,本案中的一个焦点问题在于,前述的权利要求10的主题中限定的特征“水位高度调节功能”对于权利要求的保护范围能够产生何种影响?
笔者在写这篇文章时,还没有查到本案的二审判决书。不过,本案的审理法官在涉及同一专利权的另一专利侵权案件中指出:
对于权利要求10而言,特征部分没有记载实现水位高度调节功能的方式,“水位高度调节功能”因此不是对特征部分记载的技术特征构成的技术方案的抽象和概括。此外,从说明书的内容看,实现水位高度调节功能的方式是涉案专利对现有技术的实质贡献,被用于区别于现有技术。因此,虽然“水位高度调节功能”形式上记载在权利要求10前序部分的主题名称中,其仍属于具体技术特征。
从上述可知,法官认为,权利要求10中的“水位高度调节功能”对于权利要求10的保护范围仍然是有限定作用的。
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功能性特征
功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,而是通过功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。
本案中,“水位高度调节功能”的特征没有对结构直接进行限定,且权利要求10没有记载实现该功能的具体方式,仅通过权利要求无法直接确定实现该功能的具体实施方式,因此,“水位高度调节功能”是功能性技术特征。
而在本系列文章的第2篇所涉及的“雨刮器”案中,权利要求中记载的“用于防止锁定元件的弹性形变,并锁定连接器”这部分特征同样没有直接限定结构,为什么最高院最终认定其不是法律意义上的功能性特征呢?
这两个案子的哪方面区别导致了最高院给出了不同的认定?
根据“雨刮器”案中最高院的观点,“防止锁定元件的弹性形变,并锁定连接器”是最终实现的功能,其是通过“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”来实现的,而无论采用何种方式进行面对、延伸,都能够实现“防止锁定元件的弹性形变,并锁定连接器”的功能。
换言之,“防止锁定元件的弹性形变,并锁定连接器”对于“面对、延伸”的方式没有任何限定,从而对于安全搭扣的结构或者其与锁定元件的关系没有实质性的限定作用,因而不认为是法律意义上的功能性特征。
由此可以看出,对于功能性特征,其限定作用还是需要从结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面进行体现,如果无法体现对结构、组分、步骤、条件或者它们的关系等方面的限定,则即使形式上为功能性限定的特征,仍然不会被认定为法律意义上的功能性特征。
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功能性特征的限定作用
在专利侵权案件中,对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征,法院是根据说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,来确定该技术特征的内容。”(《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条)
本案中,针对“水位高度调节功能”这一特征,最高院认为,涉案专利中是通过底部即将贯通的盲孔的水位高度调节溢水孔来实现的,使用者选择打通位于不同高度的溢水孔实现调节水位高度。
被诉侵权产品中有一个设置在底面的”溢水柱”。对此,最高院认为,被诉侵权产品的溢水柱只有一个水位高度,既无法调节水位高度,也无法供使用者选择打通与否,其功能、效果均不相同。从而认定被诉侵权产权的“溢水柱”与涉案专利的“水位高度调节功能”这一特征不等同。
对于前述的最高院的论述,笔者有不同意见。
最高院将“水位高度调节”解释为“通过不同高度的溢水孔实现调节水位高度”,也就是说,需要有多个溢水孔来实现不同高度的水位调节。
但是,实际上,涉案专利的权利要求1中,限定的溢水孔的个数是至少一个或者一组。在只有一个溢水孔的时候,显然不应该解释为利用不同溢水孔之间的高度差来实现水位调节。
笔者认为,这里的“水位高度调节”可以理解为,将水位高度调节至与没有溢水孔的情况下的水位不同的高度,也就是,通过设置一个或多个溢水孔,来将水位降低至溢水孔的高度。至于溢水孔的个数,可以是一个,也可以是多个。被诉侵权产品的溢水柱虽然只有一个水位高度,但仍然可以实现将水位调节至与没有溢水孔时不同的高度,从而达到水位高度调节功能。
如果如上所述地理解“水位高度调节”这一功能性特征,那么,对于被控侵权产品的溢水孔是否为与“水位高度调节”等同的特征这一问题,有可能会得出不同的结论。
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慎用功能性限定的特征
如笔者在本系列的第2篇文章中强调的,在专利撰写时需要谨慎使用功能性限定的特征。
在不得不采用功能性限定技术特征的情况下,应当在说明书中尽可能多地记载多种实施方式,并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能宽泛。这样,在后续可能的权利行使阶段,能够获得尽可能宽泛的保护范围。
在独立权利要求中采用功能性限定技术特征的情况下,需要设定与该技术特征在说明书中记载的具体实施方式对应的从属权利要求,为实审、无效程序中的修改提供基础。
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其他
最后,本案的专利权人实际上对于专利保护非常重视,不仅申请了很多专利对其技术进行保护,也积极进行专利权维权活动,发起了多起专利权侵权诉讼。并且,专利权人也是在不断地学习专利法知识的。
但是,专利权人维权的结果并不理想,笔者简单检索出来的案件的结果都是专利权人败诉。
笔者想说的是,专利权人积极掌握相关专利法及民法知识是值得鼓励的,另一方面,不建议专利权人不请专业的知识产权律师而是自己进行侵权诉讼。因为,专利侵权案件需要技术知识、专利法知识以及民法知识,这些知识是不可能仅仅通过几次诉讼或者短时间的学习就能够掌握的。
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相关信息
涉案专利申请号:201110239591.4
授权公告号:CN102461432 B
一审判决:(2018)桂01民初355号
二审判决:(2019)最高法知民终657号、
(本文作者:盈科刘敏律师 来源:微信公众号 知产人刘敏)