前情提要

案由：侵害外观设计专利权纠纷

案情：

A公司名下有一专利，专利申请日为2017年11月22日，A公司对B公司提起了侵权诉讼。收到诉讼材料后B公司发现，被控侵权产品本就是自己先设计开发，并且制造销售的，而且开始销售的时间在2017年11月22日之前。

请问：B公司主张先用权抗辩的同时，能主张现有设计抗辩吗？（主张现有设计抗辩的逻辑是：我自己卖产品，导致了相关设计已经公开，所以相关设计已经成为了现有设计，我实施的是现有设计。）
在这个案例中，我们姑且不考虑原告是否存在“抢注”专利的行为。可以肯定的是，这个逻辑可以有！如果存在前述情形，完全可以同时主张先用权抗辩和现有设计抗辩。那么法院的审判逻辑又是怎么样的呢？我们先来看一下两个抗辩的有关法律规定：

现有技术/设计抗辩

《专利法》第六十二条：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《专利法》第二十二条：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。第二十三条：本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

先用权抗辩

《专利法》第六十九条：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

可以看到，这两个抗辩，都属于不侵权抗辩，但从“不构成”和“不视为”的不同描述上，也能体会到两个的抗辩力度不同。在同时主张的情况下，法院会如何审判呢？

要点1：法院对现有设计抗辩审查会优先于先用权抗辩

”

裁判摘要：如果被诉侵权产品在申请日之前的制造和销售已经使得公众能够得知其技术内容，则该被诉侵权技术即已构成现有技术，任何人可以依法自由实施该技术，此时无需再审查先用权抗辩。

——【最高人民法院裁判文书】（2019）最高法知民终392号先用权抗辩和现有技术抗辩均属于不侵害专利权的抗辩事由，但二者在具体适用时应具有优先适用顺序。由于现有技术是申请日以前在国内外为公众所知的技术，任何人均可以不受限制的使用现有技术，而在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的行为人仅能在原有范围内继续制造、使用，即存在范围的限制。从上述区别可以得出，先用权抗辩中行为人在申请日前制造、使用的技术方案并不属于现有技术。在被控侵权人同时提出现有技术抗辩和先用权抗辩时，应当先审查现有技术抗辩是否成立。

”在最高人民法院作出前述判决之前，包括广州知识产权法院在内的法院裁判方法是：既判断先用权抗辩是否成立，又判断现有技术/设计是否成立。笔者曾成功办理了一起由被告同时主张现有设计抗辩和先用权抗辩的案件（外观设计专利侵权纠纷）。这个案件中，笔者代理的是被告，被控侵权产品是先行设计、开模生产的，而产品的销售全部是通过微信完成的交易。

在最高人民法院作出前述判决之前，包括广州知识产权法院在内的法院裁判方法是：既判断先用权抗辩是否成立，又判断现有技术/设计是否成立。现在依据最高人民法院的裁判规则，笔者代理的案件判决书中，法院仅对现有设计抗辩是否成立进行了判断，确认被告自己销售产品达到了现有设计的程度，该案胜诉。

要点2：现有技术/设计抗辩需达到公开的程度，“公开”的判断可结合交易习惯判断

”

裁判摘要：现有技术抗辩能否成立原则上应当将被诉侵权产品与在先公开的技术方案进行比对，但就产品在先销售公开而言，由于产品在先销售的事实往往远远早于侵权纠纷发生的时间，在先销售的产品实物大都很难找到，不能苛求被控侵权人必须提交在先销售的产品实物以进行技术比对，而是应该通过合理分配举证责任进行综合判断。

——【最高人民法院裁判文书】（2019）最高法知民终392号本案中，根据宏本公司提交的微信聊天记录，2017年6月28日，其通过微信向“成都陈若飞（民生）”展示了排列多种手机支架产品外观及型号的图片，其中型号为3R-1037的产品与被诉侵权产品型号、外观一致，并与陈若飞达成了3R-1012和3R-1037型号产品的买卖合意，宏本公司提交的广州民生快运货运单显示随后于2017年6月30日向陈若飞发货的记录。上述证据显示的沟通、买卖过程系小商品微商买卖的普遍交易方式，结合微信沟通内容以及随后的发货时间，本院可以确认上述交易行为的真实性，也即上述证据可以证明宏本公司在2017年6月28日公开销售了3R-1037产品。此外，宏本公司提交的“3R宏本李嘉伟”的朋友圈信息中，多次发布手机架参展的信息以及3R-1037产品的图片，也佐证了宏本公司作为手机架销售商在涉案专利申请日2017年11月29日之前已对3R-1037产品进行销售的事实。

”

前述案例，是一个实用新型专利侵权纠纷，而法院在没有相关证据无法完全显示技术要点的情况下，凭借微信聊天记录、图片、运货单证据中的型号、外观，综合判定被告现有技术抗辩成立。这个案例非常振奋人心，但具体到办案过程我们就会发现，被告要想成功主张现有技术抗辩，还是有难度。

笔者经办的案件，一共提交了如下几类证据：存储于电脑中的设计稿（文件的最后修改时间在申请日以前）、生产合同、内部员工对产品的讨论（有图）、宣传册（有图）、对外销售推广的微信聊天记录（有图）、专利证书（被告也就该设计申请了外观设计专利，但日期在涉案专利申请日之后）。这些证据当中，发挥了关键作用的是“对外销售推广的微信聊天记录（有图，时间均在涉案专利申请日以前）”，同时结合其他证据，最终形成了优势证据。而其他证据，任何一项都无法单独支撑被告的主张。

因此笔者提醒，被告尽量提供符合交易习惯的记录来证明产品“公开”，在外观设计专利侵权案件中，被告更是要有能够清晰看清设计的视图，以供法院完成比对。这类案件实践中难以成立的原因往往在于，时间久远，被告不注意留存证据，根本拿不出证据，只能吃哑巴亏。

要点3：主张先用权抗辩必须基于自己的合法权利

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条 被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的。
在此需要提醒各位应诉者，主张先用权的前提必须是该技术/设计为自己首创。如果是市面上原本就公开了技术/设计，自己拿来生产销售，专利权人拿来申请专利，那么说实话两人半斤八两，此时主张先用权抗辩是不会成立的，建议主张现有技术/设计抗辩。牟晋军律师团队特别提醒：实践中，前述现有技术/设计抗辩和先用权抗辩还可用于确认不侵权类的诉讼，举一反三吧！

（本文作者：盈科林明语律师）