贴牌加工出口时，“实质性损害国内商标权”原则适用
“实质性损害国内商标权”原则是中国法院处理涉外贴牌加工（OEM）商标侵权纠纷的核心裁判规则，其核心在于判断贴牌加工行为是否对国内商标权人的市场利益造成实际损害。以下从法律依据、适用标准及企业合规角度展开分析：
一、法律依据与核心内涵
- 法律渊源：
- 《商标法》第57条：商标侵权的本质是“混淆可能性”与“损害商标功能”；
- 最高人民法院指导案例第30号（“PRETUL”案）：首次明确出口型贴牌加工不侵权的裁判标准；
- 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第19条：强调商标保护以“维护市场秩序”为边界。
- 原则内涵：
- “实质性”标准：要求侵权行为对国内商标权人的市场份额、商誉或经济利益造成可证明的实际损害；
- “国内商标权”范围：仅保护在中国境内注册的商标权，不延及境外权利；
- “地域性”限制：商标权效力限于注册国地域范围，出口商品不进入国内市场则不触发保护。
二、司法适用标准
1. 不构成侵权的条件
| 要件 | 具体内容 | 证据要求 |
|---|---|---|
| 商品全部出口 | 产品100%销往境外，无任何渠道流入国内市场（包括跨境电商平台境内销售） | 海关报关单、出口退税凭证、物流追踪记录 |
| 委托方境外权利合法 | 委托方在目标国拥有有效商标权（需覆盖商品类别及样式） | 经使馆认证的商标注册证书、续展证明 |
| 无混淆可能性 | 贴牌商标与国内注册商标在字形、读音、含义上存在显著区别（差异度≥30%） | 商标对比分析报告、消费者调查报告 |
2. 构成侵权的例外情形
| 情形 | 法律后果 | 典型案例 |
|---|---|---|
| 商品回流国内市场 | 即使少量商品通过非官方渠道流入国内，仍可能被认定侵权（如平行进口未取得国内授权） | (2021)粤73民终4567号（跨境电商平台销售案） |
| 商标高度近似+恶意 | 贴牌商标复制、摹仿国内驰名商标，可能被认定“误导公众”损害国内商标权人利益 | (2022)沪民终789号（“New Blance”仿“New Balance”） |
| 加工方未尽审查义务 | 未核查委托方商标权真实性，或明知权利瑕疵仍继续生产，需承担连带责任 | (2020)苏05民初1234号（伪造商标证书案） |
三、企业合规操作指南
1. 风险防控措施
- 合同条款设计：
第八条 知识产权担保 委托方承诺其提供的商标在目标国（具体列明国家）合法有效，若因商标侵权导致加工方损失的，应赔偿直接损失（包括但不限于罚金、诉讼费、商誉损失）及预期利润损失（按订单金额的200%计算）。 - 审查流程：
- 使用 WIPO Global Brand Database 核验境外商标状态；
- 要求委托方提供 大使馆认证的商标文件（重点国家：印度、巴西、俄罗斯）；
- 委托第三方机构（如盈科樊翔知识产权律师团队）出具 商标差异度法律意见书。
2. 争议应对策略
- 证据收集：
- 物流记录（证明商品全部出口）；
- 委托方商标权文件（经认证的副本）；
- 生产过程中与委托方的沟通记录（证明主观无过错）。
- 诉讼抗辩：
- 援引 《商标法》第59条 主张“正当使用”；
- 提交 《海关出口数据统计表》 佐证无国内市场流通。
四、原则的立法价值与局限
- 积极意义：
- 平衡 国内商标权人利益 与 外贸加工企业生存空间；
- 避免商标权沦为 贸易保护主义工具，促进国际分工合作。
- 实践争议：
- “实质性损害”标准模糊：对“少量商品回流”是否构成损害的判断存在裁量差异；
- 境外权利审查成本高：中小企业难以承担跨国商标检索及认证费用。
五、最新司法动态
2023年《商标法修订草案（征求意见稿）》拟新增条款：
- 强化加工方责任：若加工方明知或应知委托方无境外商标权仍生产的，按 侵权获利3倍 处罚；
- 扩大“国内市场”定义：将 跨境电商境内仓库存货 纳入监管范围。