1、主题名称显然属于权利要求前序部分的特征，故通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求记载的主题名称应当予以考虑。2、但是，主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，其更为重要的作用在于表征涉案发明所属技术领域，以便于检索。3、在专利授权确权程序中，确定权利要求的保护范围的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断，以尽可能保证真正有创造性的发明创造取得授权和获得保护。因此，在专利授权确权程序中确定权利要求保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围确定的限定作用，应当以本领域技术人员为判断主体，以前序部分记载的主题名称、应用环境等特征对权利要求请求保护的技术方案中组成、结构关系等是否具有实质性影响为基本的判断原则。

[正文摘要]

北京仁创科技发展有限公司与国家知识产权局专利复审委员会等二审行政判决书

(2019)京行终2438号

上诉人（原审第三人）:北京仁创科技发展有限公司，住所地北京市密云区。

……

被上诉人（原审原告）：十堰长江造型材料有限公司，住所地湖北省十堰市。

……

原审被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。

……

上诉人北京仁创科技发展有限公司（简称仁创公司）因与被上诉人十堰长江造型材料有限公司（简称十堰长江公司）、原审被告国家知识产权局发明专利权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（简称原审法院）（2018）京73行初2095号行政判决，向本院提出上诉。本院于2019年3月8日受理后，依法组成合议庭，并于2019年12月4日公开开庭审理了本案，仁创公司的委托诉讼代理人刘蕊及原委托代理人李佳博、国家知识产权局的委托诉讼代理人隋璐、十堰长江公司的委托诉讼代理人孟繁新及孟锐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京知识产权法院经审理查明：

一、本专利

（一）专利权人：仁创公司。

（二）发明创造名称：湿态覆膜砂及其制备工艺。

（三）专利号：00108081.4。

（四）申请日：2000年6月13日。

（五）授权公告日：2004年11月17日。

（六）本专利授权公告的权利要求：

“……”

二、证据

……。

三、其他事实

……另查五，本专利说说明书中背景技术部分记载有“目前，覆膜砂可分为干态和湿态两种，……现有的湿态覆膜砂（如CN1033743C公开的）具有成本低、生产周期短的优点，但其流动性差，难以形成各部位均致密的型芯，而且其初成型后的湿强度低，射沙头脱开时不能保证型芯的尺寸精度，从而不能满足大批量、高精度铸件生产的要求。”发明内容部分记载有“本发明的目的就是克服现有技术的上述不足，提供一种湿态覆膜砂及其制备工艺，提高湿态覆膜沙的湿强度和流动性。”

上述事实有被诉决定，本专利说明书、证据1-3等在案佐证。

本院认为：

一、关于本专利是否具备新颖性

专利法第二十二条第二款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

本案中，首先，仁创公司主张原审法院依据证据1中的实施例2公开的内容，并结合《型砂（第二版）》一书中所记载的内容认定本专利不具备新颖性，违反了单独比对的原则。对此，判断发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性时，一般应遵循单独对比的原则，即应当将涉案发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。但需要注意的是，在新颖性的判断过程中，对比文件公开的技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。……，因此，仁创公司的该主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

其次，……。

根据上述分析，本专利权利要求1限定的原砂、树脂粘结剂、固化剂以及有机油脂等特征均在证据1的实施例2中具有相应的记载。因此，判断本专利是否具备新颖性的关键在于，本专利权利要求1限定的“湿态覆膜砂”对于本专利权利要求1的保护范围是否具备限定作用。

参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条明确规定，“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用”。主题名称显然属于权利要求前序部分的特征，故通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求记载的主题名称应当予以考虑。但是，主题名称是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，其更为重要的作用在于表征涉案发明所属技术领域，以便于检索。且在专利授权确权程序中，确定权利要求的保护范围的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断，以尽可能保证真正有创造性的发明创造取得授权和获得保护。因此，在专利授权确权程序中确定权利要求保护范围时，是否考虑前序部分记载的技术特征对保护范围确定的限定作用，应当以本领域技术人员为判断主体，以前序部分记载的主题名称、应用环境等特征对权利要求请求保护的技术方案中组成、结构关系等是否具有实质性影响为基本的判断原则。本案中，根据查明的事实可知，本专利说明书中明确记载有“目前，覆膜砂可分为干态和湿态两种，……现有的湿态覆膜砂（如CN1033743C公开的）具有成本低、生产周期短的优点，但其流动性差，难以形成各部位均致密的型芯，而且其初成型后的湿强度低，射沙头脱开时不能保证型芯的尺寸精度，从而不能满足大批量、高精度铸件生产的要求。”“本发明的目的就是克服现有技术的上述不足，提供一种湿态覆膜砂及其制备工艺，提高湿态覆膜沙的湿强度和流动性。”根据上述内容，本领域的技术人员可知，本专利权利要求1所请求保护的“湿态覆膜砂”具有特定的含义，即其要求覆膜砂“室温下为湿态，并且长时间存放不会自然干燥”。可见，本专利权利要求1限定的“湿态覆膜砂”对于其请求保护的技术方案的原料、加工工艺以及最终的产品形态等均具有实质性影响。因此，在判断本专利权利要求1是否具备新颖性时，应当对“湿态覆膜砂”这一技术特征予以考虑。而根据本院查明的事实可知，证据1实施例2中为在已知的干性热覆膜法制造壳型用覆膜砂的过程中向乌洛托品溶液中添加硅油的技术方案。通过证据1实施例2所获得的覆膜砂并非本专利权利要求1所请求保护的“湿态覆膜砂”。即证据1中并未公开本专利权利要求1限定的“湿态覆膜砂”的特征。故原审法院认定证据1的实施例2已经公开了本专利权利要求1的全部技术特征，事实认定及法律适用均存有不当，本院予以纠正。在此基础上，原审法院的其他相关认定亦存有不当，本院一并予以纠正。

二、关于本专利是否具备创造性

虽然原审判决并未实质涉及本专利是否具备创造性的相关理由，但考虑到被诉决定在本专利具备新颖性的基础上对本专利是否具备创造新进行了详细的评述，且在本案二审期间针对本专利是否具备创造性，各方当事人亦充分发表了意见。故从实质解决争议，避免不必要的程序循环，本院将结合十堰长江公司的无效理由对本专利是否具备创造性一并予以评述。

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

本案中，十堰长江公司主张本专利权利要求1相对于证据3结合证据1、或者证据3结合证据2、或者证据3结合证据1和2不具备创造性。

根据查明的事实可知，证据3具体公开了“热壳法覆膜砂用原材料包括树脂粘结剂、原砂、硬化剂（相当于本专利的固化剂）、其他附加物。”基于本院关于本专利新颖性的分析，本专利权利要求1与证据3相比区别在于：a）本专利是湿态覆膜砂，证据3为干态覆膜砂；b）本专利还包括有机油酯，其加入量与原砂的比例按重量分数计为0.01-0.5:100。

如被诉决定的认定，证据1公开了一种铸型造型砂用添加剂，其包括两个方案。方案一为在热芯盒用树脂砂的混制调配过程中加入硅油，以使砂的流动性良好从而提高砂的紧实率；其涉及的是特定适用于该方法的湿态树脂砂，即被称为“热芯盒用树脂砂”或“热芯盒法树脂砂”。方案二为在使用热覆膜法制造壳型用覆膜砂的过程中加入硅油，以提供更优越的耐热性从而改善铸件表面；其涉及的“壳型用覆膜砂”是指通过热覆膜法制造的、适用于壳型造型方法的、且砂粒表面覆盖有树脂膜的干态的砂。而证据2涉及对制造干态覆膜砂的冷加工非溶剂工艺的改进，其公开了在干态覆膜砂的制造过程中、或制备好的干态覆膜砂中加入如邻苯二甲酸二丁酯的润滑剂，以提高覆膜砂的流动性以及覆膜砂制成模型的强度。可见，基于本院关于本专利新颖性的分析，证据1、2并未公开本专利权利要求1限定的“湿态覆膜砂“的特征。因此，在证据3的基础上即便结合证据1、或者证据2、或者证据1和2均不能得到权利要求1所要求保护的技术方案，因此该权利要求1具备创造性。

鉴于本专利权利要求2为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的基础上，引用该权利要求1的从属权利要求2亦具备创造性。

综上，仁创公司的上诉主张部分具备事实或法律依据，其上诉请求本院予以支持。原审判决认定事实及适用法律均存在错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项及第三款之规定，本院判决如下：

一、撤销北京知识产权法院（2018）京73行初2095号行政判决；

二、驳回十堰长江造型材料有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费一百元，由十堰长江造型材料有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由十堰长江造型材料有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。

本判决为终审判决。

审判长：王东勇

审判员：吴　静

审判员：郭　伟

二Ｏ一九年十二月三十日

书记员：刘　宇

本文作者：盈科李兆岭律师