一案情简介

上海某健康公司于2017年3月23日申请注册“眼鼻艾灸仪”外观设计专利并获得授权。授权后许可给上海某实业使用，并且授权被许可方可以自己的名义维护专利的合法权益，包括但不限于诉讼、投诉、调查取证等，授权期限为2021年7月1日至2027年3月23日。

2021年原告上海某实业公司发现，被告西安某养元养生会所未经其许可在淘宝开设的店铺销售与原告外观设计专利权近似的产品，产品的生产厂家为广州某美容设备公司，且在侵权产品链接中使用与原告商标相同的字样。遂于2021年8月10日委托公证处对侵权店铺及产品进行证据保全。

2021年11月23日原告向被告发送律师函告知其侵权行为。被告收到律师函后仅删除原告商标字样，并未停止销售侵权产品。

2021年12月7日原告又通过时间戳取证，证明被告在收到律师函后仍继续销售。

2022年1月原告向法院起诉。

二
案件处理思路

1、 原告是否可以自己的名义起诉？

原告并非该外观专利的专利权人，根据授权的内容看也只是普通许可的方式。那么原告在此情况下，能否以自己的名义起诉呢？

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷适用法律问题的若干规定》第二十三条的规定“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。”对于专利侵权案件，除专利权人可以提起侵权诉讼外，还有另外一类人可以提起专利诉讼，即利害关系人。利害关系人包括专利许可的独占许可人、排他许可人、继承人和约定有权进行专利诉讼的普通许可人。所以原告虽然是普通许可，但明确授权可以自己的名义提起诉讼。因此，原告可以自己的名义起诉有法律依据。

2、 原告的外观设计专利是否具有不符合授权的情形？

根据《专利法》第二十三条的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

对于我方的专利是否属于现有设计，我方无法判断。但考虑到我委托人是该行业的龙头，所有的产品也均是原创，该种可能性较低。对于我方的专利是否有同样的专利在申请日以前向国务院专利部门提出过申请，我委托人向国家知识产权局提出过专利评价报告申请，初步结论为全部外观设计未发现不符合授予专利权条件的缺陷。

因此，我方综合判断该专利不符合授予专利权的可能性较低。

3、 被告销售的产品是否落入了原告专利权的保护范围？

被告销售的产品与原告的专利权功能、用途相同，属于同一种产品。且经过专利侵权对比分析，虽然两者存在细微的差别，但从整体视觉效果来看无实质性差异，两者构成近似，落入了专利权的保护范围。

4、 被告是否适用合法来源抗辩？

《专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品的合法来源的，不承担赔偿责任。合法来源抗辩成立的前提是被告的主观心态应当是不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。被告在淘宝网店上实施许诺销售和销售行为时，在商品的标题中使用了原告的字号和商标字样，且原告在2021年11月23日向被告发送律师函告知其侵权行为，而被告仅删除原告的商标字样后继续销售，足以证明被告主观上明知被诉侵权产品侵害涉案专利权，不符合合法来源抗辩成立的构成要件。

三判决结果

1、 被告于判决生效之日起停止销售侵害原告专利权的产品；

2、 被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失及合理开支3万元。

四案件总结

现实中很多销售商认为其不是侵权产品的生产方，只要能够提供产品的来源就不用承担责任。但现实是合法来源抗辩是有前提条件的，权利人如果能够证明销售者的行为具有主观的故意，或者通过发函告知侵权方停止侵权行为，侵权人仍未停止侵权行为的，则就适用合法来源抗辩，仍需承担赔偿责任。

另外，即使合法来源抗辩成立，销售商也需要承担停止侵权的责任，也需要赔偿原告的维权支出。所以即使是销售商也应当在销售产品前尽到必要的审查义务，避免承担侵权责任。

（本文作者：盈科柴新龙律师 来源：微信公众号 商律视界）