原告：智科光光电（深圳）有限公司，住所地广东省深圳市南山区。

法定代表人：孙绣杏，总经理。

委托诉讼代理人：朱晓江，广东深法律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周才淇，泰和泰（深圳）律师事务所律师。

被告：国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人：葛树，副主任。

委托诉讼代理人：孟宪超，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托诉讼代理人：袁丽颖，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

第三人：普联技术有限公司，住所地广东省深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

法定代表人：赵建军，董事长。

委托诉讼代理人：易钊，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。

审理经过

原告智科光光电（深圳）有限公司（简称智科光公司）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年2月1日作出的第34931号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年4月16日受理后，依法组成合议庭对本案进行审理，并依法通知被诉决定利害关系人普联技术有限公司（简称普联公司）作为本案第三人参加诉讼。本院于2019年3月12日公开开庭对本案进行了审理。原告智科光公司的法定代表人孙绣杏、委托诉讼代理人朱晓江、周才淇，被告专利复审委员会的委托诉讼代理人孟宪超、袁丽颖，第三人普联公司的委托诉讼代理人易钊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

被诉决定系专利复审委员会就普联公司针对智科光公司所有的专利号为201110222488.9、名称为“一种单纤双向收发器”的发明专利（简称本专利）所提无效宣告请求而作出的。专利复审委员会在被诉决定中认定：

《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

《专利审查指南》（简称审查指南）第二部分第三章第6.2.2节同时规定，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。

专利复审委员会认为，根据专利法和审查指南的上述规定可见，重复授权存在如下的例外情形，即对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，可通过修改权利要求或放弃实用新型专利权以避免重复授权，其中通过放弃实用新型专利权以避免重复授权时应当满足以下条件，即在先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人在申请时分别做出说明的，且申请人声明放弃该实用新型专利权，否则不能授予发明专利权。本专利为发明专利，其申请人是智科光公司，申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日。证据8为实用新型专利，授权公告日为2012年5月9日，与本专利具有相同的申请人、相同的申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即本专利的权利要求1-10分别与证据8的权利要求1-10完全相同，可见智科光公司作为同一申请人同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利。然而，智科光公司并未通过修改权利要求的方式避免重复授权。并且智科光公司未曾在本专利授权日之前提交过放弃实用新型专利权的书面声明，而且作为证据8的专利登记薄，证据9中示出，证据8因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为2013年8月4日，即证据8在本专利授权公告日之前已经终止。虽然智科光公司认为，在本专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃。但是专利复审委员会认为，如前所述，专利法和审查指南中已经明确规定了，在先获得的实用新型专利权尚未终止是放弃已经授予的实用新型专利权的前提条件之一，并且无论终止是否等同于放弃，在本专利授权日2016年5月11日之前，在先获得授权的实用新型专利权已经于2013年8月4日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果智科光公司后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条所不允许的。由此可见，本专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，本专利并不属于专利法第九条规定的例外情形。因此由于属于同样的发明创造的实用新型在本专利授权公告日之前获得专利权，因而本专利不能被再次授予专利权。综上，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条的规定。

据此，本专利权利要求1-10均不具备专利法第九条的规定，应予以全部无效。故对于其它无效理由和证据组合方式不再予以评述。

根据上述的事实和理由，专利复审委员会作出决定：宣告本专利权全部无效。

原告智科光公司不服被诉决定，向本院提起行政诉讼称：第一，最高人民法院在（2008）行提字第3号判决中明确指出“专利法意义上的禁止重复授权是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有限状态的专利权同时存在，而不是同样的发明创造只能被授予一次专利权”。因此，对于专利法第九条第一款后半句应是一种操作指引规范，而不是禁止二次授权的唯一例外。第二，根据专利审查指南的相关规定，专利复审委员会有义务告知智科光公司可将实用新型专利权转让他人并与他人协商放弃该项专利权以维持本专利有效。专利复审委员会未履行告知义务和听证程序直接宣告本专利无效，违反法定程序。第三，专利复审委员会对“放弃”和“终止”法律关系理解错误。即使已终止的实用新型专利，并不必然进入公有领域，社会公众欲实施实用新型保护的技术方案时，应当且完全有条件知道相关发明专利申请的状态，从而知道上述技术方案尚不能自由实施，这对社会公众而言并不有失公平。此外，在专利审查部门在审查过程中未提及重复授权的问题，也没有告知智科光公司能够通过修改权利要求的方式避免重复授权；这说明在授权审查阶段，相关部门认为本专利不存在重复授权的问题。因此，请求法院撤销被诉决定，并判令专利复审委员会重新作出决定。

被告辩称

被告专利复审委员会辩称：智科光公司认为专利权终止等同于放弃，但专利法第九条已有明确规定，在先获得的实用新型专利权尚未终止是放弃已经授予的实用新型专利权的前提条件之一，因此智科光公司的观点不成立。综上所述，被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法、审查结论正确，故请求法院驳回智科光公司的诉讼请求。

第三人普联公司述称：被诉决定的认定正确，在发明专利权授予时先获得的实用新型专利权尚未终止的前提下，才可选择放弃授权在前的实用新型专利权，否则发明专利不应获得授权。因此，智科光公司的观点不成立，请求法院驳回其诉讼请求。

本院查明

本院经审理查明：

本专利为专利号为201110222488.9，名称为“一种单纤双向收发器”的发明专利，其申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日，专利权人为智科光公司。

针对上述专利权，普联公司于2017年8月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，以权利要求1-10不符合专利法第二十六条第四款的规定为由，请求宣告本专利权利要求1-10全部无效。2017年9月1日，普联公司提交了补充意见，补充与本专利同日申请、具有相同申请人的实用新型专利与本专利的权利要求完全相同而构成重复授权等无效理由，并提交了专利号为ZL201120281616.2、与本专利同日申请的实用新型专利及其专利登记薄等证据。

经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及其附件转给了智科光公司，同时成立合议组对无效宣告请求进行审查。智科光公司在2017年10月23日提交了意见陈述书。

专利复审委员会分别于2017年11月2日和2017年11月3日向双方发出了口头审理通知书，定于2017年11月27日举行口头审理。口头审理如期举行，双方均出席了本次口头审理。

在口头审理过程中，普联公司明确放弃本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定、以及权利要求1-10不符合专利法第二十六条第四款的规定的无效理由，并明确本次无效宣告请求的无效范围、理由为：权利要求1-10不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性，权利要求1-10不符合专利法第九条关于重复授权的规定，其中创造性的证据组合方式与书面意见一致。

随后，针对上述无效理由，专利复审委员会进行了全面的调查，双方当事人充分发表了意见。其中，关于专利法第九条，普联公司认为，本专利在授予专利权时，同日申请的实用新型专利权已经终止，不满足主动放弃的条件。智科光公司则认为，本专利与同日申请的实用新型专利的权利要求是一一对应的，虽然其未主动提交放弃实用新型专利权的申请，但是在本专利授权之前实用新型专利权已经终止，等同于放弃。

基于上述事实，专利复审委员会于2018年2月1日作出被诉决定。

在本案庭审过程中，智科光公司表示对本专利与同日申请的实用新型专利构成同样的发明创造不持异议。

上述事实，有本专利授权公告文本、当事人提交的证据材料及庭审笔录等在案佐证。

本院认为

本院认为：

专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

2008年修改的专利法第九条第一款明确规定了同样的发明创造只能授予一项专利权，并在同一款中以但书的形式对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的作法作为例外情形给予有条件的肯定，既充分保障了申请人的选择权利，使申请人在快速获得授权的同时拥有更长的保护期限，也平衡了公众的知情权利，确保公众的利益不受损害，又对这种作法进行了必要的限制，即只有当先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，才可以授予发明专利权。本案中，智科光公司同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，而实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳或缴足年费而终止，不属于专利法第九条第一款所规定的例外情形。因此，本专利权利要求1-10不符合专利法第九条第一款规定之情形，不具备授权条件。

此外，专利复审委员会并不负有智科光公司所主张的告知义务，不存在程序违法情形。

综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规无误，审查程序合法，审查结论正确。原告智科光公司的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：

裁判结果

驳回原告智科光光电（深圳）有限公司的诉讼请求。

案件受理费一百元，由原告智科光光电（深圳）有限公司负担（已交纳）。

如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。

审判人员

审判长刘炫孜

人民陪审员张吉豫

人民陪审员李永刚

裁判日期

二〇一九年四月二十八日

书记员

书记员王朝晖