如何判断诉争商标是否侵犯在先著作权

本案原告曾向本案被告国家知识产权局提出无效宣告申请,请求宣告本案第三人北京新诺阳光国际文化传播有限公司申请的第16286056号“行动英语CINO STAR及图”商标无效,国家知识产权局做出裁定驳回其申请,原告不服遂起诉至北京知识产权法院。原告称涉案作品系由自己构思并委托他人进行设计,且约定著作权属于原告,本案第三人法定代表人与原告系前任夫妻关系,其知晓该商标,仍继续申请,存在主观故意。本案原告代理律师,本部门王晔律师提出观点,认为该注册申请行为损害了我方当事人的在先权利-著作权。

法院判决

      综上所述,被诉裁定认定事实有误,适用法律不当,依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定,本院判决如下:

      一、 撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第107906号关于第16286056号“行动英语 CINO STAR及图”商标无效宣告请求裁定;

      二、 国家知识产权局于本判决生效后就常晓军针对第 16286056号“行动英语CINO STAR及图”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。

■ AUTUMN 

      本案的争议焦点在于:诉争商标的申请注册是否违反2014年起施行的《中华人民共和国商标法》(简称 2014年商标法)第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。

具体分析···

      2014年商标法第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条款所述的“在先权利”当然也包含他人在先享有的著作权。那么本案涉及的著作权是否能受到此种保护呢?

      第一,涉案作品是否构成著作权法的保护对象。本案中,涉案作品是由汉字、字母组合而成,其中每个字母都选择了不同的卡通动物形象来表达,而且选用了不同的颜色;汉字部分在字形上也作出了特别改变。综上,可以看出,涉案作品确实满足著作权法中“作品”的条件。

      第二,既然涉案作品确实应当受到著作权法保护,那么当事人是否有资格主张著作权呢?本案中,涉案作品系原告构思,委托他人进行设计,二人约定涉案作品的著作权由原告享有,因此,原告为涉案作品的权利人,显然有资格主张权利。

      第三,关于诉争商标的申请人是否有可能接触过涉案作品也是一个需要思考的问题,若申请人曾接触过涉案作品,仍以其申请商标,其显然具有主观故意。本案中,涉案商标申请人北京新诺阳光国际文化传播有限公司其法定代表人与原告系前任夫妻,具有知晓涉案作品的较高可能,或具有主观故意。

      第四,涉案商标与涉案作品是否构成实质性相似。

涉案作品在字母的表达形式上,与涉案商标完全重合,选用了同样的动物,以同样的方式展现在组合中,只是在颜色的选用上稍加改变。汉字部分文字完全重复,涉案商标在涉案作品的基础上简化了字形的部分,并将汉字部分放大,英文字母由位于上方改为插入中间。显而易见,涉案作品与涉案商标确实构成相似。

      综上所述,诉争商标的申请确实违反了2014年商标法第32条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利…”,本案法院判决事实清楚,适用法律正确,支持了我方当事人的请求。

(本文作者:盈科李楠律师)