从上海首例商标惩罚性赔偿案例,看惩罚性赔偿在司法实践中的运用

2020年4月,最高人民法院发布2019年中国法院10大知识产权案件,其中上海市浦东新区人民法院作出的平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案作为第五大经典案例予以印发。2020年8月,上海市高级人民法院将该案作为2020年第二批参考性案例予以发布,供全市法院在审判实践中参考。该案的经典在于,对商标法规定的恶意侵权、惩罚性赔偿进行了突破性的法律适用,体现了中国打击知识产权违法犯罪的决心。本文通过回顾案情,探索商标惩罚性赔偿的适用空间。

案情摘要

原告诉请:1、判令被告停止侵犯第17787572号“MOTR”注册商标专用权的行为;2.判令被告赔偿原告经济损失人民币300万元,其中包括律师费136,900元、公证费16,500元、差旅费8,241元、文件打印费180元。

事实理由:平衡身体公司是核定使用在第28类健身器材等商品上的“MOTR”商标(即涉案商标)的注册人,也是全球从事运动器材生产销售的知名厂商,并在中国拥有多项发明专利及注册商标,具有一定的知名度。被告永康一恋运动器材有限公司(简称永康一恋公司)在某展览会上推销使用了涉案商标的健身器材,并通过微信商城等多种方式进行实际销售。平衡身体公司认为永康一恋公司侵害商标权,并主张适用惩罚性赔偿。

被告答辩:“MOTR”标识系涉案普拉提滚筒产品的通用名称;涉案“MOTR”商标为“movementontheroller”的英文字母缩写,因其产品使用方式符合“在滚轮上的运动”的中文含义,涉案商标属于对产品功能、用途的描述,不具有显著性;原告在国内未以盈利为目的而使用涉案商标,涉案商标无法与原告之间建立唯一对应的关系。

判决结果:1、永康一恋公司于判决生效之日起立即停止实施侵害平衡身体公司第17787572号注册商标专用权的行为;2、永康一恋运动器材有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告平衡身体公司(BALANCEDBODYINC.)经济损失和为制止侵权行为所支付的合理开支共计人民币300万元。

判决书做出后,双方均未上诉。

法院裁判观点

首先,关于是否侵权。永康一恋公司使用的“MOTR”商标与平衡身体公司的涉案商标标识完全相同,且商品类别与涉案商标核定使用的商品相同,根据《商标法》第57条第一款的规定,构成商标侵权。

其次,关于赔偿数额。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定,侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算。原告提出以“侵权人因侵权所获得的利益”来计算赔偿数额,具体计算公式为:侵权获利=产品销售量×(产品单价-产品成本),侵权获利估算在101.7万元-139.5万元之间,原告有初步证据且已尽力予以证明,而被告虽然反驳,但与侵权行为相关的账簿、资料由被告掌握,被告拒不提供的,由被告承担不利后果。

第三,关于惩罚性赔偿。法院查明,在本案被诉侵权行为发生前,永康一恋公司就曾侵犯平衡身体公司的知识产权,经平衡身体公司发送警告函后,双方签订和解协议,且永康一恋公司明确承诺不再从事侵权活动,被告属于重复侵权。根据《商标法》第六十三条第一款“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定【注:最新2019年《商标法》已修改为“一倍以上五倍以下”,本案于2019年8月28日作出,最新2019年《商标法》于2019年11月1日生效,故法院判决中引用的是2013年《商标法》】,适用三倍惩罚性赔偿标准,确定永康一恋公司承担300万元的赔偿责任。

案例评析

本案之所以为中国法院10大知识产权经典案例,最大的亮点在知识产权惩罚性赔偿的法律运用。关于惩罚性赔偿,在《商标法》中,法条是这么说的:“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”,这是根据2019年的商标法规定,2013年的商标法当时规定的是最高3倍的赔偿。

这里面的关键词是“恶意”和“情节严重”。什么是恶意?什么是“情节严重”?引用上海华东政法大学的黄武双教授关于惩罚性赔偿的观点,理论上不需要考虑那么多的“情节严重”,其实就是主观的恶意,就是明明知道商标权的存在,就是置若罔闻,仍然去实施侵权行为。惩罚性赔偿,其实就是惩罚恶意,完全一模一样的直接侵权,很多侵权行为都是硬上,谁好就仿谁,而且反复多次侵权的,就如本案一样,完全可以适用惩罚性赔偿。

其实在看本案的时候,我联想到了另一个案例:麦奇英语因侵犯“丰台ABC学校”商标侵权被行政罚款3100万。虽然这个案例是行政处罚,其实在他们之间的民事侵权争议法院判决了100万赔偿。但北京市朝阳区市场监督管理局仍然在司法赔偿后,罚款3100万,非法经营额的4倍!北京朝阳局的观点是认为,麦奇英语的主观恶意太大,在商标局已经做出不予注册商标的情况下,仍然大量投入宣传,包括明星代言等等,“其使用VIPABC的商标有一个志在必得的感觉,明确以扩大宣传的行动占领市场,且在全国范围内使用”,以此判断麦奇英语的主观恶性是非常强的,直接给予四倍处罚。虽然麦奇英语提起了行政诉讼,但由此看出行政手段的严厉,知识产权侵权,不是闹着玩儿的,侵权越严重,处罚越多。

由此可见,相比行政手段,法院的司法判决还是比较温和的,就如本案中上海浦东法院作出的三倍赔偿,已经是一个突破,并成为经典案例,体现了人民法院严厉打击重复侵权、持续侵权等恶意侵权行为的坚定信心。所以本案具有一定的指导意义,针对明摆着就是故意的,恶意的侵权行为,惩罚性赔偿在司法判例中应该还有很大的适用空间,这也是我们学习经典案例的意义所在。

(本文作者:盈科闫雪艳律师 )