前言

      公平有序、充满活力的竞争机制是释放各类创新主体创新活力的重要保障。在依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格保护的同时，也要坚持以诚信原则为指引，防止少数市场主体以滥用权利的方式损害公平健康的市场竞争秩序与他人的合法权益。“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”是知识产权诉讼领域的新类型案由，在行为要件、裁判标准等方面尚待进一步明确。本案中，法院从权利基础、判断能力、抗辩事由等多方面，对当事人是否具有提起诉讼的主观恶意等问题进行了有益探索，对赔偿数额的确定标准也给予了充分论述。本案裁判对于合理确定法律责任边界，依法维护善意使用者的市场交易安全，降低创新者的法律风险，鼓励更多社会主体投身创新创业，均具有积极意义。

案情概述及裁判要旨

原告：腾讯公司

被告：老谭

老谭是傲为公司的股东及董事。2008年12月23日，老谭向国家知识产权局申请企鹅音箱的外观设计专利 。腾讯公司发现傲为公司销售的企鹅音箱侵犯自己的知识产权，于2011年3月9日提起专利侵权诉讼，最终双方达成和解，老谭承诺撤回该外观专利申请。事实上，该专利于2010年1月13日获得授权，在专利授权之后继续缴纳年费，维持专利有效性。老谭也并没有按约撤销申请。2016年2月25日，老谭以腾讯公司及中科公司（腾讯公司授权许可中科公司使用企鹅商标）共同侵犯其企鹅音箱外观设计专利权为由，向一审法院提起诉讼，要求确认腾讯公司及中科公司构成共同侵权，并判令腾讯公司与中科公司共同支付专利使用费90万元。腾讯公司随即针对老谭的外观专利提起无效宣告申请，国家知识产权局专利复审委员会经审定宣告该外观专利无效。一审法院驳回老谭起诉。后腾讯公司以老谭明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵害专利权的诉讼，并给腾讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失为由，向一审法院提起诉讼，请求判令老谭赔偿损失、赔礼道歉并消除影响。

一审法院认为：本案为因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。根据双方的诉辩主张，本案争议焦点在于：一、被告老谭起诉腾讯公司侵害其外观设计专利权的行为是否构成恶意诉讼；二、法律责任的承担问题。

关于争议焦点一，被告老谭起诉原告腾讯公司侵害其外观专利权的行为是否构成恶意诉讼。所谓恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼本质为侵权行为，其行为表现为滥用诉讼权利而非正当行使权利，其目的在于获取非法或不当利益，同时亦使相对人在诉讼中遭受损害，而非对法律赋予其的实体权利进行救济。根据我国民法通则和侵权责任法的相关规定，认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1、一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2、提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3、具有实际的损害后果；4、提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。关于要件1，所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入诉讼程序中，使另一方当事人陷入一种不利的境地。简言之，老谭在(2016)粤03民初236号案件中起诉本案原告，要求确认原告侵权并支付专利使用费，将原告拖入专利侵权诉讼中，其已完成提出具体知识产权诉讼请求的行为。对于要件2，所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。本案中，根据(2011)深福法知民初字第348、349号案件的卷宗材料可知，被告老谭明知原告对涉案QQ企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与QQ企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。被告明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。被告辩称原告的美术作品是平面作品，而被告涉案外观设计专利是立体作品，两者不构成权利冲突，其不存在主观恶意。对此，本院认为，原告的美术作品与被告申请的涉案专利两者表达的内容实质相同，均为QQ企鹅形象，两者只是呈现的载体不同，被告据此主张两者不构成权利冲突，缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。而且，在(2011)深福法知民初字第348、349号案件调解过程中，被告更是清楚知道涉案专利与原告享有著作权的美术作品基本一致，并明确做出撤回涉案专利的承诺。调解结束后，被告不仅没有履行承诺，反而继续缴纳专利年费，继而向原告主张专利侵权，意图使原告受到财产或信誉上的损害，该行为主观恶意明显，情节恶劣。被告辩称因调解或和解作出妥协和认可的事实不能作为后续诉讼中对其不利的证据。缺乏法律依据，本院不予采纳。对于要件3，在知识产权诉讼中造成对方当事人实际的损害后果。对本案而言，原告为应对(2016)粤03民初236号案件提起的专利侵权诉讼支付了代理费、公证费、资料费等费用，确实给原告造成经济损失的损害后果。对于要件4，侵权行为与损害后果之间具有因果关系，即损害后果如社会声誉的降低、财产的损失等均是由对方当事人滥用诉讼权利的行为所导致。本案中，考虑到专利案件的复杂性，原告为维护自身合法权益聘请代理人应对诉讼，符合常理，其所支付的代理费及为应对诉讼而进行举证工作所支出的公证费、资料费、差旅费亦属必要。上述费用与被告恶意提起的专利侵权诉讼具有当然的因果关系。

关于争议焦点二，法律责任的承担问题。如上所述，被告在明知其请求缺乏正当理由的情况下，对原告恶意提起专利侵权诉讼，给原告造成了经济损失。依据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定，应承担赔偿损失的民事责任。关于赔偿金额，本院综合考虑以下因素：第一，被告明知原告对涉案QQ企鹅形象享有著作权及在先使用权，利用我国外观设计专利申请无须进行实质审查的特点，恶意申请涉案专利，其主观恶意明显；第二，在(2011)深福法知民初字第348、349号调解后，被告仍然实施了滥用诉权向原告提起侵害外观设计专利权诉讼的行为，其主观恶意明显，情节恶劣；第三，在本案审理期间，被告不仅无法对其恶意提起知识产权诉讼的行为作出合理解释，反而以其专利获得授权并不违法为由坚称依法行使权利，其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显，有违诚实信用原则；第四，原告应诉支付的合理开支。本院酌情确定被告赔偿原告经济损失及维权合理开支共计人民币50万元。鉴于原告未举证证明由于被告的行为对其商誉造成影响，且通过经济赔偿已经足以弥补原告的损失，故对原告要求被告在相关网站及报纸上公开赔礼道歉，消除影响的诉讼请求，本院不予支持。

被告不服一审判决，提起上诉。

二审法院：维持一审判决。

   评析

本案涉及企业遭受知识产权恶意诉讼之时，对于应诉手段、恶意诉讼认定、侵权赔偿等具有一定的指导意义。因此，作为一名律师，特别提醒，遭遇知识产权恶意诉讼之时，企业可以考虑采取以下步骤进行有效应对：

1.审查他人涉案专利，是否属于无效专利？

结合到本案，《专利法》第23条规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

腾讯公司的QQ企鹅作品完成在先，将原型为生物的企鹅表现为卡通形象，该卡通企鹅的造型构成了该作品的独创性的表达，受《著作权法》保护。渉案老谭专利产品的卡通企鹅形象与在先作品中表现的卡通企鹅形象无论在表现手法、设计元素的运用等各个方面均高度一致，虽然涉案专利中的卡通企鹅形象与在先作品存在细微差异，但其并未脱离在先作品的对于卡通企鹅形象的独创性表达，其实质上复制了在先作品的智力创作成果，再现了在先作品的艺术美感，涉案专利所展现的作品与在先作品构成实质性相似，涉案专利与腾讯公司在先享有的合法权利相冲突，根据《专利法》第23条，《专利法实施细则》第65条的规定，该专利无效。如自审认定相关专利无效，应立即向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告专利无效。

2.审查是否构成恶意诉讼？

根据我国民法通则和侵权责任法的相关规定，恶意诉讼应具备主观过错、侵害行为、损害后果、侵害行为和损害后果之间有因果关系四个要件。即认定某种具体的诉讼行为属于恶意提起知识产权诉讼，应当满足以下构成要件：1.一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求；2.提出请求的一方当事人具有主观上的恶意；3.具有实际的损害后果；4.提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系。所谓“提出了某项请求”，通常是指提出请求的一方当事人利用法律赋予的诉讼权利，提起了知识产权诉讼，并且已将另一方当事人拖入诉讼程序中，使另一方当事人陷入一种不利的境地。所谓恶意，是指提出请求的一方当事人明知其请求缺乏正当理由，以有悖于权利设置时的目的，不正当地行使诉讼权利，意图使另一方当事人受到财产或信誉上的损害。本案中，老谭明知涉案专利不构成外观专利权，仍然恶意提起知识产权侵权诉讼，导致腾讯公司商誉受损，与中科公司的合作被迫取消等实际损害后果，腾讯公司的实际损害后果正是由于老谭的恶意诉讼引起的，因此，老谭的行为显然构成恶意诉讼。

3.如何追究恶意诉讼的侵权法律责任？

企业遭受知识产权恶意诉讼可以追究侵权人造成的经济损失应包括直接损失和间接损失的赔偿责任。在损失的具体数额无法确定时，应结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。具体到本案中，首先，无效宣告请求费、一二审律师费、公证保全费、差旅费等应对恶意诉讼而支出的合理开支。其次，腾讯公司与中科公司因恶意诉讼终止合作，遭受了授权许可费等可得利益损失。根据腾讯公司因恶意诉讼遭受的损失情况，综合考虑QQ企鹅的知名度较高，老谭在明知没有合法权利基础的前提下恶意申请涉案专利，仍滥用诉权向B提起恶意诉讼，并要求腾讯公司支付其专利许可费90万元，明显违背诚实信用原则，主观恶意明显，情节较为恶劣等因素，酌情确定老谭赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元具有事实和法律依据。

 企业可举证证明由于侵权人的行为对其商誉造成影响，请求法院责令侵权人停止侵害，并限期在相关网站及报纸上公开赔礼道歉，消除影响。

（本文作者： 盈科魏燕霞律师 ）