功能性限定技术特征专利保护范围的确定

2019年8月1日,北京盈科(重庆)律师事务所谭明进律师团队收到了一封最高人民法院的裁判文书,这意味着团队代理的30余家纸塑企业知识产权诉讼案件取得全面胜利,其中《尚亨中诉昆明恒兴包装材料有限责任公司侵害发明专利权纠纷》曾被评为2014云南省知识产权司法保护十大典型案例之首,《尚亨中与柳州市柳南区浩千塑料制品厂侵害发明专利权纠纷案》曾被评为2018年广西法院知识产权审判十大案件之首。然而谭明进律师团队以实际行动证明,即便被认定为年度十大案例,并不意味着带上光环的裁判即正不可逆……

背景介绍

2008年10月29日,尚亨中向国家知识产权局申请名为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”发明专利,2010年4月21日获得专利授权。2011年8月3日,专利权人尚亨中就A公司涉嫌侵犯该发明专利的侵权纠纷,请求昆明市知识产权局处理,在该局主持下双方达成和解:A公司承诺不再使用与该发明专利相同的技术方法。此后专利权人公证取得A公司使用非对称筒制片生产的纸碗,认为A公司仍在继续使用其发明专利方法,遂于2013年6月诉至法院,该案历经昆明市中级人民法院一审、云南省高级人民院二审、最高人民法院再审并发回重审、云南省高级人民法院重审后,云南省高级人民法院于2018年8月作出终审判决认定侵权成立。在此背景下,专利权人遂开始了一场全国范围内的专利侵权诉讼,首批被告就有30余家纸塑企业,其中有部分被告与专利权人达成和解或调解协议,其余被告联合委托谭明进律师团队进行代理。

案情简介

2008年10月29日,尚亨中向国家知识产权局申请一项名称为“纸碗或纸杯的筒纸片排版方法”的发明专利,2010年4月21日获得专利授权,专利号为ZL200810233502.3。该专利权利要求书记载的内容为:1、一种纸碗或纸杯的筒纸片排版方法,其特征在于:2、每一个筒纸片的上边界线由两条不同半径Rl、R2的圆弧线和一条直线S顺延连接构成,3、下边界线由三条不同半径Rl、R2和R3的圆弧线顺延连接构成,4、将各非对称形状的筒纸片在卷筒纸上连接排版,该连接排版方式为:(1)每两个左右相邻的筒纸片相对倒置并排相接,左筒纸片的上边界线与相邻右筒纸片的下边界线顺延连续相接,并且该左筒纸片的下边界线与该右筒纸片的上边界线顺延连续相接;(2)上下相邻的筒纸片顺次相接;5、如此排版后各筒纸片之间没有边角料。
首先介绍一下本案的技术方案,纸杯侧壁是由扇形的筒纸片围合而成的。

从一块完整的纸上裁下上图中的筒纸片,相邻的筒纸片之间会产生一些废料。本专利声称通过调整筒纸片的上下弧线形状,采用本专利中的筒纸片形状和排版方法,能够实现相邻筒纸片之间无废料产生,整张纸张的利用效率最大。 但是本专利技术方案存在如下问题:本专利的弧形纸片的排版如下图,其中R1、R2、R3为半径不同的圆弧,S为直线。

从纸张上裁下如上图所示的相邻筒纸片,上下排列的两个筒纸片A和B的边部对应关系如下图:

如果希望上图的两个筒纸片竖直方向之间无间隙产生,则两个筒纸片相邻边界应当重合。下方的筒纸片B的直线段S不能对应于上方的筒纸片A的下部圆弧线R1、R2、R3,如果直线S与圆弧线R1、R2、R3对接,则必然产生间隙。继续假设筒纸片B的圆弧线R1’、R2’应当对应于筒纸片A的圆弧线R1、R2、R3,这种情况也必然会产生间隙。专利权人曾主张圆弧线R3半径为0,从而R3实际上为直线,因此筒纸片A和筒纸片B之间可以无间隙,但这一主张明确的被法院否定。不过最高人民法院在(2015)民申字第291号民事裁定书指令云南省高级人民法院再审该年度十大案例也明确:专利是否具有实用性是专利授权确权行政案件审理的问题,不属于专利侵权纠纷案件审理的范围。

代理方案

被诉筒纸片排版方法没有落入尚亨中专利权利要求保护范围

首先,专利申请号为200720083310.X的《新型纸碗机》专利文献中的图12给出了该专利的边纸设计图,可以看到扇形纸片预留了顶部、底部的卷边余量,成形后顶部卷边为O型圆圈,底部直接向杯体内部弯边。

图1为斜口扇形筒纸片原始拼接排版图,可以看到上下纸片之间空有多余的边角料区域,中部黑色区域为左下纸片与右上纸片的干涉区域(无多余边角料),也就是说在边角料区域从左右两个相交顶点之间任意做一条连接线作为上下两个扇形纸片的修正边界线,修正边界线分割后的多余边角料直接卷边进入到顶部卷边或底部弯边里面,对纸杯纸碗外形本身不产生任何影响。而对于中部干涉区域来说,左下纸片、右上纸片本身无多余废纸且构成中心对称,为了保证分割之后的两个扇形纸片完全相同则必须保证将干涉区域中心对称的分割到左下纸片、右上纸片中。sale

图1 斜口扇形筒纸片排版原理图
如此由修正边界线、中心对称边界线一起构成了上下两排扇形筒纸片的排版印刷边界,如图2所示。排版印刷边界线顺着纸杯高度尺寸平移复制即可得到连续相接的无缝拼接筒纸片排版方法,如图3所示。sale

图2 斜口扇形筒纸片排版印刷边界sale

图3 斜口扇形筒纸片排版效果图代理律师当庭陈述斜口扇形筒纸片排版方法本身存在无穷种可能,涉案被诉筒纸片排版方法为:1、一种纸碗或纸杯的筒纸片排版方法;2、每一个筒纸片的上边界线由半径为R的弧线和直线构成;3、下边界线为半径R的弧线构成,上下边界线圆弧的半径、弧度相同;4、将各非对称形状的筒纸片在卷筒纸上连接排版,每两个左右相邻的筒纸片相对倒置并排相接,左筒纸片的上边界线与相邻右筒纸片的下边界线顺延连续相接,并且该左筒纸片的下边界线与该右筒纸片的上边界线顺延连续相接,上下相邻的筒纸片顺次相接;5、如此排版,各筒纸片之间存在边角料。 值得注意的是,涉案筒纸片排版方法与专利排版技术方案的技术特征2、3区别点用人眼观察难以识别,法院认定专利权人无法举证证明产品技术特征2、3构成相同或等同应承担举证不能的责任。被告筒纸片排版方法没有包含尚亨中方法专利权利要求中的技术特征2(每一个筒纸片的上边界线由两条不同半径R1、R2的圆弧线和一条直线S顺延连接构成)与技术特征3(下边界线由三条不同半径R1、R2和R3的圆弧线顺延连接构成),庭审展示的排版方法没有落入尚亨中专利权利要求的保护范围。

裁判结果

云南省昆明市中级人民法院:驳回原告尚亨中的诉讼请求。重庆市第五中级人民法院:原告尚亨中撤诉。四川省成都市中级人民法院:原告尚亨中撤诉。广西壮族自治区柳州市中级人民法院:判令停止侵权,赔偿损失。广西壮族自治区南宁市中级人民法院:原告尚亨中撤诉。最高人民法院:撤销柳州市中级人民法院判决,驳回起诉。

律师评析

证据为王,使于四方,不辱使命最高人民法院在(2015)民申字第291号《民事裁定书》认为“一审庭审中,恒兴公司承认其使用非对称筒纸片生产产品,但主张筒纸片是依照桂绍武研发的方案编排的,而一审法院最终也未查明和确定被诉侵权方法的具体内容,二审法院也未进一步查明被侵权方法的具体内容……应当根据权利要求的记载,结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解,确定专利权利要求的保护范围,并在查明被诉侵权生产方法的基础上判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围”。 而在(2018)云民再18号再审案件中,被申请人昆明恒兴包装材料有限责任公司已经提交其专利申请文件(201110152289.5)以证明其筒纸片实际排版方法。但再审法院确认尚亨中专利权利保护的核心是通过排版方式切出一种非对称的筒纸片,效果是不会出现边角废料以降低成本,错误的得出所有切出这种非对称筒纸片的排版方法都落入了申请人专利权的保护范围,违背了最高人民法院指令再审的本意。涉案专利权利要求技术特征4、5属于以功能或者效果来表述的技术特征,法院应当结合说明书和附图的描述来确定该技术特征的内容,从而准确界定专利的保护范围,防止利用功能性特征不当扩大专利权利要求的保护范围。 再审法院以被申请人生产现场筒纸片的堆放方式与尚亨中的专利排版方式相同,证明被申请人是用申请人的专利排版方式生产筒纸片。前面我们已经提到涉案筒纸片排版方法与专利排版技术方案的技术特征2、3不相同但用人眼观察难以识别,生产现场筒纸片的堆放方式顶多只能用于技术特征1、4、5的比对,此时应由专利权人举证证明产品技术特征2、3构成相同或等同,可惜再审法院错误分配了举证责任从而导致错误的裁判结果。 涉案专利技术文献涉及到的是一种纸塑产品生产工艺,为了全面了解涉案相关技术内容,谭明进律师本人先后到湖北、湖南、广东、浙江、四川、重庆、贵州等地进行调查取证,从产业链上、中、下游10余家企业进行实地走访调查。分布在云南、四川、重庆、广西的30余家客户主要以生产为主,公司管理层、研发人员不清楚具体的工艺方法与技术原理,代理律师推理出来的工艺方法居然是最优选的技术方案。除了到企业走访调查之外,我们检索查阅了韩国、日本、欧美、中国数百件与涉案专利方法类似的技术方案,并筛选出非常有力的关键证据。

(本文作者:盈科谭明进律师 来源:微信公众号盈科重庆律师事务所 )