能否使用申请日后公开的证据评价创造性？对此，专利复审和无效审查部在近期作出的一件无效宣告决定书中给出了观

01 合议组观点

合议组在决定书中认为，当请求人采用其中的实验证据证明现有技术水平/技术效果或者本领域技术人员基于现有技术能够预期的技术水平/技术效果时，就如同某些情况下专利权人补充提交的申请日后的实验数据一样，该技术文献应当被纳入考虑。

因此，申请日后公开的技术文献能否用于评价创造性，答案并非是完全否定的，关键在于其证明目的。

02 问题提出

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

判断创造性时，将涉案专利权利要求的技术方案与现有技术比对，而申请日及以后公开的技术不属于现有技术。

因此，专利无效宣告程序中，用于评价创造性的证据的公开日期无疑是重要的。

本案中，请求人使用了申请日后公开的证据来评价创造性，对此，合议组是如何认定的呢？

03 本案案情分析

西格列汀是现有技术公开的一种用于治疗糖尿病的药物。涉案专利要求保护的是西格列汀的磷酸盐结晶单水合物。

作为最接近的现有技术，证据1公开了西格列汀的游离碱、西格列汀的盐酸盐。

从请求人提交的证据来看，现有技术教导了西格列汀游离碱能够与各种酸加成成盐，例如柠檬酸、磷酸等，并且公开了西格列汀与无机酸成盐可以提高药物的水溶性，以及磷酸用于提高终产品的水溶性以及容易形成热稳定的盐等等。

另外，现有技术中也启示了药物晶型和制剂对药物性能的影响。研究药物的晶体形式及性质是本领域的普遍动机。

基于现有技术的启示，本领域技术人员是有动机对西格列汀的磷酸盐及其晶体形式进行研究。

因此，涉案专利权利要求1的磷酸盐晶体单水合物是否获得了预料不到的技术效果成为本案创造性判断的关键因素。

但是申请日前的证据中都是从制备角度公开西格列汀盐，没有任何技术效果方面的数据或说明。

而请求人提供的记载有西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的技术效果的证据4、证据18都是涉案专利申请日之后公开的。

那么，这样的申请日后公开的证据能否用来评价创造性？

04 观点分析

本案中，涉案专利申请日之后公开的证据4、18是为了证明作为对比例的西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的技术效果。

事实上，权利人也将该证据4作为反证进行了提交。

根据合议组的观点，这样的证据好比是实审过程中提交的对比例的补充实验数据，其目的是为了补充证明证据1中公开的西格列汀盐酸盐结晶单水化合物的理化性质。

对于实审过程中提交的这样的补充实验数据，审查员是应当予以审查的。

2021年1月15日开始实施的《审查指南》中，第二部分第十章第3.5节中明确规定，对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第3款、第二十六条第3款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。并且，增加了药物专利申请的补交示例。

为什么会允许补充这样的实验数据呢？

这是因为，撰写申请文件时，申请人基于所了解的现有技术来设定对比例，但申请人对现有技术的了解可能并不全面，也不可能要求申请人必须找到最准确地现有技术，或者要求申请人对现有技术的所有情况都考虑到。

在审查员检索到的最接近的现有技术与申请文件中所使用的对比例方案不同的情况下，申请文件中可能就会缺少相关的对比例的技术效果。这种情况下，如果因为没有对比例的技术效果进行比较，就否定权利要求技术方案的效果从而否定其创造性，对于申请人来说显然是不公平的。

无效宣告中的情况与实审类似。

请求人经过全面检索，可能会找到不同的证据与涉案专利进行比较。在需要对技术效果进行比较的情况下，必然需要现有技术方案的技术效果数据。

根据本案合议组的观点，在无效宣告程序中，记载有这样的补充实验数据的证据即使是在申请日之后公开的，也有可能被采用。

从本案例中我们可以看到，作为代理人或者企业IPR，在进行无效证据检索的过程中，在申请日前公开的现有技术中没有公开相关的技术效果的情况下，也可以考虑从申请日之后公开的文献中进行寻找。

05 案件信息

无效决定号：48334号

涉案专利名称：二肽基肽酶-IV抑制剂的磷酸盐

涉案专利申请号：CN200480017544.3

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号 知产人刘敏）