在侵害注册商标专用权的案件中，被告一方如果有在先使用相关商标的情形，可以主张商标先用权抗辩。根据《商标法》第五十九条第三款的规定和相关判例，准备商标先用权抗辩的证据应当从以下几个方面着手：

一、被告的使用时间应当在原告涉案注册商标的申请日之前，如果原告在申请日之前实际使用相关商标的，被告的使用时间还应当在原告的使用日之前。

商标先用权成立的时间点，最晚是在涉案注册商标的申请日之前，而不是注册日之前。鉴于商标注册流程所需要耗费的时间，如果以注册日作为先用权成立的时间要求，由于存在被他人模仿、“搭便车”的风险，相信无人敢在商标注册成功之前实际使用自己的商标。这显然与“商标的价值在于使用”的常识相悖。

如果原告方使用相关商标的日期还早于其申请日的，则被告先用权抗辩的成立时间还要早于原告方的最早实际使用日期。这样才能规制各种不诚信的行为，避免不公平的处理结果。

二、在与注册商标核定的商品项目（包括服务，下同）相同或者类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标。

如果是在与涉案注册商标核定的商品项目不相同也不相类似的商品上使用，或者使用的是与注册商标不相同也不近似的商标的，商标先用权的抗辩均不能成立。

三、在先使用的商标应具有一定的影响，在知名度不高的情况下，至少要能证明确实在某地域范围有实际使用。

《商标法》第五十九条第三款所要求的在先使用的商标“有一定影响”，不能以《商标法》第十三条、第十四条关于认定驰名商标的标准来衡量，也不能和现《商标法》第三十二条【《商标法》（2001）规定在第三十一条】中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所规定的“有一定影响”等同视之。具体而言，第三十二条是要达到在全国范围规制不正当抢注他人商标行为的目的，所规定的“有一定影响”的要求比较高；而《商标法》第五十九条第三款是以维护善意在先使用人已经积累的商誉、客户和经营秩序为目的，且与可以继续使用的地域范围相关，并不要求一定要达到在全国范围均有影响的程度。

北京知识产权法院在北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害商标权纠纷二审【案号(2015)京知民终字第588号】民事判决书中，对《商标法》第五十九条第三款的制度价值和适用条件进行了详细论述。其中对于“在先使用的商标应具有一定影响”的问题上，北京知识产权法院认为：“《商标法》为未注册商标提供保护的前提在于在先使用人基于其对未注册商标的使用已产生了需要商标法保护的利益,而此种利益的产生原则上不需要该商标具有较高知名度,亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。因此,通常情况下,如果使用人对其商标的使用确系真实使用,且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用,则该商标便具有了保护的必要性。相应地,该商标便已达到该规定中‘一定影响’的要求”，而且“商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制”，并进而认为“被上诉人对于“启航及图”、“启航”、“启航教育”商标的使用行为不构成侵权,一审判决有关上述行为构成侵权的认定错误”，只是由于被上诉人没有提起上诉才未对一审错误进行处理。

中央财经大学法学院杜颖教授所著《商标先使用权解读<商标法>第59条第3款的理解与适用》（《中外法学》2014年第5期）一文也有类似表述。

 四、在先使用可以是被告方，也可以是与被告方具有意思关联的其他人。

上海知识产权法院在南通远程船务有限公司与上海博格西尼企业发展有限公司、上海第一八佰伴有限公司等侵害商标权纠纷二审民事判决书【（2017）沪73民终65号】中，非常明确地认可商标在先使用人的继受人有权主张商标在先使用抗辩。

北京知识产权法院在北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书【(2015)京知民终字第588号】中，也明确表示：“在先使用人本人对商标的后续使用不属于超出原有范围的情形,自不待言。在先已获授权许可的“被许可使用人”的使用亦不超出原有范围。”

（本文作者：盈科王承恩律师）

---

盈科（南昌）律师事务所知识产权部拥有众多商标律师、著作权律师及专利律师，在商标、版权、专利等知识产权非诉及诉讼业务方面具有丰富的代理经验，并与江西省科技厅，江西省工商局，江西省知识产权局保持了紧密联系，业务范围涉及专利、商标、著作权、商业秘密、电子商务和反不正当竞争、反垄断等众多方面，在知识产权的申请与登记、知识产权的转让与许可、知识产权保护及管理体系建立、知识产权侵权调查与救济、知识产权诉讼等领域为全球客户提供专业法律服务，法律咨询热线：15270015226（来访请先电话预约）