盈科商标律师|商标撤三案件的应对技巧及法院观点

商标撤三案件,就是商标注册成功后,权利人没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人都可以向商标局申请撤销该注册商标的案件。

注册商标一旦被撤销后果很严重,所以商标权人应该经常查验自己的商标(特别是主商标)使用证据的保留情况,以免大意失荆州。

敲黑板:以下几点注意啦!!!

一、使用证据要能准确反映以下信息:

(一)何人:可以是商标权人自己,也可以是商标权人许可使用的被许可人,或其他不违背商标权人意愿使用、且与商标权人有紧密关联关系者。

(二)何地:应该是在商标注册国或注册地区,而不能是在商标注册国或地区之外的其他地域的使用。

(三)何时:使用证据要能准确反映出使用时间在撤销注册商标申请提出之日的前三年内。

(四)何标:使用的商标最好与注册商标图样一致,否则就可能存在不同解释的空间。

(五)何商品或服务项目:如果不是在核定商品或服务项目上使用,也不能达到证明相关注册商标在指定期间内得到使用的目的。

二、证明正常使用相关注册商标的常见证据类型:

能反映前述信息的以下证据,能帮助证明相关商标在指定期间内得到正常使用。

(一)带有生产日期的商品本身;

(二)厂房或门店照片;

(三)有配套发票的销售合同;

(四)有配套发票的广告合同;

(五)电商平台的销售网页及配图;

(六)公开出版物上的新闻报道或宣传广告及配图;

(七)经过实名认证的微博或微信公众号的报道及配图。

三、注册商标在行政程序中被撤销,而权利人如确有充分证据证明的,可以在行政诉讼程序中补充相关证据。

根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》【法发〔2010〕12号】第20条规定:“人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时,应当根据商标法有关规定的立法精神,正确判断所涉行为是否构成实际使用。”

法院普遍认为:商标连续三年不使用撤销制度的设立是为了鼓励和促使商标权人使用商标,避免商标资源闲置、浪费,而非惩罚商标权人。撤销复审行政诉讼具有特殊性,如不考虑商标权人在诉讼阶段提交的新证据而撤销复审商标的注册,将难以恢复,并导致其再无其他救济途径。因此,除商标权人具有恶意或有损社会公共利益的外,商标权人在行政诉讼程序中提供其使用注册商标的证据,无论是否为新证据,通常都会予以考虑。

上述司法精神在诸多案例中得到体现,例如:

北京知识产权法院(2015)京知行初字第749号鲍宏梅与国家工商行政管理总局商标评审委员会一审行政判决书;

北京市高级人民法院(2010)高行终字第669号国家工商行政管理总局商标评审委员会、湛江市广联通贸易有限公司与泰兴市太星对外贸易有限公司上诉案二审行政判决书。

四、法院对类似商品/服务项目上的使用是否足以维持核定商品/服务的态度不一,目前仍无定论。

(一)最高人民法院态度较为保守,认为在类似商品上的使用不构成对注册商标核定商品的使用。

具体来说,最高人民法院在(2015)知行字第255号案认为: “2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》第四十四条第(四)项的规定旨在督促商标权人积极使用核定的商标,避免商标资源闲置,该条所称‘连续三年不使用’中的‘使用’,应当理解为在核定类别商品上的使用,不应将在类似商品上的使用视为该条所称的‘使用’”。具体认定对不在注册商标核定商品范围内的“批墙膏”的使用不能构成对“油漆”等核定商品的使用。最高人民法院在(2010)知行字第44号案件中也认为:“你(再审申请人)所提交的证据均意图证明之前的商标注册人在音箱、功放机商品上使用了涉案商标,不论该事实是否存在,由于音箱、功放机均非涉案商标所核定使用的商品,上述证据均不能证明涉案商标在相应三年内进行了注册商标的使用”。

(二)北京市高级人民法院及北京知识产权法院态度更为宽松,特别是在注册商标中有一核定项目具有使用证据的,则该核定项目及类似项目均可以得到保留。

其中,北京市高级人民法院的态度最具有代表性:“连续三年停止使用注册商标的撤销制度,是为了鼓励和督促商标注册人使用其商标、发挥商标在市场上区分商品来源的作用。该制度既不是对商标注册人不使用行为的处罚,也并非为商标注册人设定了使用的义务,只是为了在商标注册人连续三年不使用导致注册商标的作用长期没有发挥时,使该商标标志重新回到公有领域,方便他人注册,激活商标资源而采取的一种措施。因此,对使用的认定应当符合市场实际,在使用证据的认定上,应当坚持优势证据原则,不宜过于苛刻。而且,商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的,在与该商品相类似的其他核定商品上的注册亦可予以维持。”【见北京市高级人民法院(2017)京行终853号国家工商行政管理总局商标评审委员会与何斌等其他二审行政判决书】

类似案例还有:

北京市高级人民法院(2017)京行终423号国家工商行政管理总局商标评审委员会与何欢欢等其他二审行政判决书;

北京市高级人民法院(2017)京行终486号国家工商行政管理总局商标评审委员会与广东美晨通讯有限公司其他二审行政判决书。

但北京市高级人民法院的宽松仍是有限度的,前提条件之一是“商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标”,如果注册商标中的核定项目无一具有使用证据,则越来越难寄望于通过类似商品的使用来维持。

五、原先在实践中,申请撤销注册商标中具体某项商品项目的,如果商标权人不能提供相关该项商品上的使用证据,则撤销此项商品;申请撤销时未具体指明某项商品项目的,只要商标权人能提供该注册商标任一指定项目商品的使用证据,则该商标的全部商品项目均可得到保留。

但目前的趋势来看,这一做法正在起变化,在申请撤销注册商标时并未具体指明某项商品项目的,现在法院更倾向于将商标权人没有提供使用证据的商品项目撤销掉。

仍以北京市高级人民法院(2017)京行终853号国家工商行政管理总局商标评审委员会与何斌等其他二审行政判决书的观点为例,在此案中,北京知识产权法院认为:“裁布机用砂带与诉争商标核定使用的其他商品不构成类似商品,故诉争商标在裁布机用砂带上的使用不能延及诉争商标核定的裁布机等商品,在没有其他证据证明诉争商标在除裁布机用砂带以外的其他核定商品上进行使用的情况下,诉争商标在裁布机等商品上的注册应予撤销”。

北京市高级人民法院在二审时支持北京知识产权法院的这一观点:“本案中,虽然何斌在原审诉讼中并未提出部分撤销诉争商标的主张,但因被诉决定是针对诉争商标核定使用的全部商品作出的,且原审诉讼中当事人就诉争商标在全部商品上应否被维持或撤销均发表了意见。因此,原审法院判决撤销部分商品上诉争商标的注册并不违反法律规定。”


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