美国专利侵权诉讼程序简介

专利权人在美国发现涉嫌侵犯专利的产品,想要寻求公权力介入以制止侵权行为,取得赔偿时,通常可以选择两种应对方式一种向美国国际贸易委员会提起调查申请;另一种是向美国当地法院提起专利侵权诉讼。

第一种情况下,美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, ITC)能够依据《美国关税法》第337条启动调查,即大家耳熟能详的337调查。第二种情况下,美国联邦地方法院对于涉及专利权、植物新品种保护等诉讼具有专属管辖权,专利权人可以向相应的美国联邦地方法院提起诉讼。本文将主要针对此类专利诉讼当中,关于侵权判定标准、审理形式、特别程序部分,进行介绍。

侵权判定标准

美国法院认为涉案专利的某项或某几项权利要求的全部技术特征,均能在被诉侵权产品中体现,此时的被诉侵权产品完全落入权利要求范围内,即构成专利侵权。该标准与我国判断专利侵权中的全面覆盖原则相同。

若根据全面覆盖原则,被诉侵权产品落入涉案专利权利要求的字面读取范围内,则还需考虑是否可主张适用逆等同原则。即被诉侵权产品的某个技术特征实质上并未利用涉案专利说明书所公开的技术手段,则被诉侵权产品仍未落入涉案专利的保护范围。

倘若被诉侵权产品的某个技术特征并未落入涉案专利的字面读取范围内,则必须再检视该技术特征是否可主张适用等同原则。即将该技术特征与涉案专利权利要求中相应特征进行比对,判断二者之间是否通过实质等同的技术手段,发挥实质等同的功能,并能够达到实质等同的技术效果,以此作为判断侵权的标准(If two devices do the same work insubstantially the same way, and accomplish substantially the same result, theyare the same, even though they differ in name, form, or shape)。该标准在美国最高法院1877年的Machine Co. v. Mruphy案中被提出,并沿用至今。

在适用等同原则时,需要判断是否主张适用禁止反悔原则。在专利申请或维护阶段,专利权人为维持专利有效性,有可能自愿放弃或限缩其权利要求的范围。在专利诉讼阶段,专利权人须按照其曾放弃或限缩后的标准主张权利要求的保护范围,不得反悔而主张其原始保护范围。

陪审团还是法官

美国诉讼程序中,陪审团的存在是与国内法院审判程序迥然不同的一大特点。根据美国联邦宪法规定,凡属于普通法诉讼且诉讼目标额度超过20美元,诉讼任一方当事人均可要求本案由陪审团审理,有陪审团审理的审判被称为jury trial。此时由陪审团进行事实认定,由法官负责适用法律。若各方当事人不申请由陪审团审理,该诉讼即由法官直接审理,被称为bench trial。此时则由法官全权负责事实和法律部分的审理。

在专利权人的诉讼请求包括被控侵权产品的生产者、销售者等负担损害赔偿责任时,该损害赔偿的性质属于普通法,则当事人具有申请陪审团审理的权利。原告若欲申请陪审团审理,应于起诉状中提出;被告若欲申请陪审团审理,应于收到起诉状后十日内,以书面形式向法院提出申请。

对于被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围,属于事实认定的范畴,因此该部分由陪审团认定。在此过程中,法官有权认定各方当事人出示的证据是否与本案的待定事实存在关联,陪审团只能够参考法官认可的该部分证据。

特别程序——马克曼听证

在专利侵权诉讼中,对于专利权利要求范围的界定往往是双方存在争议较大的部分。当各当事人对于专利要求的保护范围意见不一时,应由法院对此先行界定,并将确定后的保护范围交由陪审团,由其决定被控侵权方的产品或方法是否落入该保护范围。

这一程序被称为马克曼听证,源自于1995年Markman v. Westview Instruments, Inc.案件。为了缩短陪审团不必要的等待时间,节约司法资源,法院可以在陪审团开始审理前,召开听证程序,先行界定涉案专利相应的权利要求的用语含义以及保护范围。法院可以根据案件的实际情况,采用不同方式进行马克曼听证。例如法官可以通过各方递交的证据,采用书面审理的方式解释权利要求的范围;也可以在审判程序前召开由各方参与的调查会议等。

在马克曼听证中,除专利的说明书、权利要求书、专利申请和维护过程中的答复文件等作为关键证据须提交法院外,当事人还往往通过专家证人提供专业证词来支持己方观点。另外,当事人还可以向法院提交教科书、专业论文、专业书籍等,作为判定权利要求保护范围的证据。

(本文作者:周雨桐 来源:微信公众号 牟晋军律师团队)