近年来，由于国际间的贸易越来越普遍，有关涉外贴牌加工行为涉及商标争议的问题也逐渐增多，尤其是如果国外定作方的商标与在中国境内已经注册的商标发生冲突，就会引发商标侵权的嫌疑与纠纷。关于此类行为是否涉及侵权以及具体的责任归属问题，由于适用标准的不同，在司法界由于法院做法的不统一以及个案的情况千差万别，给贴牌加工企业的运营和风险管理带来很大的不确定性。因此，笔者团队将从不同地区法院在不同时期的司法裁判出发，对这一问题进行释明答“疑”。

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涉外贴牌加工问题起因

涉外贴牌加工（即Original Equipment Manufacture，简称OEM)，是指国内加工方按照国外定作方的要求，加工国外定作方指定商标的产品，并交付国外定作方，由国外定作方给付加工报酬的贸易模式，并且，加工后的产品全部返还给国外定作方，不在国内销售。流程图如下：

之所以在涉外贴牌加工的过程中会发生商标侵权风险，这与商标的地域性特征息息相关。在此类案件中，通常会涉及两个相同或者近似的商标，一个注册在中国境内，一个注册在境外，分别被称为“中国商标”和“境外商标”，在一般情况下，两个商标分别在不同地域享有专有权，互不干涉，但是在如上图所示的情况中，由于国内加工方是在中国境内对指定的商标产品进行生产加工，该指定的商标即“境外商标”与某一具体的“中国商标”相同或近似，因此，在国内的“贴牌”与“运输”过程中，此种行为是否属于商标使用行为，是否侵权成为这一争议问题的关键。

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涉外贴牌加工行为各地司法裁判纵览

（一）北京

1、明季私人有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一审行政案件案号：(2015)京知行初字第5119号

裁判要旨：诉争商标的涉案行为实质上是贴牌加工贸易的体现，是一种对外贸易行为。如果贴牌加工行为不认定为商标使用行为，贴牌加工贸易生产的产品将无法正常出口，而导致该贸易无法在中国继续。这种行为实质上是在积极使用商标。

2、宏比福比有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会上诉案

案号：（2010）高行终字第265号

裁判要旨：虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。

（二）江苏

1、上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷一案（2017年年底最高院改判）

案号：(2015)苏知民终字第36号

裁判要旨：如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。被告未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了原告的利益，侵犯了原告的注册商标专用权。

（三）上海

1、玉环县嘉跃汽车零部件制造有限公司与被告重庆红宇摩擦制品有限公司侵害商标权纠纷一案

案号：(2014)浦民三(知)初字第373号

裁判要旨：商标真正的使用者为境外委托方，被诉侵权商标只在我国境外发挥商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别功能。被告的贴牌加工出口行为并非我国商标法意义上的商标使用行为，因此不构成对原告商标的侵权。

2、丁思泉与上海创侨实业股份有限公司、上海吉欣针织制衣有限公司侵害商标权纠纷

案号：（2016）沪73民终47号

裁判要旨：国内加工方接受境外公司委托加工生产商品，贴附的是境外公司在国外获准注册的商标，所生产的涉案商品均出口至国外销售，在中国境内没有进入市场流通领域，因此，所贴附的标识，在中国境内并不具有识别商品来源的作用，故该行为没有侵害注册商标专用权。

（四）广东

1、澳柯玛股份有限公司与佛山市博鸿经贸有限公司侵害商标权纠纷

案号：(2016)粤03民终7603号

裁判要旨：被告虽在中国境内生产，但产品全部出口，并不在我国境内市场销售流通，涉案商标不能在我国境内产生标识产品来源的作用，未发挥商标的识别功能，故该行为不属于商标性使用。被告对涉案注册商标专用权进行了必要的审查，尽到了合理的注意义务。

2、台山利富服装有限公司与鳄鱼恤有限公司商标专用权纠纷

案号：（2011）粤高法民三终字第467号

裁判要旨：涉案产品并未在中国国内市场实际销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品的来源发生混淆和误认的客观基础。被诉侵权商标与原告注册商标不足以造成相关公众的混淆、误认，不构成侵害注册商标专用权意义上的商标近似。利富公司的涉外定牌加工行为没有侵害鳄鱼恤公司的注册商标专用权。

综上总结：

地区	北京	江苏	上海	广东
观点	商标性使用	属于商标性使用	属于商标性使用	不属于商标性使用	不属于商标性使用
合理注意义务	未提及	未尽到合理注意义务	未提及	已尽到合理的注意义务
结论	“商标性使用”证明有效	构成侵权	不侵权	不侵权

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涉外贴牌加工问题释疑

从各地区法院的司法裁判中，基本可以总结出有关涉外贴牌加工问题的两个争议点：其一，涉外贴牌加工是否构成商标性使用；其二，国内加工方是否需要尽到“合理注意义务”及“合理注意义务”需达到何种要求。

（一）涉外贴牌加工是否构成商标性使用

一般情况下，将涉外贴牌加工行为不认定为构成商标性使用的观点如下：商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。这一观点也是2017年年底最高院改判“东风”贴牌加工案中的观点¹，也基本为此类问题奠定了主判基调，从商标使用问题的本质出发，界定了不构成侵权的前提条件。

不过，此问题还有另外一面，这也是通常造成争议的原因所在。根据我国商标法第四十八条规定²，商标权人通过各种商标使用行为来达到继续维持商标效力的目的，为此商标法第四十九条还专门规定了“撤三”条款³，以督促商标权人合理利用商标发挥其商业价值。因此，在涉外贴牌加工是否构成商标性使用问题上，如果认定其不构成商标性使用，对于出口型企业来说，很多自有品牌的商品可能并不在中国境内直接销售，而是仅在中国境内生产，全部销售到境外。如果类推适用上述规则，那么有可能使得这种“使用”无法构成“商标使用”，而面临被撤销的境地。从上述各地区的司法判决可知，上海与广东地区均认为不属于商标性使用，作出了不侵权判定，北京与江苏地区则相反，但是从选取的北京地区的案件性质来看，均是商标行政案件，属于有关国内企业注册商标能否继续维持的情况，因此，从法院的裁判结果来看，或多或少都有一些保护国内企业的因素在其中。

（二）涉外贴牌加工中的“合理注意义务”

根据最高人民法院印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的通知第18条规定：妥善处理当前外贸“贴牌加工”中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。由此来看，如果国内定牌加工企业取得了国外委托方的委托生产的订单，却未取得或不能提供国外委托方对于国外商标的权利授权证明。也就是说，加工企业疏于履行合理的审查义务，则需要承担停止侵权的民事责任。

但是，合理审查义务的“合理”范围是多少呢？在上海柴油机股份有限公司与江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害商标权纠纷一案中，二审法院认为：涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务，因而判定该行为构成侵权。但是在最高院审理过程中，却对此进行了改判，认为不构成侵权，理由是受托人在接受境外公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。受托人接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。

由此可见，对于涉外贴牌加工中的“合理注意义务”，国内加工企业需要履行，但是对于“合理注意义务”的标准毋需过高，否则会加重国内加工企业的合规义务审查负担，对国际贸易往来也会产生影响。一般审查的范围仅限于国外商标的权利授权证明及保证所加工的产品全部运往国外用于国外销售。

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律师建议

对于涉外贴牌加工行为引发的疑虑，目前司法的主流判定是不构成商标性使用，且贴牌加工企业的商标合规义务也较小，一般认定不构成侵权行为。不过在实际情况中，各贴牌加工企业及商标权人仍需要注意以下问题以下问题：

对于贴牌加工企业方来说，在开展贴牌加工合作之初，就注意审查和保存委托方相关的权利证明文件，以及双方的合同相关往来文件，其中主要证明两个方面：第一，委托方拥有合法的境外商标，即贴牌加工所贴附之标识存在合法来源；第二，所加工的产品全部运往国外用于国外销售。

对于商标权人来说，对于他人纯粹用于出口的贴牌加工行为，不构成商标侵权，不需要追究责任，但是一方面仍可以进行“市场监测”，如果有借用“贴牌加工”的幌子进行国内销售行为的，仍可以依法追究，另一方面，对于出口型企业来说，也应当关注自己出口商品的商标使用方式，通过证明自己行为属于“商标性使用”行为，避免被认定为“连续三年不使用”，而面临被撤销的危险。

 注：

1、案号：(2016)最高法民再339号

2、《商标法》第48条 本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

 3、《商标法》第49条 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。

（本文作者：盈科卓智律师团队）