一、案情简介

 广东某机床机械有限公司（以下简称专利公司）成立于2001年，所研制的钻铣复合机床设备处于行业领先地位，申请了全方位专利技术保护。近年来，随着客户对机场设备的技术要求越来越高，专利公司产品深受客户青睐。不久前，专利公司业务人员在售后服务时，发现曾经的一家客户浙江某模具企业（以下称设备使用方）购买了他人一台与专利公司设备同类型的机床设备（以下称被控侵权设备），被控侵权设备擅自实施了专利公司于2008年获批授权的核心专利技术（以下称案涉专利），但价格却远远低于专利公司定价。发现这一“警情”后，专利公司即刻委托律师团队开展维权行动。经过调查取证后，专利公司遂将被控侵权设备的生产商及使用方一并诉至法院。

在案件审理过程中，被告方提出的其中一项抗辩理由即现有技术抗辩，同时提交了案外人青岛海尔集团总部正在使用的一台同类型机床产品（以下称案外机床）相关资料以及若干国外专利文献作为证据，并申请法院前往青岛海尔总部调查取证。浙江省高级人民法院接受申请后，亲赴案外人海尔集团处，组织双方对现有技术抗辩的证据予以质证并现场举行庭审。被告方主张，案外机床系海尔集团于2008年自 TBT TIEFBOHRTECHNIK GMBH公司(以下称德国TBT公司)采购，该机床的各部技术方案也是德国TBT公司首创，其技术公开时间远远早于案涉专利申请时间，被控侵权设备系属于实施了德国已经公开的现有技术，不构成专利侵权。针对其现有技术抗辩，专利公司从证据本身的效力、现有技术的范围、技术本身的差异性以及现有技术对比方式等方面发表代理意见并展开辩论。

二、裁判结果

浙江省高院采纳专利公司的观点，认定现有技术抗辩不成立，最终裁判被告方专利侵权成立，立即停止侵权并赔偿损失数十万元。

三、律师意见

现有技术抗辩制度的正式确立，应该始于2009年新修改的《专利法》第六十二条，但在司法实践中，其实早就在摸索适用，其间接法律依据业已出现过，比如2001年颁布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条其中一项“可以不中止诉讼”的情形：“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”。一旦出现这种情况，法院将会直接认定原告的侵权指控不成立。尽管该司法解释没有明示，但此情形的法律适用及裁判逻辑正是之后现有技术抗辩的法律制度模型。本案的现有技术对抗过程，几经周折，但涉及到现有技术抗辩制度的多个常见问题，笔者认为值得和大家分享，相互探讨。

（一）现有技术的概念和范围

“现有技术”一词早在2001年颁布的《专利法实施细则》第三十条条款中已有记载，是对2000年旧《专利法》第二十二条第三款所称“已有的技术”的解释。2009年10月01日新颁布实施的《专利法》第二十二条第五款最新明确：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。本条所称的现有技术与第六十二条规定的现有技术应该做相同含义的解释。基于本条款对现有技术的定义，现有技术的范围明显扩大，而且对公开方式没有限制。

 本案比较特殊在于，案涉专利申请日期在新专利法颁布实施之前，而依据2016年04月01日颁布实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条规定：对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。本案中，专利公司的专利申请日期为2008年11月，应当适用2009年10月01日修改前的旧专利法相关规定。而上文提到旧专利法对现有技术的表述为“已有的技术”，即“申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”由此可知，被告方如果以德国公司销售给海尔集团的机床为证进行现有技术抗辩，则必须证明案外机床在案涉专利申请日之前就已经在国内公开使用。这样一来，抛开时间点不讲，又牵涉出另外一个问题，在海尔集团公司车间内安装使用的机床产品是否应该认定为公开状态。对此，笔者认为：海尔工厂内部使用某机床产品，不应当然认定该机床结构已公开。因为工厂一般不对外开放，相关公众也不能合法地自由进出。否则，就等于认定工厂车间等区域属于公共空间，有损于企业私有财产的保护及企业经营自主权的行使，既不合法也不合理。

对于时间点的认定，法院调取了海尔集团对该批次机床的购买资料及资产管理文档，均没有确切时间的记载。但笔者同行人员在机床的某组成部件——空调冷却设备的铭牌上发现，该冷却设备的生产时间为2009年07月，而结合该机床的实际特点，没有冷却设备根本无法正常使用，也就是说，在没有设备部件更换的情况下，该机床的正常使用时间应该在2009年07月份之后。而且，进口国外设备的的渠道也有别于在国内市场公开销售，不宜简单认定“销售即公开”；本案中的大型机床产品，仅在厂区内存放而未组装使用期间是否属于公开状态，都值得商榷。

（二）现有技术抗辩的比对方式

依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。基于该条文规定，存在三个基本问题：

1.现有技术抗辩的审查应该是先确定侵权技术方案，再做现有技术抗辩对比。具体步骤应该是先进行专利技术方案与被诉侵权技术方案的对比，在确定落入专利权保护范围的被诉技术方案，并对被诉技术方案拆分成若干技术特征后，再将拆分后的技术特征与现有技术方案的相应技术特征进行对比。这里需要注意的是“相应”二字，具体到本案中，比如被告方指出案外机床的“滚珠丝杆”与被空侵权设备的“气缸”技术同为设备部件的升降动力装置，二者在各自技术方案中发挥的作用一致，系相应技术特征。

2.现有技术抗辩的对比证据有且只能有一项现有技术。现有技术抗辩不允许多组现有技术方案组合使用，只能一对一比对，这一点类似于专利“新颖性”审查判断的“单独对比”原则。如果允许现有技术组合对比，那么组合出来的技术方案非但不属于“为公众所知”的技术，还有可能具备了创造性，成为一项能够授予专利权的技术方案。本案中，被告方不仅举证了案外机床的实物证据，还提交了若干境外文献资料以及网站公开信息，试图进行组合比对，显然不符合现有技术抗辩的法律规定。但是，现有技术与本技术领域公知常识的组合应该是可以被司法机关接受。一些地方司法文件有过类似规定，比如北京市高级人民法院2013年09月发布的《专利侵权判定指南》第125条就载明：所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。本律师也曾于2014年在广东办过一宗发明专利侵权诉讼案件，一审判决也支持了我方提出的“现有技术与公知常识的组合比对”。

3.现有技术特征与被诉技术方案的相应技术特征相同或无实质差异。这里的“相同”不难理解，但对于“无实质差异”则是观点不一，有人认为是简单的文字变换或惯常手段的直接置换，也有人主张其范围应该更宽泛。本人赞成第二种观点，认为无实质差异的审查应该参照《专利审查指南》对专利新颖性的审查基准，不仅包括惯常手段的直接置换，还应包括上下位概念的简单互换、范围数值特征包含与被包含关系、性能及参数等元素的隐含公开等。本案中，被告在指定滚珠丝杆与气缸结构的对应特征后，也曾试图证明二者无实质差异。我方从结构组成、技术效果、商业推广程度等方面予以了反驳。

（三）不属于现有技术的情形

本来在正面界定了现有技术的范围后，就不应在罗列不属于现有技术的情形，但基于法律的特别规定及最新趋势，还是觉得有必要说一下。

1.抵触申请文件不属于现有技术范围。抵触申请的技术方案不符合现有技术的定义范围，原则上理应排除在外，但是近年来不管是司法实践，还是地方性规定，都在探索将抵触申请技术方案参照现有技术抗辩予以适用。比如上文提到的北京市高院发布的《专利侵权判定指南》第127条明文规定：被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理。如果一项案涉专利被审查认定为存在抵触申请文件（前提在于被告方予以充分举证），那么也就实质上否定了该专利的新颖性。在这种情况下，如果仍然判定侵权成立，则对于被告方明显有失公平，也有悖于专利法鼓励创新的立法精神。

2.新颖性宽限期内公开的技术方案不属于现有技术。申请专利的发明创造在申请日以前六个月内存在新《专利法》第二十四条规定的三种情形的，不丧失新颖性，通常大家称之为专利新颖性的宽限期。明确了特定的技术展出、发表或泄露行为，不影响随后提出的专利申请的新颖性例外规定，既然是例外规定，就应当将其排除在现有技术的范围之外，不能以上述公开技术作为现有技术抗辩。

另外，对于先用权人来说，有时会同时存在先用权抗辩与上述抵触申请文件现有技术抗辩，自不必多言。

（四）现有技术的不同类型

之所以会谈到这个问题，是因为笔者还想谈及一个基本问题：在本案中，假如被告方以德国TBT公司在中国申请的某件专利文献（以下称T专利）为依据提出现有技术抗辩，且抗辩成立。

那么，这里T专利就存在两种情况，要么处于无效状态，要么处于有效状态。如果T专利处于无效状态，也就是说该技术已经流入公知领域，任何人均可以不受限的自由实施，这种现有技术我们暂且称之为自由公知技术；如果T专利处于有效状态，那么该现有技术尚处于德国TBT公司独占拥有状态，他人并不能自由实施，我们暂且称之为非自由公知技术。

继续上面的例子，若被告方以T专利进行现有技术抗辩成立，且T专利系自由公知技术，则顺理成章；如果T专利系非自由公知技术，是否就说明被告方自认落入T专利的保护范围？T专利能否另案起诉被告方？笔者认为，答案是肯定的。但同时也要指出，专利侵权系民事侵权纠纷，须遵循不告不理原则，应当尊重案外专利权利人的自由处分权限，也就是说本案中不会对被告是否侵犯T专利的事实予以审查，只会认定其现有技术抗辩主张是否成立。

实际上，关于现有技术抗辩问题，还应谈一谈该制度与无效宣告程序的关系及互动、现有技术抗辩对当事人举证责任的要求等等。另外需指出，许多情况下的讨论内容和观点同样适用于现有设计抗辩，但限于篇幅，实在不好啰嗦太多，其它待续。

（本文作者：盈科董通律师）