基于社会公众合理预期限制的

“权利要求的进一步限定”适用规则

     在2017年4月1日，修改后的《专利审查指南》正式施行，此次修改将专利无效宣告请求审查程序中，权利要求的修改规则之一“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”，这导致权利要求修改形式多种多样。历时四年，在实践中，何种修改应当准许，何种修改又不应接受，仍难以准确把握。

     本文试图从专利权的价值导向入手，介绍部分专利无效决定及其引起的行政诉讼裁判观点，以期明晰“权利要求的进一步限定”具体适用情形，激起各位读者的讨论。

一、专利权人权利与公共利益的平衡

     专利权是国家专利机关依照专利法授予发明创造者或其他合法申请人对某项发明创造在法定期限内所享有的一种专有权。作为一种行政授予的私权，在中国，其权利范围主要是基于申请人自由意志表达后形成的声明，这声明被称为权利要求书。在此权利范围内，专利权人享有的专利权，是一种对世权、专有权，除法律规定外，任何人都不得侵害。

     与此同时，专利制度的初衷正如我国《专利法》（2020修订）第一条所规定“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”，专利权人在获得专利权后，应当公开其专利，使其知识产品进入市场流转，被社会公众广泛使用。专利权的两大基本特征——垄断与公开，表明其作为私权应禁止侵害的同时，亦具有公共政策性。

      正因如此，利益平衡成为现代专利制度的基本理念和精神，能否有效贯彻利益平衡原则，即能否维持对知识创造的激励与知识传播和利用之间的平衡，维持专利权人利益与公共利益之间的平衡，将决定着其在现代社会生活中的地位。

二、权利要求书的修改应体现利益平衡理念，受制于社会的合理预期

      权利要求书意味着专利权人在激烈的市场竞争中画了一个圈，宣告着专利权人权利的范围。《法国国民公会宣言》有言：“一个公民的自由是以另一个公民的自由为界限的”，当专利权人画了一个圈时，其他人则不能未经许可踏入此圈，专利权人画的圈越大，其他人的约束则越大，专利权人任意更改画好的圈，其他人则无所适从。

      在专利授权阶段，与审查员的博弈过程中，专利权人已为自己设定了某种权利，表达并明示了圈的范围大小。此后，在专利确权阶段，为了应对请求人的挑战，克服当初撰写无法避免的局限性，以充分保护创新创造，多数国家专利制度允许专利权人更改画好的圈。利益平衡理念贯穿于专利法的产生、发展全过程，在专利无效宣告请求审查程序中，权利要求书的修改应满足利益平衡，往往是专利权人与请求人（请求人一般又成为社会公众的代表）之间的利益平衡，这一点毋庸置疑，否则专利制度将失去其正当性。

    在满足《专利审查指南》规定的如下修改原则的情况下：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

     是否如《专利审查指南》所规定，重新画圈只要满足“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”就可以呢？

      笔者对此不以为然，任何权利都应当有其明晰的界限范围，以保证相互行为的预期性，这样才能促进有序、安全的社会秩序的构建。对于“权利要求的进一步限定”的理解，应受制于社会公众的可合理预期，禁止将预期范围之外的内容纳入专利权的保护范围之内。

三、关于“权利要求的进一步限定”的裁判观点

01

（2019）最高法知行终19号公报案例

      在阿尔法拉瓦尔股份有限公司与国家知识产权局、第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷一案中[(2019)最高法知行终19号]，最高人民法院认为：“在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。”

02

《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》

     在国家知识产权局专利复审委员会（机构改革前名称）撰写的《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》中，对“权利要求的进一步限定”的理解是：“通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求，原来的权利要求不再保留；修改后的权利要求数量相对于原权利要求书不发生超出预期的变化；并且通常不能增加权利要求或重新撰写权利要求，从而构建出新的权利要求的层次体系。”并如下列举了三种禁止适用情形：

1.1在未对独立权利要求进行修改的情况下，仅增加新的从属权利要求（权利要求1为独立权利要求，权利要求2-10都是权利要求1的从属权利要求，专利权人未修改原权利要求1-10，而通过对权利要求书中的特征进行组合增加了新的从属权利要求11-15）；

1.2同一独立权利要求中分别加入不同的技术特征，形成多个新的独立权利要求（分别对原权利要求1作出3次进一步的限定，从而形成新的权利要求1、9、12）；

1.3对原权利要求的特征进行重新组合，增加一组或多组新的权利要求（专利权人未修改原权利要求，而是增加了一组新的权利要求49-60，新的独立权利要求49来自于原权利要求的部分技术特征的重新组合）。

03

第37563号无效宣告请求审查决定

     在斯攀气凝胶公司与广州埃力生高新科技有限公司关于“凝胶片的制造方法”专利无效纠纷中，国家知识产权局认为：“‘权利要求的进一步限定’并没有要求所补入的技术特征必须来自于从属于同一个独立权利要求的从属权利要求，其可以来自权利要求书中的任一项权利要求，只要修改后的权利要求所限定的技术方案符合专利法第33条即可。”

04

第38353号无效宣告请求审查决定

         在苹果公司与蔡俊杰关于“具有显示器亮度控件的电子设备”专利无效纠纷中，国家知识产权局认为：“将授权公告的权利要求5的特征补入授权公告的独立权利要求8形成新的独立权利要求，该修改符合《专利审查指南》中对于进一步限定的要求，但是，在进行上述修改后，授权公告的权利要求8已经不再存在，便无法将其作为基础而对其再作进一步限定，故专利权人还将授权公告的权利要求7的附加特征补入授权公告的独立权利要求8以形成又一独立权利要求的修改方式，不符合《专利审查指南》对于‘权利要求的进一步限定’的要求。”

四、总结与建议

     权利是在一定范围内做自己想做的事情的自由，他人的自由，就是我们行为的边界。法律意义上的权利，可以来源于国家立法规定、行政程序授予、平等主体约定等。超越合理预期的权利要求书的修改，犹如事后更改法律规定，其害无穷。

（本文作者：盈科苏林兵律师 来源：微信公众号 盈科知产）