在专利侵权抗辩中，被诉侵权行为人经常提出现有技术（设计）抗辩，并提供证据来证明被控侵权产品使用的是相较于涉案专利在先的设计或技术，因此无需承担侵权责任，其法律依据为《专利法》的第六十七条。同时，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定了现有技术或现有设计的抗辩，仅可以引用一项现有技术方案或一个现有设计，并且针对发明或实用新型专利比对的对象明确为：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”。

 专利制度产生目的在于鼓励创新，但同时还要兼顾社会公众的公共利益空间，不能肆意的扩大专利权的保护范围。现有技术或设计抗辩的初衷是为了解决专利保护与社会公共利益空间的冲突，旨在将不属于专利保护范围的现有技术或设计排出在专利的保护范围之外。而现有技术或设计的定义为，指申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计，公开的地域并不受限。《专利法》第二十二条和二十三条除了现有技术或设计的规定之外，还提起了另一种不予授予专利权的形式，即：也没有任何单位或者个人就同样的发明、实用新型或外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。这里的“在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请”被称之为“抵触申请”，是可以用来评价专利新颖性的重要因素。

抵触申请的构成要件包括：时间，在专利申请日前；比对结果：同样；受理单位限制：向国务院专利行政部门提出。由此可以看出，抵触申请的适用条件必须是国内在先申请的专利。0

抵触申请抗辩在侵权诉讼中的适用

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        由上可知，抵触申请可以破坏专利的新颖性，解决的是专利重复授权的问题。在侵权诉讼中可否引用抵触申请抗辩，并没有生效的法律文件予以规定，仅在最高人民法院2009年6月18日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》的第十七、十八条有所提及，但是在生效的该解释中，上述意见未能记载在内。

        此后，2010年4月，最高人民法院副院长奚晓明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话“能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展”中提出：“要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则，且允许以一份对比文献中记载的一项现有技术方案与公知常识的简单组合主张现有技术抗辩。被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”在此后最高院(2013)民提字第225号民事判决书中通过公报案例遵循了上述讲话精神。各地法院也通过编撰审理指南等方式体现了最高院的意见，比如北京高院《专利侵权判定指南》第142条规定：“抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照本指南第137条或第139条的规定予以处理”。由此，抵触申请抗辩在审判实务中可以得以大范围适用。

境外在先申请抵触申请抗辩适

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      境外的一些专利申请也可以满足“就同样的发明、实用新型或外观设计在申请日以前提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”的条件，但是其并不是向中国的国务院专利行政部门提出的申请，故不满足抵触申请对比文件的全部条件，但是这类专利是否可以参考适用抵触申请的抗辩。

         在《中国知识产权报》2016年4月14日微信公众号的《法官说：涉外在先专利申请可以比照抵触申请作不侵权抗辩》一文中引用了深圳市中级人民法院作出的（2012）深中法知民初字第607号判决书，法院认为：“被告深圳浩特尔公司选择以我国台湾地区的专利设计作不侵权抗辩，该专利的申请日在涉案专利申请日之前，被告可以援引该设计比照现有设计进行抗辩。被控侵权产品与该专利产品均为数码显微镜，经过对比，被控侵权产品的外观设计与该专利设计相同，鉴于此，依法认定被控侵权产品使用了申请在先的我国台湾地区的专利设计，并未侵犯原告的专利权，应当认定被告的不侵权抗辩成立”。因该案作出后，双方均未上诉即生效，故并未有二审最高人民法院的意见可供参考，同时该份判决也曾引发业界较多的不同意见，故该判决中“可以援引境外抵触申请比照现有设计进行抗辩”的意见并未能在司法实务中大范围适用，尚处于不确定状态。

（本文作者：盈科邱影律师 来源：微信公众号 知隐知法）