导言

在当今时代，无论是传统制造业还是新型科技行业，企业间的技术/商业合作呈现出前所未有的深度与广度，合作类型也多种多样，包括合作开发、委托开发、技术转让、许可等。在此背景下，企业或多或少都会向第三方提供己方商业秘密或接受来自第三方的商业秘密，因此协议中一般都会约定保密条款，设定保密义务。那么如果签订协议的合作方违反了协议中的保密义务申请了专利，企业可以如何维护自己的合法权益呢？
一、企业合作过程中的保密义务

根据企业合作的类型不同，协议中的保密条款的内容存在不同，如：

1）双方合作开发的情形下，均有可能提供保密信息，因此会约束双方均仅可在本项目中使用对方的保密信息，不得披露给任何第三方或超出本项目范围使用该保密信息；对于合作开发形成的成果，其保密义务则根据成果归属的不同存在不同设定。

2）一方委托另一方开发的情形下，委托方若提供保密信息，此时可能要求受托方不得将相关保密信息披露给第三方也不得用于其他项目的开发，更不得自行实施该保密信息。

3）技术许可/采购情形下，技术提供方向接收方提供某技术，接收方支付一定费用后获得使用权，若此技术涉及技术秘密，此时技术提供方可能要求接收方对技术进行保密，不得披露给任何第三方。

以上仅为部分列举，上述合作类型与保密条款的具体内容可能不同，但核心都是一致的，主要在于技术秘密接收方对于提供方的保密信息应当进行保密。除了上述一般保密条款外，很多合同中也会有更细致的约定，比如未经同意不得申请专利等等。

那么，对于具有保密义务的合作方违反了协议约定申请专利的行为，企业该如何维权呢？要回答这个问题首先需要厘清此种行为的法律性质。
二、具有保密义务的合作方违反了协议约定申请专利行为的性质及维权路径

对于一般的具有保密义务的合作方未经许可超出范围使用他人商业秘密、向第三方披露他人商业秘密的行为，毫无疑问的，根据《反不正当竞争法》（2025）第10条的规定，属于侵害商业秘密的行为。那么，对于合作方违反合同约定私自利用他人商业秘密申请专利的行为该如何认定呢？

此处“利用他人商业秘密”的情形存在2种可能性，包括直接以他人商业秘密的技术方案申请专利以及在他人商业秘密的基础上进行改进后以形成的新技术方案申请专利。以下就2种情形分别进行阐述分析。1）直接以他人商业秘密的技术方案申请专利

对于此种情况，实际上也属于违背商业秘密权利人的意志公开/披露他人商业秘密的行为，使该保密信息失去秘密性，不再构成商业秘密，此种情况故而也构成《反不正当竞争法》第10条规定的侵害商业秘密的行为，对于该专利的权属，毫无疑问也应当归属于原商业秘密权利人。

【维权路径】

对于此种情况，合作方违反合同约定以企业提供的商业秘密中技术方案申请专利的，企业可以提起侵害商业秘密纠纷及专利（申请）权权属纠纷主张权利，要求变更专利（申请）权权属。

在此类案件中，因专利撰写与申请的要求，专利权利要求及说明书文本的表达与形式可能与原技术秘密内容不完全一致，比如进行了提炼与总结等，因此，企业应在提供自身合法拥有相关商业秘密的证据基础上，进一步提供双方合作及提供商业秘密给对方的证据，并梳理专利权利要求技术特征与自身商业秘密内容，制作比对表以证明二者的一致性。2）在他人商业秘密的基础上进行改进后以形成的新技术方案申请专利

不同于前一种直接申请专利的情形，此种情况下因专利技术方案是在商业秘密技术方案基础上进行改进形成的，因此，二者并不完全一致。

此种情况下，专利技术方案是否完全公开了密点、专利技术方案与原商业秘密技术方案存在多大差异、专利技术方案中原商业秘密技术方案更为主要还是改进部分内容更多等等问题都具有了不确定性，需要根据案件情况进行具体分析，而这些问题的分析结果也将影响案件性质的确定以及专利权的归属。同时，上述不确定性与复杂性也增加了企业主张商业秘密被侵犯的举证难度。

若专利技术方案包含了商业秘密中的密点内容，并在此基础上额外增加了改进部分，那么该申请专利的行为仍然属于侵犯商业秘密的行为，但由于专利技术内容并非仅是原商业秘密提供企业的技术内容，还有改进部分，此时专利/专利申请的权属就存在一定的疑问，是不是因为改进方提供技术方案了就应当双方共有呢？还是某一方单独所有呢？

（2022）最高法知民终2951号上海某有限公司、安徽某有限公司专利权权属纠纷案件（入选《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2024）》案例）中，原告依据原被告关联公司签订的技术服务合同及原被告双方签订的合同向被告提供技术装置及工艺，合同约定不得将合同内的工艺设备及基础工程设计工艺包以及工艺设备，或在本合同内获得的任何信息及文件透漏给任何第三方，但原告发现被告以相关技术增加部分细节后申请涉案专利，故提起诉讼。该案一审基于被告公司对于该专利亦有一定贡献情况下判决专利归双方共有。

在二审过程中，最高院经审理后进行改判，法院认为：安徽某公司在上海某公司通过合同向其提供的整体技术方案基础上，进行了部分技术特征的改进后形成的技术方案，经国家知识产权局实质审查，获得了专利权，双方对于涉案专利技术方案均做出了贡献。但是，根据在案证据，安徽某公司在其中作出的技术贡献远远小于上海某公司…一审判决以双方对涉案专利技术方案均作出了创造性贡献为由认定双方为共有专利权人。然而，在有合同明确限制的情况下，安徽某公司未经上海某公司许可，擅自利用上海某公司提供的技术方案提出专利申请，即使在上海某公司技术方案基础上作出了一定的改进，但由于违背了合同约定和上海某公司的意愿，安徽某公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对上海某公司而言，在涉案专利技术方案被公开后，其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权，如果再与安徽某公司共享涉案专利权，权利行使上又会受到共有专利权人的牵制，显然，一审判决的处理结果没有充分保护上海某公司应当享有的合法权益，也不利于技术成果的顺畅转化利用。对于安徽某公司而言，其上诉提出上海某公司提供的技术不能满足生产需要，因此在其技术基础上进行了改进，但是安徽某公司未经上海某公司同意，擅自将上海某公司的技术方案公之于众，违背了诚信原则，具有明显过错，且如上分析，安徽某公司在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小。因此，本院认为，涉案专利权应当归属于上海某公司一方。

根据上述案例可知，被告违反合同约定，擅自将原告技术方案以申请专利形式公开，使之丧失自主选择保护方式（技术秘密或专利或其他方式）的权利，即便其对于专利方案有一定贡献也不当然享有专利权，结合原告违约行为过错及技术贡献较小，最终认定专利归属原告。

除了上述案例外，在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2024）》中还有（2022）最高法知民终2908号案例（“海水淡化装置”实用新型专利权权属案）与上述观点类似，因该案件未查询到完整裁判文书梳理判决内容，故仅在此列出裁判要旨内容：行为人违反保密约定和诚信原则，擅自将他人基于委托开发合同关系提供的非公开技术方案申请专利，即使行为人对该非公开技术进行了部分改进，也不能据此当然享有专利权。

【维权路径】

基于上述分析及案例，若合作方违反协议约定在企业提供商业秘密的基础上进行改进后以形成的新技术方案申请专利，需要对专利技术方案是否完全公开了密点、专利技术方案与原商业秘密技术方案的差异、各方对于专利技术方案的贡献度等方面进行分析。

根据分析结果可尝试提起侵害商业秘密纠纷与专利权属纠纷，法院在考虑专利权归属时会综合双方协议约定、各方对于专利技术贡献大小、专利公开对技术秘密提供方的影响、共有对于技术秘密提供方是否公平等多方面进行考虑。即便违约合作方对于专利技术方案也作出一定贡献，也不当然享有专利权，存在一定的主张专利单独所有的可能性。
三、总结

对于合作方违反了协议中的保密义务利用企业提供的技术秘密申请专利的行为，企业该如何维权：

1）首先分析专利技术方案与所提供技术秘密内容的关系，必要时制作比对表，分析专利技术方案的构成与各方贡献度（考虑二者关系是否显而易见或难以证明，判断举证及主张的难度，若差别太大或相同部分均为现有技术或公知常识时可能难以主张）；

2）分析合作协议中各方相关的权利义务（要求企业在签订合作协议时应注意保密条款、知识产权条款及相关违约条款的严密性）；

3）梳理企业合法拥有技术秘密及载体的证据并固定（要求企业平时在开展研发活动过程中应建立良好的研发管理体系、技术秘密管理制度并严格执行）；

4）整理企业提供技术秘密给合作方的证据（要求企业在合作过程中应注意留痕）及其他证据；

5）视前述分析情况提起侵害商业秘密与专利权属纠纷诉讼；

6）若提起权属纠纷，应注意根据专利/申请状态视情况必要时提出行政程序中的相关申请，避免专利权因合作方的不当处置产生乃至于失效的后果。

（本文作者：盈科刘璐律师 来源：微信公众号 盈科新视野）