专利功能性特征的侵权判定规则
功能性特征是专利侵权案件中争议最集中的技术特征类型之一。权利要求中的技术特征如果只以功能或者效果表述,表面上看似乎覆盖了所有能够实现该功能的技术方案,但在侵权判定阶段,司法实践通常会把保护范围限定到说明书及附图记载的实现该功能或者效果不可缺少的技术特征及其等同实施方式。识别某一技术特征是否属于功能性特征,以及如何确定其保护内容,往往直接决定侵权案件的结果。
一、功能性特征的定义与识别
《专利侵权司法解释(二)》第八条第一款规定,功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。该定义包含两个层次:第一,技术特征以功能或者效果作为限定方式;第二,本领域普通技术人员仅凭权利要求无法直接确定具体实施方式。
仅使用功能性语言,并不当然等于功能性特征。如果权利要求同时记载了特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系,本领域普通技术人员能够结合这些内容直接确定实现功能的具体方式,该特征通常仍属于结构特征或者方法特征。最高人民法院知识产权法庭在“第一案”中曾指出,技术特征如果已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使同时限定了功能或者效果,原则上不属于功能性特征。
以“安全搭扣面对锁定元件延伸,用于防止锁定元件的弹性变形,并锁定连接器”为例,该特征虽然包含“防止弹性变形”的功能描述,但同时限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系,并隐含了“安全搭扣面对锁定元件延伸”这一结构。只有将方位、结构及其功能结合起来理解,才能清楚确定该特征的内容,因此本质上仍是结构特征。反之,如果功能描述无法帮助确定具体结构,本领域技术人员仍需借助说明书和附图才能确定实现方式,就可能被认定为功能性特征。
二、功能性特征的侵权比对规则
《专利侵权司法解释(二)》第八条第二款规定,与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
这一规则的核心在于,功能性特征的保护内容不是“所有实现该功能的方案”,而是说明书及附图所公开的不可缺少技术特征及其等同实施方式。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条也规定,对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。因此,说明书中与实现功能有关的技术特征并非全部具有限定作用,只有“不可缺少”的技术特征才构成功能性特征的保护内容。
功能性特征的等同判断也有其特殊之处。与一般等同特征要求“基本相同的手段、基本相同的功能、基本相同的效果”不同,功能性特征在手段上要求“基本相同”,但在功能和效果上要求“相同”。换言之,被诉技术方案即使能够实现相同用途,如果其具体手段、功能或者效果与说明书记载的必要技术特征并不相同,仍不能当然落入功能性特征的保护范围。这一规则体现了功能性特征侵权判定对权利公开内容和公众可预见性的尊重。
三、典型案例展开
(一)脱毛仪案:功能性特征被限定为说明书必要技术特征
在(2022)最高法知民终2914号侵害实用新型专利权纠纷案中,涉案专利为一种脱毛仪,权利要求记载脱毛机构包括脱毛部和冷敷部,冷敷部外露于容纳空间,用于与皮肤接触进行冷敷。最高人民法院认为,权利要求未对冷敷部本身的结构关系作出限定,本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求无法直接、明确地确定实现冷敷功能的具体实施方式,因此“冷敷部”属于功能性特征。
根据说明书及附图,实现冷敷功能的不可缺少技术特征包括:冷敷部包含制冷件和传导件,制冷件与传导件的贴合面与人体皮肤呈平行关系,传导件系由导热性能较好的金属材质制成的薄片。被诉侵权产品虽然也设置了具有冷却功能的部件,但其对应结构借用较厚的透光玻璃部件,制冷件与传导件为垂直架构,热传导路径和效果均与说明书实施例不同。最高人民法院认定被诉技术方案既不相同,也不等同,最终驳回权利人的诉讼请求。
该案说明,功能性特征不等于宽泛的“能够实现某种功能即可”。权利人如果在撰写时选择功能性限定,就应当接受保护范围受说明书必要技术特征约束的后果;被诉侵权人如果采用不同结构实现类似功能,仍可能因不属于说明书记载实施方式及其等同方式而不构成侵权。
(二)三明治面包炉案:结构特征与功能性特征的区分
在(2021)最高法知民终60号侵害实用新型专利权纠纷案中,权利要求记载“下壳体的后部侧面设置有能够缩进下壳体内的限位按钮”,并进一步限定了限位按钮与上壳体支架支撑部之间的配合关系、半开状态和全开状态下的工作状态。被诉侵权人主张“限位按钮”属于功能性特征,应以说明书实施例进行比对。
最高人民法院认为,权利要求已经对限位按钮的设置位置、结构和在不同状态下的配合关系作出具体限定,本质上不是功能性特征。在此前提下,法院按照一般技术特征的等同规则进行判断,认为被诉侵权产品将限位按钮设置在固定连接于下壳体的支撑件上,对于本领域普通技术人员而言属于无需创造性劳动即可联想到的设置方式,构成等同;但权利要求2中复位弹簧和阻挡部设置在下壳体内部的特征,与被诉技术方案中设置在支撑件内部的结构相比,手段和效果存在实质差异,不构成等同。
该案提示,功能性特征与非功能性特征的区分并非单纯看是否出现功能用语,而应看权利要求是否已经给出足够清晰的结构、位置、状态和配合关系。特征类型不同,侵权比对基准也不同:功能性特征要回到说明书必要技术特征,非功能性特征则适用一般的相同或者等同判断。
(三)胡某诉岳某案:实用新型中非形状构造特征也可以限定功能性特征
在(2021)最高法知民终411号侵害实用新型专利权纠纷案中,涉案专利为“一种多功能塑料书写纸板及书写工具”,“显影层”被认定为功能性特征。涉案专利说明书给出了四个具体实施例,并记载了书写纸板的制作方法,详细说明了显影层的原料、配比等内容。最高人民法院认为,这些内容是实现显影功能不可缺少的技术特征,对权利要求保护范围具有限定作用。
实用新型专利只保护产品的形状、构造或者其结合,物质的组分、配方等通常不属于实用新型保护的构造。但在侵权纠纷中,已经记载在权利要求中的有关组分、配方等内容对权利要求保护范围具有限定作用。对于功能性特征,说明书及附图所载、为实现功能或效果不可缺少的非形状构造类技术特征,同样构成功能性特征的内容,在侵权判定时应当予以考虑。由于权利人未证明被诉侵权产品具有说明书所述“显影层”的具体实施方式及其等同实施方式,最高人民法院驳回其诉讼请求。
该案对实用新型权利人和被诉侵权人都有重要提示:功能性特征的限定来源不限于形状构造类特征,说明书中为实现功能不可缺少的原料、配比、组分等非形状构造内容,也可能成为侵权比对时必须考虑的保护边界。
| 案例 | 争议特征 | 裁判结论 | 实务要点 |
|---|---|---|---|
| 脱毛仪案 | 冷敷部 | 属于功能性特征,被诉方案不构成相同或等同 | 功能性特征保护范围受说明书必要技术特征限定 |
| 三明治面包炉案 | 限位按钮 | 不属于功能性特征,按普通特征等同规则判断 | 先识别特征类型,再选择比对规则 |
| 胡某诉岳某案 | 显影层 | 属于功能性特征,原告未完成举证 | 实用新型说明书中非形状构造类必要特征同样限定范围 |
表:功能性特征典型案例比较
四、实务操作建议
(一)权利要求撰写阶段应审慎使用功能性限定
功能性限定在授权审查阶段可能被理解为覆盖所有能够实现该功能的方式,看起来保护范围较大;但在侵权判定阶段,其保护内容往往被限定到说明书公开的必要技术特征及其等同实施方式。因此,专利权人不能仅凭“结构包括用于实现XX功能的XX部”这一写法获得宽泛保护,而应当在撰写时考虑商业上可能被规避的实施方案。
如果希望获得较宽保护,建议在权利要求中尽可能记载必要的结构、位置、连接关系、状态转换或者方法步骤,使相关特征成为可以确定的结构特征或者方法特征。如果确需使用功能性限定,应当在说明书中充分公开多种实施方式,并明确哪些特征属于实现功能不可缺少的技术特征。必要技术特征写得越清楚、越充分,权利人在侵权诉讼中可主张的等同空间往往越可预期。
(二)被诉侵权人应优先质疑功能性特征认定与必要技术特征范围
被诉侵权人收到专利侵权主张后,首先应当识别原告据以主张的技术特征是否属于功能性特征。如果属于,应当要求原告明确说明书及附图中实现该功能不可缺少的技术特征,并审查其是否将被诉方案与这些特征逐一比对。不能允许原告仅以“被诉产品实现了相同功能”为由主张侵权。
在比对层面,被诉侵权人应重点论证手段、功能或者效果是否相同。若被诉方案采用不同的技术路径,例如将平行传导结构改为垂直结构、将独立部件改为一体结构、将专用部件改为兼具其他功能的部件,或者由此导致热传导、密封、锁止等效果差异,就可能不满足基本相同的手段和相同的功能、效果要求。必要时可以借助技术专家、公知常识证据和技术鉴定意见,把技术差异与法律评价区分开。
(三)诉讼中应注重技术事实固定与举证
功能性特征侵权案件往往涉及“说明书记载什么”“哪些特征不可缺少”“被诉方案采用什么结构”等技术事实。权利人应当提交权利要求书、说明书、附图、无效程序中关于权利要求解释的意见,以及被诉侵权产品的实物、拆解记录、技术检测报告等。被诉侵权人则应当围绕实现方式差异组织证据,避免仅作结论性抗辩。
技术鉴定和专家辅助人在这类案件中的价值较为突出。但需要注意的是,鉴定机构解决的是技术事实问题,涉案特征是否属于功能性特征、必要技术特征如何划定、被诉方案是否落入保护范围,最终仍属于法院的法律判断。诉讼双方应当把技术证据作为裁判说理的基础,而不是以鉴定结论替代法律评价。
综上所述,功能性特征的认定和侵权比对,是专利权利要求解释规则在侵权诉讼中的具体体现。以功能或者效果表述的技术特征,只有在本领域普通技术人员无法仅凭权利要求确定具体实施方式时,才属于功能性特征;其保护内容应当结合说明书及附图记载的实现功能不可缺少的技术特征及其等同实施方式确定。与一般等同规则相比,功能性特征的比对在手段上要求基本相同,在功能和效果上要求相同,审查更严格、边界更清晰。脱毛仪案、三明治面包炉案和胡某诉岳某案分别从功能性特征认定、特征类型区分和实用新型特殊问题三个角度展示了裁判逻辑。对权利人而言,权利要求撰写阶段的选择将直接影响后续维权空间;对被诉侵权人而言,准确识别功能性特征并围绕必要技术特征组织抗辩,往往是案件突破的关键。
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