盈科著作权律师：在先美术作品与在后商标注册冲突时的救济方式
美术作品属于《著作权法》保护的客体之一，从《著作权法》的角度来看，将他人享有著作权的在先美术作品作为商标申请注册，必然涉及对在先美术作品的复制，但该复制行为与一般意义上的复制行为明显不同，该复制行为是以向国家商标局提交的申请商标注册的申请文件为载体，不仅涉及私主体之间的关系，而且涉及国家商标局的具体行政行为。当在先美术作品与在后商标注册冲突时，由于该冲突的特殊性，其救济的方式在商标注册的不同阶段也不相同，而且还涉及行政程序和民事诉讼程序的选择，以及复杂的法律适用问题。
一、商标注册的申请阶段
《商标法》第三十二条明确规定申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。根据《商标法》第三十三条，对于初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反第三十二条规定的，可以向商标局提出异议。由此可见，在商标注册的申请阶段，在先美术作品的权利人可以通过向商标局提出异议的方式对自己的权利进行救济。
对于该阶段是否可以通过民事诉讼程序进行救济，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼的，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理”。结合最高人民法院[2005]民三监字第2号函，“在商标授权程序中，当事人仅因为他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下，当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由，提起民事诉讼的，人民法院不宜受理”。可以看出，以未核准注册的商标侵犯在先美术作品的著作权为由提起民事诉讼，法院没有受理依据，该阶段只能通过商标异议程序进行救济。在商标注册申请程序中使用他人在先美术作品，是为了获得注册商标专用权而启动的行政行为的起点，这与民事活动中复制他人美术作品的行为具有本质区别，如果将该行为纳入民事诉讼的范围，那么民事诉讼会对行政程序启动行为的合法性进行裁判，该种做法会对行政程序的合法性进行预决，这会对法律赋予行政机关的权力造成不恰当地干预。
二、商标核准注册之日起五年内
根据《商标法》第四十五条的规定，已经注册的商标，违反本法第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。也就是说，即使在先美术作品的权利人在初步审定公告阶段没能发现自己的权利受到侵害或者由于其他原因没能在初步审定公告阶段提出异议，自商标注册之日起五年内，还可以向商标评审委员会以注册商标违反第三十二条为由请求宣告该注册商标无效。
对于已经核准注册的商标，显然满足《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，该阶段也可以通过民事诉讼程序来进行救济。注册商标与他人在先的美术作品等著作权相冲突的民事纠纷之所以能纳入民事诉讼的范围，且不受行政程序的影响，主要是因为知识产权无论是否经过行政程序取得，相互之间的冲突可以纳入民事争议的范畴，人民法院原则上都可以依法受理。
三、商标核准注册之日起超过五年
根据《商标法》第四十五条的规定，商标核准注册之日起超过五年的，在先美术作品的权利人已经不能通过注册商标无效程序来对自己的权利进行救济。如果商标持有人仅仅是注册了该商标，而且连续三年不使用的，则可以根据《商标法》第四十九条规定，以注册商标没有正当理由连续三年不使用为由向国家商标局撤销该注册商标。以连续三年不使用为由申请撤销注册商标的，并不受商标核准注册之日起五年内的限制，而且任何单位和个人都可以提出，并不局限于在先美术作品的权利人或者利害关系人。
如果在先美术作品的权利人在商标核准注册之日起超过五年才发现自己的权利受到侵害，而且又不能通过连续三年不使用为由申请撤销注册商标的，则只能通过民事诉讼程序来进行救济。但这样又会存在一个问题，即使在民事诉讼程序中判定侵权，也只能禁止商标持有人使用该注册商标，并不能立即将商标无效和撤销，需要在商标持有人连续三年不使用该注册商标后，再以连续三年不使用为由申请撤销该注册商标。
（本文作者：盈科许国兴律师）
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