盈科律师代理“首创”45类商标无效宣告,成功改判商标维持

北京首都创业集团有限公司(简称首创集团)成立于1994年10月26日,“首创”作为企业名称的简称,被应用于其经营的地产、金融、投资等领域上,尤其在资本投资服务上具有一定的知名度和影响力,为相关公众所知晓。

四川华信商标代理公司(简称华信公司)于2012年11月21日申请注册第11780025号“首创”商标(简称诉争商标),核定使用在第45类“知识产权咨询、诉讼服务、域名注册(法律服务)、替代性纠纷解决服务”等服务上。2015年12月28日,该商标成功注册。

2017年1月21日,原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2017]第5189号《关于第11780025号“首创”商标无效宣告请求裁定书》(简称被诉裁定),认定诉争商标已构成《商标法》第三十二条规定之情形,裁定诉争商标予以无效宣告。

华信公司不服被诉裁定,向北京知识产权法院提起诉讼。北京知识产权法院经审理认为,首创集团提交的证据未显示其曾将“首创”商号在先使用在第45类“知识产权咨询、诉讼服务、域名注册(法律服务)、替代性纠纷解决服务”服务或与其类似的其他服务上,且上述服务与资本投资等服务在服务的内容、目的、对象等方面皆有所不同,二者亦不构成类似服务,诉争商标与“首创”商标并存在上述不相类似的服务上,不易导致相关公众对服务的来源产生混淆误认,诉争商标在其申请服务上的注册不构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。因此,北京知识产权法院作出(2017)京73行初1941号行政判决,撤销被诉裁定,商标评审委员会重新作出裁定。

国家知识产权局(根据中央机构改革部署,原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使)不服原审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销原审判决,维持被诉裁定。其上诉理由是:诉争商标与申请人在先使用并有一定知名度的企业字号简称文字相同,其注册和使用易使相关公众误认为被申请人与首创集团具有某种关联,从而对服务提供者产生混淆和误认,诉争商标构成《商标法》第三十二条规定之情形。

北京市高级人民法院经审理认为,《商标法》第三十二条前半段规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。商号是企业名称中用于区分不同市场主体的标志,如果商号在诉争商标申请注册之前经过使用,已在诉争商标核定使用的服务或者类似服务上产生了一定的知名度,则诉争商标的注册、使用可能引起相关公众对服务来源的混淆误认,从而导致在先商号权利人的利益受损。因此,具有一定市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的商号属于《商标法》第三十二条所保护的在先权利。对于具有一定知名度并为公众熟知的具有字号作用的企业名称的简称,可以作为在先商号予以保护,当然这种保护须以可能引起相关公众的混淆误认、从而损害在先商号权人的利益为前提。在案证据并未显示首创集团曾将“首创”商号在先使用在第45类“知识产权咨询、诉讼服务、域名注册(法律服务)、替代性纠纷解决服务”服务或与其类似的其他服务上,且上述服务与首创集团经营行业相差巨大,根本不可能导致相关公众混淆误认,华信公司的行为并不违反《商标法》第三十二条之规定,诉争商标的申请注册应予准许。

综上,北京市高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。盈科汤学丽律师、牛亚东律师助力商标申请人华信公司取得最终胜利,诉争商标得以维持。