#1

案情简介

本案为原告上海某智能遮阳科技公司（以下简称上海遮阳公司）诉被告常州某科技公司（以下简称常州科技公司）侵害外观设计专利权纠纷案，我方代理被告常州科技公司应诉。案件基本事实如下：

2019年，上海遮阳公司在展会上发现常州科技公司许诺销售及销售的“百叶窗”产品与其所拥有的专利号为：ZL201730104992.7的外观设计专利相同，落入了其外观设计专利权的保护范围，侵害了其专利权，故诉致展会所在地法院，上海知识产权法院。诉请判令常州科技公司停止生产、销售被控侵权产品，并赔偿其经济损失15万元及合理支出12468元。

我方代理被告常州科技公司应诉，提出现有设计抗辩，但未能被法院采纳，一审判决常州科技公司停止侵害涉案专利的专利权，并赔偿50000元。我们在代理一审案件的同时针对涉案专利向国家知识产权局申请了专利无效宣告，但是在一审判决前因疫情影响，未能正常开庭。在二审期间，涉案专利被国家知识产权局以不符合专利法第二十三条第二款宣告无效，鉴于此，上海某智能遮阳科技公司撤回起诉。而我方在一审程序中使用的现有设计证据与在无效宣告程序中使用的现有设计证据完全相同，并未作任何替换。

#2

律师策略

承接到本案已经距离开庭时间临近，超出指定的答辩期。我方立即开展了专利无效宣告工作，期以《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条来中止本案的审理，为无效宣告赢得时间，但是中止案件审理请求因超出答辩期提出，未能被允许。

此后，在无效宣告的检索过程中发现，案涉专利系“百叶窗”产品，其形状为长条状，在其表面设有花纹。而此类外观设计的对比文件检索相较于形状的比对更为繁琐。其一，因为表面图案使用“以图搜图”的智能检索方式，在现有数据库及图片识别技术上，检出率极低；再者，表面图案需以肉眼逐个观察，无法使用其他特征词进行检索。随即，我们构造检索式，在案涉专利申请日之前，选择与案涉专利同一分类，附加“百叶窗片”等关键词进行了第一轮的检索。面对庞大的检索结果，逐一核对后，并未能检索到近似的外观设计。

随即，我们更换了检索思路，既然百叶窗叶片上的图案系使用带有花纹的花辊压制而成，则可能该图案来源于其他产品的现有设计或现有素材库的可能性很大，需要扩大检索范围。我们将与百叶窗叶片压纹生产工艺近似的墙纸及皮革或其制品纳入了检索范围，经检索，发现授权公告日早于案涉专利申请日的一合成革上载有的图案与涉案专利表面的图形非常近似，此番也印证了我们的检索思路。

我们将该合成革证据用以诉讼中作为现有设计抗辩使用，另一方面将该合成革证据与现有的百叶窗片形状进行组合提起专利无效宣告请求。在专利无效宣告开庭前，上海市知识法院即作出一审判决，法院认为：经比对，现有设计与被控侵权百叶窗叶片花纹均为大、小米字星型、圆点不规则分布，但是现有设计与被控侵权产品不属于相同或相近种类产品，且图案分布具体方式亦有差异，故被告的现有设计抗辩不能成立。

鉴于此，本案的成败几乎只能靠无效宣告的结果来认定了，在收到判决书后，我们立即向上海高级人民法院提起上诉，同时与国家知识产权局专利局联系，希望能通过互联网在线对本案进行审理，以防在二审开庭前专利无效仍未能出结果，专利局同意了此申请。

#3

律师文书

无效宣告请求书（节选）

涉案专利相对于证据1与证据2的组合相比，不符合专利法第23条第2款的规定，具体表现为：

涉案专利涉及的产品是百叶窗片，根据其产品用途的描述是用于百叶窗上组成百叶窗帘的叶片；证据1公开了一种百叶窗片，其用途为：是一种遮蔽、装饰窗户用的百叶窗片，与涉案专利的产品用途相同；证据2公开了一种合成革，用于制作皮革产品，日常也常作为家装装饰使用，比如沙发、背景墙等。

涉案专利由主视图构成，省略了其他视图。如涉案专利所示，涉案专利为一矩形图案，其上不规则的排列有若干星状图案；该星状图案由具有八个顶点的大星状图案组成。在部分大星状图案上布置有面积较小的小星状图案，在该星状图案周围或其上不规则的布置有若干圆点。

将涉案专利与证据1对比，其都为矩形形状设置，且百叶片采用矩形形状设置是本领域中最常见的方式。涉案专利与证据1的主要区别为：①表面的图案不同。涉案专利与证据2相比，相同点为都是呈矩形设置，主要区别为：②星状图案的组合或者排列位置具有一定区别。

相对于区别①，在证据1中的表面图案与涉案专利不懂，但是证据2的外观设计中，其表面图案与涉案专利无实质性差异。相对于区别②，请求人认为，其组合或者排列的区别为一般消费者不易观察到的细微差别，消费者对整体图案的认知还是为八个顶点的星状图案周围分布了若干圆点。

请求人认为：对于百叶窗片这种产品而言，其结构造型一般都为矩形，表面图案有多种设计可能，不用拘泥于相似的一种图案。而涉案专利中的区别①和②相对于证据1和证据2的设计特征的组合相比无任何明显的区别，是将产品现有的形状设计与现有的图案通过直接拼合或替换得到的，且该拼合并未产生独特视觉效果。所以涉案专利相对于证据1和证据2的结合相比，不符合《专利法》第23条第2款之规定，即：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

#4

案件结果

一审上海知识产权法院判决：被告常州某科技有限公司于本判决生效之日起立即停止对原告上海某遮阳公司享有的外观设计专利权的侵害；被告常州某科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告上海某遮阳公司经济损失及合理费用人民币共计5万元。在随后的无效宣告中，国家知识产权采纳了我们的无效宣告请求，宣告涉案专利全部无效。上海遮阳公司收到无效宣告决定后，即申请撤回本案的起诉，本案得以结案。

#5

典型意义

本案的典型意义之一在于：在专利侵权民事诉讼案件还是专利无效宣告程序中，对现有技术或设计的检索，如在与案涉专利或被控侵权产品相同或近似的类别中无法检索到合适的对比文件，应根据涉案专利或被控侵权产品的特点，寻找拥有与该特点相同或近似的元素的专利类别进而扩大检索范围。

再者，合理的利用在诉讼程序及无效程序中对现有设计的不同的认定方法和证明标准，选择适当的程序以取得良好的办案效果。

#6

回顾思考

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定：被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。这里着重的表述了一一对比原则，即被控侵权设计应与一项现有设计对比，而不能与现有设计的组合进行对比。此项规定限制了我们在民事侵权诉讼中所能援引的现有设计，所带来的问题是：很多外观设计专利仅是现有设计的一种组合或者拼合，其专利权基础并不稳定，但是一旦启动专利侵权诉讼将会给被告带来诉扰，尤其对即将上市的公司或者被采取财产保全措施的公司。

而根据《专利法》第二十三条第二款的规定，授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。而在《审查指南》进一步规定：涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指如下几种情形：(1) 涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；(2) 涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；(3) 涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。

由此可见，在专利侵权案件的审理中和专利授权程序中对于现有设计的对比有着不同的标准。在侵权案件中限制了被告的现有设计抗辩的范围，仅就被控侵权产品与一项现有设计进行对比，而且对比的结果采用的较高的相同或者实质性相同标准。

而在专利授权程序中，对于现有技术的对比有着较为宽松的规定，不仅可以组合对比，而且对于这种组合方式只要在现有设计中存在一定的启示即可，并且对比后判断的结果也更为宽松，即两者之间应具有明显区别。这种结果的判断标准要远远低于侵权诉讼中的相同或者实质相同的判断标准。

回想此次办案过程，甚是心有余悸，关键是时间节点上的担忧。首先，当事人委托到我们时，距离开庭尚有20天左右，远远超出答辩期之外，甚至没能给出我们充分的检索时间。再者，因为疫情的影响，无效宣告迟迟不能启动，也导致本案需要在二审终解决，增加了诉讼风险。

在此，建议当事人，在遇到专利侵权案件时，第一时间委托专业律师积极应诉，不要拖到临近开庭才进行委托，在知识产权案件中，时间是最能影响案件结果的因素之一。再者，对于我们代理类似案件时，进行专利检索时，应穷尽一切检索手段及检索范围，针对不同案件的不同特点，规划检索范围、检索式和检索方法。

（本文作者：盈科邱影律师  来源：微信公众号 盈科法律微观）