在商标侵权案件中，首先要对是否构成商标性使用做一个判断，是否构成商标侵权不应以商标的知名度来判定，而应以商标权利人是否对涉案商标享有专用权，行为者是否使相关公众产生混淆和误认。

◐◑◒◓◔◕

01案情简介

委托人某商贸有限公司，系一家以从事批发、零售（含网上销售）服装、鞋帽、鞋材等为主营业务的企业。某鞋厂未经某商贸有限公司许可，生产、销售带有与某商贸有限公司注册商标相同的鞋产品。

一审法院认为，本案中，某商贸有限公司未能充分举证证明涉案商标与某商贸有限公司建立起了特定的联系。被控侵权标识以整个侧面覆盖的方式使用于被控侵权鞋子两侧，该使用方式起装饰、美化鞋子的作用，并不具有指示商品来源的意图，未起到说明商品来源的作用，非商标性使用，判决驳回原告某商贸有限公司的诉求。上诉人某商贸有限公司不服一审判决，向福建省泉州市中级人民法院提起上诉。

二审法院经审理查明，认为某商贸有限公司经国家工商行政管理总局商标局核准取得涉案商标，该商标目前仍在有效期内，某商贸有限公司享有的注册商标专用权应受法律保护。本案被控侵权标识大面积地、突出地使用于被控侵权产品的两侧鞋面，一方面起到了吸引消费者关注、识别商品来源的作用，另一方面亦符合运动鞋制造企业在鞋面两侧突出使用注册商标的行业惯例，应当认定为商标使用行为。某鞋厂的行为已侵害了某商贸有限公司的注册商标专用权，应承担相应的民事责任。二审法院判决纠正一审判决，被上诉人某鞋厂立即停止侵害某商贸有限公司注册商标专用权的行为并赔偿上诉人经济损失（含合理开支）50000元。

02办案策略及律师工作

（一）涉案商标与某商贸有限公司建立了特定的联系。

某商贸有限公司2015年之前就已经开始使用涉案商标，某商贸有限公司提供的自营天猫店铺关于涉案商标的投入生产使用并销售（即鞋的销售），涉案商标以非常突出的方式在相关产品中呈现，具有较高的知名度，拥有十几万粉丝，在天猫中的销售数量巨大，达到百万之巨，消费者反响极好，足以证实涉案商标经过使用，与某商贸有限公司已经建立起了特定的联系。

随着网络科技的迅速发展，使得更多的公众通过各种网络途径知悉某商贸有限公司的品牌，有一些商家开始仿冒涉案商标进行经营销售。某商贸有限公司通过百度、淘宝等平台搜索涉案商标，出现大量商品信息，恰好印证了某商贸有限公司商标具有广泛的知名度。

（二）某鞋厂侵害了某商贸有限公司的注册商标专用权，依法应当承担侵权责任。

从商标图案的比对、具体产品的比对上可以看出，某鞋厂使用的标识，是对涉案商标的恶意复制，未有任何改变，而被控侵权产品与某商贸有限公司的产品并无视觉上的差异，极易造成混淆和误认。根据《中华人民共和国商标法》的有关规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯商标权利人商标专用权的行为，依法应当承担侵权责任，故某鞋厂应依法承担侵权责任。

某商贸有限公司的图形商标自设计完成之日起即享有著作权，通过上述比对图片可以看出，涉案产品的图形与某商贸有限公司的图形相同，显然某鞋厂是对某商贸有限公司享有著作权的图形的恶意复制，某鞋厂同时侵犯了某商贸有限公司的著作权。某鞋厂与某商贸有限公司均为鞋企，某鞋厂也正是因为知晓某商贸有限公司的产品才进行抄袭。

某商贸有限公司的涉案商标品牌一直深受消费者的信任和喜爱，自产品上架以来仅在天猫店铺产品平均月销量就有几万左右，单评价就有二十几万。但是，由于某鞋厂的侵权行为，不仅给某商贸有限公司造成了巨大的经济损失，也给某商贸有限公司造成了商誉损失，因此，某鞋厂应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。

具体到本案，首先，某鞋厂将被控侵权产品上传至阿里巴巴平台上，本身阿里巴巴就是一个公开的网络批发平台。其次，某鞋厂的企业性质为工厂（生产能力大），自身直接生产、直接销售，并且其还存在向不特定的第三方提供相关数据包，存在非法授权他人进行销售并获利的行为。再次，从公证书中被控侵权产品近30天内的成交量、某鞋厂对外发布的广告中我们可以看出涉案产品销量巨大。本身涉案产品在这几年就是一款火爆的产品（从某商贸有限公司自身的销量中也可以侧面反应），公证书中显示某鞋厂在阿里巴巴平台单款的销量30天内成交额就已经达到了1.18万元，30天内有280双成交数量，该款产品又是店铺的主销产品，可以推出，某鞋厂单纯销售金额就已经超过了20万元了。另外，从公证书中某鞋厂在店铺首页明显标注“一件代发、厂家直销、招商代理”的广告，明确了自身是工厂批发的性质。而这将会导致他人误认为这是某鞋厂的产品，与此同时，也将会使某商贸有限公司被侵权范围扩大，从而导致某商贸有限公司损失扩大。最后，某鞋厂具有明显的主观恶意。本案涉及的是图形商标，非单纯的文字商标，完全一模一样的图案并非是偶然侵权，而是恶意复制。某鞋厂生产销售的鞋子与某商贸有限公司天猫店铺上的鞋子完全一致，明显是看中某商贸有限公司销量好而进行的恶意复制，使消费者无法区分商品的真正来源，让消费者误认为商品来自于某鞋厂处。

03裁判要旨及结果

二审法院认为商品的商标是商品的提供者为了将自己的商品与他人提供的同种或类似商品相区别而使用的标识，商品商标的本质功能在于识别商品的来源。本案中，被控侵权标识大面积地、突出地使用于被控侵权产品的两侧鞋面，一方面起到了吸引消费者关注、识别商品来源的作用，另一方面亦符合运动鞋制造企业在鞋面两侧突出使用注册商标的行业惯例，应当认定为商标使用行为。因此，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项的规定，被控侵权产品属于侵犯注册商标专用权的商品。因此，二审法院认为某商贸有限公司的上诉请求部分成立，予以部分支持。判决撤销原审法院民事判决、某鞋厂应立即停止侵害某商贸有限公司注册商标专用权的行为、停止销售侵权产品并赔偿某商贸有限公司经济损失50000元。

◐◑◒◓◔◕

律师评析

《商标法实施条例》第七十六条规定，“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”对商标性使用的认定，关键在于是否实现商标的用于识别商品来源的功能。并不以行为人将商标作为商品名称、型号、装潢等方式进行使用为转移，无论是商品名称、型号还是装潢，均属于行为人自身的主观认识或称谓上的差异，不能作为商标性使用的“避风港”。

（来源：微信公众号 盈科泉州律所）