话题探讨：恶意提起知识产权诉讼

你有没有遇到这种烦恼，看到市场上很多假冒自己公司的产品，侵犯了公司的好几项专利权。于是，你恨得牙痒痒，终于准备要起诉维权。

但接下来的剧情，有可能皆大欢喜，赢了官司，整顿了市场。也有可能让你有口难言，输了官司，还被对方起诉你恶意提起知识产权诉讼，要求你赔偿。

因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，这样一种诉讼案由，大家有听说过吗？

本文就来一起看看，对于这种新型的纠纷类型，法院会怎么说。

观点一：恶意诉讼成立

案例1：(2019)粤民终407号审理法院：广东省高级人民法院裁判时间：2019.6.10

基本案情：

腾讯公司拥有多项“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及注册商标专用权。

谭某为傲为公司的股东及董事。2008年12月，谭某向国家知识产权局申请“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，并获得授权。

2011年3月，腾讯公司以谭某、傲为公司销售的QQ迷你音箱侵害其著作权和商标权为由提起诉讼。

后双方就该两案达成和解，谭某同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元，同时承诺将于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅音箱外观设计专利申请。

后经法院查明，谭某并未履行承诺，且持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。

此后，腾讯公司与中科公司合作生产、销售企鹅外型音箱。

2016年2月，谭某以腾讯公司及中科公司侵害其外观设计专利权为由，提起诉讼。

腾讯公司随即针对谭某的外观设计专利提出无效宣告请求，经审查该外观设计专利权被宣告无效。深圳中院遂裁定驳回谭某的起诉。

后腾讯公司以谭某明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵害专利权的诉讼，并给腾讯公司造成了包括商誉损失、律师代理费、差旅费、预期可得利益等在内一系列损失为由，向深圳中院提起诉讼，请求判令谭某赔偿损失、赔礼道歉并消除影响。

法院一审认定谭某的行为构成恶意提起知识产权诉讼，判令其赔偿腾讯公司经济损失及维权合理开支共计50万元。

二审法院认为：

一、关于谭某是否应承担恶意提起知识产权诉讼民事责任的问题

《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定：“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。”恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为。

本案中，谭某于2016年2月25日向一审法院提起236号案，认为腾讯公司与中科公司生产、销售与其涉案专利相似的企鹅音箱的行为侵害其专利权，诉请法院判令腾讯公司等支付专利使用费90万元。

判断谭发文该行为是否具有过错，是否应向腾讯公司承担民事责任，应从该行为是否构成侵权行为进行分析。

首先，关于谭某提起236号案是否存在过错的问题。

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人应当依法善意地行使法律赋予的诉讼权利，不得违反诚实信用原则，恶意利用诉讼程序，达到损害他人权益、谋取非法利益的目的。

从谭某提起236号案的权利基础分析：

《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第二十三条规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

腾讯公司于2000年设计QQ企鹅形象，取得了“QQ企鹅”系列著作权登记证书和商标权，并自2000年起将QQ企鹅形象作为腾讯公司即时通讯软件的形象及商标进行使用，其QQ企鹅形象具有较高的知名度。

谭某于2008年12月23日向国家知识产权局申请“音箱（Xzeit迷你企鹅型）”外观设计专利，于2010年1月13日获得授权，该专利与腾讯公司的QQ企鹅形象相近似。

谭某利用外观设计专利不进行实质审查的制度，将他人拥有在先权利的QQ企鹅形象申请为外观设计专利，其涉案专利权缺乏正当的权利基础。

从谭某的主观状态分析：

2010年12月6日，腾讯公司及腾讯科技（深圳）有限公司以谭某等销售企鹅形象音箱的行为侵犯其QQ企鹅形象著作权和商标权，向深圳市福田区人民法院提起348、349号案，并提供了腾讯公司及腾讯科技（深圳）有限公司拥有的QQ企鹅形象著作权和商标权的权利证书等证据。

谭某在该两案中与腾讯公司等达成和解，同意停止侵权并赔偿损失。

由此可见，谭某在提起236号案前早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，其专利产品侵犯腾讯公司知识产权。在236号案起诉状中，谭发文也承认腾讯公司的QQ企鹅形象音箱与其涉案外观设计专利相似。

因此，谭发文主观上知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。

从谭某的诉讼行为分析：

谭某在明知腾讯公司拥有QQ企鹅形象在先权利、其涉案专利权不具备合法权利基础的情况下，仍起诉腾讯公司侵害其涉案专利权，在腾讯公司对涉案专利提起无效宣告程序后，仍继续参与无效宣告程序和236号案诉讼程序。

而且在上述程序中，谭某均委托了专业律师参与相关程序，能够预见其行为的结果，该行为不属于善意行使诉讼权利，具有损害他人权益的故意。

综上，谭某提起236号案的行为违反了诚实信用原则，具有主观恶意，存在过错。

其次，关于谭某提起236号案是否侵害了他人民事权益的问题。

本案中，谭某以提起知识产权诉讼的方式起诉腾讯公司，并提出90万元的赔偿请求。

为应对谭某提起的诉讼，腾讯公司聘请律师出庭应诉及宣告涉案专利无效，遭受了财产损失，且谭某该诉讼行为给腾讯公司授权中科公司生产销售QQ企鹅音箱带来不利影响。因此，谭发文的行为直接侵害了腾讯公司的民事权益。

综合考虑谭发文提起236号案的权利基础、对涉案专利的判断能力、在诉讼相关行为中的表现及抗辩理由，本院认定谭某明知其诉讼请求缺乏正当权利基础，仍不正当地提起专利诉讼，违反了诚实信用原则，主观上具有恶意，损害了腾讯公司的合法权益，构成恶意提起知识产权诉讼。

依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条“行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任”的规定和《中华人民共和国专利法》第四十七条“因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”的规定，谭某应承担侵权损害赔偿民事责任。

二审判决驳回上诉，维持原判。

观点二：恶意诉讼不成立

案例2：（2020）粤民终2187号

审理法院：广东省高级人民法院

裁判时间：2020.10.21

基本案情：

蔡某申请了“植发机（1）”和“植发机（2）”的两件外观设计申请专利，该两件设计均于2017年12月22日获授专利权。

2018年1月，蔡某提起专利侵权诉讼，指控云恒公司擅自制造、许诺销售及销售植发机产品侵害其涉案专利权。

2018年7月25日，一审法院作出判决：1.云恒公司停止制造、销售、许诺销售侵害蔡某涉案专利权的产品；2.云恒公司赔偿蔡某共计8万元；3.驳回蔡某的其他诉讼请求。

云恒公司不服，上诉至广东省高级人民法院。

2018年12月4日，云恒公司向复审委申请宣告涉案“植发机（2）”的外观设计专利权无效。2019年4月28日，国家知识产权局作出审查决定，宣告该专利权全部无效。

广东省高院经审理认为：云恒公司现有设计抗辩成立，判决撤销一审民事判决，驳回蔡某全部诉讼请求。

蔡某不服该判决结果，申请再审，最高人民法院裁定驳回蔡某的再审申请。

于是，云恒公司因蔡某恶意提起知识产权诉讼向一审法院起诉赔偿与消除影响。一审法院判决驳回云恒公司的全部诉讼请求。

二审法院认为：

一、蔡某的行为是否构成恶意提起知识产权诉讼

依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条的规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。

判断当事人提起民事诉讼的行为是否有违诚信、恶意利用诉讼程序达到损害他人合法权益或谋取非法利益的目的，需要对当事人提起诉讼前后的一系列行为进行综合分析认定。

云恒公司上诉主张蔡某行为的恶意体现为：

一是蔡某在明知相关植发机产品的设计特征已经公开的前提下仍然申请“植发机（1）”和“植发机（2）”两项外观设计专利；

二是蔡某明知涉案专利“植发机（2）”不符合专利授权条件为无效专利且云恒公司已经在先销售相关产品的前提下，仍然有针对性地起诉云恒公司。

法院认为：

首先，云恒公司所主张的蔡某在申请专利时所具有的主观恶意，是将明知属于现有设计的外观设计申请为专利。

然而，申请专利行为的主观性与蔡某针对云恒公司提起知识产权诉讼之间并不具有必然联系，除非云恒公司能够提供证据证明蔡某系为专门起诉云恒公司才申请涉案专利。

但从本案现有证据分析，蔡某于2017年5月17日在“车发群”中公开发布了相关植发机产品图片，披露了其所销售产品的部分设计特征，并于6月12日申请了涉案专利及另一项外观设计专利“植发机（1）”。其在公开相关设计后的短期内申请外观专利的行为符合商业常理。

虽然蔡某与云恒公司员工在“车发群”中曾发生言语冲突，但不能单凭此推断蔡某专门寻机报复。因此，本案现有证据尚不能得出蔡某专门为起诉云恒公司作准备而申请涉案专利的结论。云恒公司对此应承担举证不能的法律后果。

况且，专利法设置了专利授权与专利确权制度。一项外观设计专利若为现有设计，可通过专利无效宣告程序对其效力予以纠正。

综上，云恒公司关于蔡红生申请专利时具有主观恶意的主张不成立。

其次，云恒公司主张蔡某明知涉案专利为无效专利仍对云恒公司提起知识产权诉讼，其依据的是蔡红生在该诉讼一审期间所获得的《外观设计专利权评价报告》明确称专利不符合授权条件。

经查，该《外观设计专利权评价报告》系针对蔡某另一项外观设计专利“植发机（1）”所作出的，并非针对涉案专利。而从涉案专利的无效宣告决定书内容可知，涉案专利与“植发机（1）”虽然构成实质相同，但两者仍存在局部细微差异，并非完全相同的外观设计。

基于专利效力判断的复杂性，蔡某在未经过专利行政部门实质审查的前提下能否从“植发机（1）”的评价报告结论就当然推导出与之存在局部细微差异的涉案专利不符合专利授权条件而为无效专利，尚欠缺充分证据予以证明。

因此，云恒公司主张蔡某明知涉案专利为无效专利仍提起知识产权诉讼构成恶意，该主张缺乏事实依据，本院不予支持。云恒公司关于蔡某提起诉讼时具有主观恶意的主张亦不成立。

从本案现有证据分析，蔡某在涉案专利的有效期内诉请云恒公司停止侵权具有合法的权利基础，其诉讼前后的一系列行为并不表明其系恶意利用诉讼程序达到损害他人合法权益或谋取非法利益的目的，故不构成违反诚实信用原则提起的民事诉讼。

云恒公司所提出的蔡某的行为构成恶意提起知识产权诉讼的主张不成立。二审判决驳回上诉，维持原判。

律师观点

根据威科先行数据库的统计，搜索“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，显示共有此类案件181件，其中判决80件，一审部分或全部支持的为19.74%，撤诉的为44.73%，一审全部驳回的为28.95%。可见支持的比例还不是很高。

从上面的案例也可以看出，此类案件要得到支持，有几个要素要考虑：

一是权利基础本身的正当性。

在第一个案例中法院认为，谭某在明知腾讯公司对涉案QQ企鹅美术作品享有在先著作权，且已经在先使用的情况下，利用我国外观设计专利不进行实质审查的制度，申请与QQ企鹅形象基本一致的外观设计专利并获得授权，其申请行为违背了诚实信用原则，属于恶意申请专利的行为。

二是提起诉讼时的主观意图。

在第一个案例中法院认为，谭某在前两案中与腾讯公司等达成和解，同意停止侵权并赔偿损失。由此可见，谭某在提起236号案前早已知悉腾讯公司拥有QQ企鹅形象的在先权利，其专利产品侵犯腾讯公司知识产权。

谭某一方面明知专利权的获得不具有实质正当性，仍基于不当取得的专利权，不适当地主张权利，意图获取非法的市场竞争利益，其行使权利具有明显的主观恶意。

可见，此类案件中，我们可重点把握两点：一是当事人在申请相关权利时的主观状态是否存在恶意；二是行使相关权利时的主权状态是否存在恶意。

（本文作者：盈科伍峻民律师 来源：微信公众号 盈智）