商标连续三年不使用的撤销——实际使用的认定

商标连续三年停止使用的撤销制度,是商标法促进商标实际使用、清理闲置商标的重要制度安排。

一、“实际使用”的认定标准

(一)使用形式的开放性。商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。这一开放式认定标准确立了三个层面的规则:自行使用是最直接的使用形式,包括在商品或包装上标注注册商标、广告宣传、展览展示等商业活动中使用。许可他人使用同样属于实际使用,被许可人的使用效果可以归属于商标权人。“不违背商标权人意志的使用”是兜底条款,涵盖了实践中可能出现的其他合法使用形式。

(二)使用样态与注册商标的差异判断。实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。判断“细微差别”是否改变显著特征,应当从商标的整体印象出发,考虑商标的主要识别部分是否发生变化。在不改变显著特征的前提下,对字体、颜色、比例等非识别性要素的调整,不影响对其构成商标使用的认定。

(三)不构成使用的行为类型。没有实际使用注册商标,仅有转让或许可行为,或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的,不宜认定为商标使用。转让或许可行为本身不涉及商标在商业活动中的实际使用。

二、正当理由的类型化分析

如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由未能实际使用注册商标,或者商标权人有真实使用商标的意图并且有实际使用的必要准备,但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的,均可认定有正当理由。不可抗力指自然灾害、战争、社会事件等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。政策性限制包括因法律法规修改、行政审批延迟等政府行为导致的无法使用。破产清算期间企业生产经营活动基本停止,此期间未能使用注册商标的,属于有正当理由。

三、构成使用与不构成使用的对比

行为类型 是否构成使用 认定标准
自行使用 构成 在商品、包装、广告等商业活动中使用
许可他人使用 构成 被许可人的使用效果归属于商标权人
细微差别的使用 构成 未改变商标显著特征
仅有转让或许可 不构成 不涉及在商业活动中使用
仅有注册信息公布或声明 不构成 不能发挥识别来源功能
因客观事由未能使用 有正当理由 不可抗力、政策性限制、破产清算

表:商标实际使用的构成与不构成情形对比

四、实务建议

商标权人应当规范保存商标使用证据,包括带有注册商标的商品或包装照片、销售合同和发票、广告宣传合同、参展证明、被许可人的使用报告等。而申请撤销人在提出撤销申请前应当通过公开渠道检索商标权人是否存在实际使用行为,如果能够初步证明商标权人无使用意图且无使用行为,撤销申请被支持的可能性较高。