变化状态产品外观设计专利的保护范围与逐状态侵权比对
变化状态产品的外观设计专利,在侵权判定中经常出现一个特殊问题:产品能够在不同使用状态下呈现不同外观,而侵权产品可能只具备其中部分状态。人民法院究竟应把专利的哪个状态作为比对对象,直接决定案件的走向。如果只看静态主视图或者最接近的使用状态,可能把不能实现专利全部状态的产品认定为侵权;如果机械要求每个细节完全一致,又可能让以近似方式实现各状态的产品逃脱责任。司法解释对这种情形设置了专门的裁判规则,处理思路需要回到变化状态图的公示内容和各使用状态的整体视觉效果。
一、变化状态产品的保护范围以全部使用状态为边界
变化状态产品,通常指在销售和使用过程中可以改变形态、并在不同形态下呈现不同外观的产品,例如折叠桌椅、折叠式眼镜、可变形玩具、伸缩式灯具、翻盖或折叠式电子设备等。此类产品的外观设计申请往往同时提交产品处于不同状态时的视图,以说明该产品从收纳状态到展开状态、从闭合状态到开启状态所呈现的整体外观。
外观设计专利没有传统意义上的权利要求书,图片或者照片所展示的产品外观本身就承担划界功能。对于变化状态产品而言,状态视图并非仅供说明产品如何使用,而是将申请人在授权阶段选择保护的各使用状态公之于众。因此,《专利侵权司法解释(二)》第十七条把“变化状态图所示各种使用状态下的外观设计”作为侵权比对对象,要求被诉侵权设计对每一种状态均作出回应。
该规则包含两个方向上的法律后果。其一,被诉侵权设计与专利各使用状态下的外观设计均相同或者近似的,法院应认定落入保护范围。其二,被诉侵权设计缺少其中一种使用状态,或者虽具备相应状态但与专利该状态的外观设计不相同也不近似的,法院应认定未落入保护范围。这里的“缺少一种使用状态”,指向被诉产品客观上无法实现专利文件所示的变化状态;这里的“不相同也不近似”,指向产品具备状态变换能力,但在某一状态的视觉效果上与专利存在实质差异。
需要注意,全状态比对并不要求被诉产品的状态数量与专利状态数量完全相同。判断对象是专利文件记载并纳入保护范围的各种状态,只要被诉产品能够实现这些状态,且各状态分别与专利相同或者近似,附加的额外状态通常不会自动排除侵权成立。实务中应避免把第十七条误读为“状态数量相等才侵权”。
二、变化状态图与使用状态参考图的区分
(一)变化状态图直接用于确定保护范围
《专利审查指南》在图片或者照片要求中区分了产品视图、使用状态参考图与变化状态产品的状态视图。变化状态产品的使用状态图,以产品变化过程中呈现的不同状态为基础,通常需要与主视图、后视图、俯视图等基本视图结合,完整展示产品在各使用状态下的外观。此类视图属于图片或者照片中展示的外观设计本身,能够用于确定外观设计专利权的保护范围。
(二)使用状态参考图原则上用于解释使用方式
使用状态参考图主要用于说明产品的用途、使用方法、使用场所,通常为了帮助确定产品类别而提交。如果视图名称为“使用状态参考图”,即使其内容客观上显示出产品存在多种形态,也容易被理解为申请人并未将相关状态纳入外观设计保护范围。申请人在提交图片或者照片时选择何种名称,会对授权后的保护范围产生实际影响。
(三)视图名称与内容错位的裁判审查
实践中会出现视图名称与视图内容不一致的情况。法院处理此类争议时,会结合专利授权文件、简要说明、专利审查阶段的补正机会和申请人公开的意思表示综合判断,通常难以在侵权诉讼中允许权利人突破已经公示的视图名称另行解释保护范围。若权利人在申请阶段把具有状态变化内容的图标注为使用状态参考图,未通过补正或者更正将其列为变化状态图,事后又主张该状态决定保护范围,可能面临禁止反言或者公示信赖方面的障碍。
三、各使用状态的整体观察与综合判断
变化状态产品侵权判定的核心,在于分别对每一种使用状态适用外观设计相同或者近似判断的一般方法。法院应以一般消费者的知识水平和认知能力,观察专利图片或者照片所展示的各使用状态与被诉侵权产品相应状态的相同设计特征和区别设计特征,从整体视觉效果是否无实质差异的角度作出判断。局部设计特征相同或者相近,不足以单独支持构成侵权;某一使用状态的整体视觉效果存在明显区别,则可能直接阻却侵权成立。
在进行各状态比对时,还应注意同一变化过程可能对整体视觉印象产生叠加影响。产品如何从一种状态转换到另一种状态,通常会影响使用者在各状态中感知到的外观,但第十七条明确规定的比对基准仍以“变化状态图所示各种使用状态下的外观设计”为限。权利要求公示范围内未记载的状态变化细节,应结合图片或者照片的实际表达确定其是否具有限定作用。
四、典型案例的裁判逻辑
(一)玩具刀案:被诉产品不能实现变化状态,不落入保护范围
北京知识产权法院审理的(2016)京73民初219号案,是适用《专利侵权司法解释(二)》第十七条的代表性案件。涉案专利为“玩具刀(疾影)”的外观设计专利,授权文件除基本视图外还包含使用状态图。从使用状态图看,该玩具刀的刀刃部分可以由中间向两侧打开,刀柄部分可以向下折叠,变化后呈现类似手枪的外观形态。被诉侵权产品同为玩具刀,但刀刃与刀身不可拆分,刀柄无法折叠,形态不能发生相应变化。
法院认为,涉案专利属于变化状态产品的外观设计专利,使用状态图可以作为确定保护范围的依据,并与基本视图共同限定专利保护范围。被诉侵权产品虽然与专利在产品种类和静态刀型外观上有相近之处,但其无法实现涉案专利使用状态图所示的手枪型外观,二者在该状态下的区别明显,至少不属于相同或者近似的外观设计。据此,法院驳回原告的诉讼请求。
该案对理解第十七条具有直接意义:当专利保护范围包含特定变化状态时,仅静态外观接近尚不足够。被诉产品能否实现专利所示变化状态,是入界判断的重要事实前提。
(二)软体灯罩案:状态内容置于参考图时,对保护范围的限定作用有限
广州知识产权法院审理的(2015)粤知法专民初字第976号案,则从另一角度展示视图名称的意义。涉案专利为“软体灯罩(LS-1023)”外观设计专利,授权文本包含主视图、后视图、立体图及多幅使用状态参考图。多幅使用状态参考图实际显示出灯罩瓣片可以通过折痕自然下垂形成罩体,并可在不同条件下形成多种状态。权利人主张被诉侵权产品落入专利保护范围。
法院认为,涉案专利虽然以多幅使用状态参考图展示了产品的不同变化状态,但相关状态呈现在使用状态参考图中,应理解为专利权人并未将各变化状态列入外观设计专利权的保护范围。法院随后以主视图、后视图、立体图所展示的静态外观为比对对象,认定被诉侵权产品构成近似设计,判令被告停止侵权并赔偿损失。
该案说明,状态变化是否纳入保护范围,需要首先回到专利文件的视图名称和公示内容。对权利人而言,希望获得状态变化保护时,应在申请文件中明确提交“变化状态图”或者能够被认定为变化状态视图的图片;把关键状态仅放入使用状态参考图,可能在维权时无法获得预期保护。
两案结合来看,第十七条的适用逻辑可以概括为:专利文件确定哪些状态受保护,被诉产品确定能否实现这些状态,法院再逐一判断各状态是否相同或者近似。前一个案例展示“具备状态变化保护但被诉产品缺少状态”的阻却效果,后一个案例展示“状态变化内容未依法公示”时对权利人主张的限制。
为便于对照,两个案例的裁判要点可归纳如下。
| 案例 | 状态图设置 | 被诉产品事实 | 裁判结论 | 实务要点 |
|---|---|---|---|---|
| 玩具刀案 | 使用状态图展示打开与折叠状态 | 刀刃不可打开、刀柄不可折叠 | 缺少变化状态,未落入保护范围 | 状态可变化性需要核实物证 |
| 软体灯罩案 | 多幅使用状态参考图展示变化状态 | 静态外观与专利基本视图近似 | 状态未纳入保护范围,静态比对构成侵权 | 申请时应选择变化状态图表达拟保护状态 |
表:变化状态产品外观设计典型案件裁判比较
五、申请、维权与应对中的操作要点
(一)申请阶段应明确拟保护的状态并提交完整视图
申请人需要先梳理产品在商业流通和实际使用中最可能被仿冒的几种形态。若折叠、展开、闭合、开启等状态均可能构成消费者的视觉识别对象,应在图片或者照片中完整提交相应状态的变化状态图。视图名称、简要说明与图片内容应保持一致,避免将本应受保护的状态放入使用状态参考图。
设计布局层面,还应考虑单件申请与相似设计合案申请、分案申请之间的取舍。变化状态越多,单件外观设计专利因视图记载而限缩的保护范围越具体;对于形态差异较大的状态,可能需要在申请阶段通过合法布局预留必要的保护空间。申请人应结合产品生命周期、主要销售渠道和潜在竞争对手的仿冒方式作出决定。
(二)权利人维权时应先固定被诉产品的状态能力
权利人起诉前,需要取得被诉侵权产品能够或不能实现各专利使用状态的证据。对折叠产品,可制作折叠过程演示视频;对可变形产品,应拍摄完整变形过程;对电子设备或灯具等需要通电或操作才能显示状态的产品,应保存操作过程记录。仅提交静态照片,容易让状态变换是否可实现的争议悬而未决。
侵权比对中,权利人应当将专利每一种使用状态与被诉产品对应状态分别说明,并指出相同设计特征形成的整体视觉印象。若某一状态确实无法对应,权利人也应提前评估该状态是否属于保护范围中不可放弃的部分,避免在诉讼中被法院以“缺少任一状态即未落入”为由驳回。
(三)被诉侵权人应逐状态检验专利视图与产品形态
被诉侵权人收到侵权主张后,首先应查看涉案专利授权文本中的视图名称,区分变化状态图与使用状态参考图。若原告主张的状态仅出现在参考图,应指出该状态原则上不能用于确定保护范围。若原告主张的状态属于变化状态图,则应重点审查被诉产品是否具备相应状态变换能力,以及各状态在整体视觉上是否与专利相同或者近似。
产品未设置相应折叠、滑动、旋转或拆装结构的,可以提出“缺少变化状态”的抗辩,并结合实物拆解、结构照片和操作演示说明产品形态固定。产品具备状态变换能力但某一状态视觉效果存在明显区别的,应提交该状态与专利相应状态的多角度对比材料,指出影响整体视觉效果的设计差异。法庭勘验或技术事实查明对这类案件尤为重要,当事人应尽早准备可供现场演示的产品样本和状态记录。
综上所述,变化状态产品外观设计专利的侵权判定,以专利文件中变化状态图所示全部使用状态为保护边界,以被诉产品对各状态的实现情况和各状态的整体视觉比较为判断路径。《专利侵权司法解释(二)》第十七条将“缺少一种状态”和“某一状态不相同也不近似”统一处理为未落入保护范围,既尊重外观设计图片或者照片的公示功能,也避免仅凭单一静态视图扩大专利权边界。玩具刀案说明,静态外观接近但缺少状态变化能力,可能阻却侵权认定;软体灯罩案说明,拟保护状态若未以变化状态图公示,权利人难以在诉讼中另行扩张解释。对于外观设计申请人和被诉企业而言,状态视图布局、操作演示证据和逐状态比对材料,才是控制该类案件结果的关键变量。
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