▌摘要：禁止反悔原则系诚实信用的体现、是专利权人与社会公众利益平衡的牵制方式，同时也是等同原则的具体限制。那禁止反悔原则在专利权授权、确权中，专利权人对专利权利要求书、说明书的修正、解释如何影响专利侵权诉讼中权利主张；外观设计专利侵权中是否适用禁止反悔，如果适用该如何适用等，是司法实践中常常遇到的问题，本文结合现有相关法律规定以及司法案例进行探讨，与同行交流。

▌关键词：禁止反悔 专利侵权 外观设计专利侵权

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禁止反悔内涵

禁止反悔，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

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禁止反悔原则设立的目的

为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，我国专利制度设置了禁止反悔原则，以防止专利权人“两头得利”情形的发生。

（一）专利权人应遵循诚实信用基本原则。

专利权人在专利授权确权过程中，明确修改或者放弃的技术方案，如在侵权诉讼中再予以主张，明显有违背诚实信用原则。专利侵权诉讼司法实践中广泛采用的“禁止反悔原则”，也属于民法诚实信用原则的一种体现。在专利授权确权程序程序中，专利申请人需要遵循诚实信用原则，信守诺言，诚实不欺，不得出尔反尔，损害第三人对其行为的信赖。【1】

（二）为了合理平衡专利权人与社会公众的利益。

专利权系用公开换取对保护的权利，一旦授权，专利权人即获得对授权专利的独占实施权，其他人未经许可，实施专利法意义上的侵权行为，则均构成侵权。由于专利权这权利属性，必然在一定层面上会对社会公众利益造成一定的损害；而禁止反悔原则，可以避免专利权人过渡滥用在专利授权确权过程中的对技术方案的修改或者变动致使在侵权诉讼过程中将权利范围扩大的问题。

（三）禁止反悔原则仅是对于等同原则的一种限制。禁止反悔原则是对专利法第59条“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的一种补充，不可能超越专利法这一最基本的原则。在相同侵权成立时，无需考虑禁止反悔原则，只有当相同侵权不成立，进而需要依据等同原则来判断等同侵权时，才需考虑适用禁止反悔原则。[2]

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禁止反悔原则的相关法律规定

（一）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第六条：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”。

（二）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（法释〔2016〕1号）第十三条：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃”。

（三）北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知 【京高法发(2001)229号】

禁止反悔原则的适用

４３、禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

４４、当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。

４５、适用禁止反悔原则应当符合以下条件：

（１）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；

（２）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。

４６、禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。

（四）《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》

禁止反悔原则

在专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人、专利权人主动或者应审查员的要求对权利要求、说明书进行修改或者陈述而放弃的技术方案，权利人在专利侵权诉讼中主张专利权的保护范围包括该放弃的技术方案的，人民法院不予支持。

被告主张原告禁止反悔的，应当提交专利权人在专利授权或者无效宣告程序中对权利要求进行修改或者陈述的证据。

（五）《中华全国律师协会律师办理专利侵权业务操作指引》第48条：对禁止反悔原则，司法实践中通常由被诉侵权人以抗辩权的形式提出。

在认定是否构成等同侵权时，即使被诉侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

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禁止反悔原则在专利侵权诉讼中适用的典型案例

（一） 部分权利要求被宣告无效情形下禁止反悔原则的适用

在中誉公司与九鹰公司侵犯实用新型专利权纠纷案【（2011）民提字第306号】中，最高人民法院指出，禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；若独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。【3】

（二）专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系

在精工爱普生株式会社“墨盒”专利无效行政案【（2010）知行字第53号】中，最高人民法院还明确了专利申请文件的修改限制与禁止反悔原则的关系。最高人民法院认为，禁止反悔原则在专利授权确权程序中应予适用，但是其要受到自身适用条件的限制以及与之相关的其他原则和法律规定的限制；在专利授权程序中，相关法律已经赋予了申请人修改专利申请文件的权利，只要这种修改不超出原说明书和权利要求书记载的范围，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。【4】

（三）为克服权利要求不能得到说明书的支持的缺陷而修改权利要求可导致禁止反悔原则的适用

在澳诺公司与午时公司等专利侵权案【（2009）民提字第20号】中，最高人民法院认为，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的；被诉侵权产品的相应技术特征属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中的技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。【5】

（四）专利权人在授权确权程序中的意见陈述可导致禁止反悔原则的适用

在优他公司与万高公司等专利侵权案【（2010）民提字第158号】中，最高人民法院根据专利权人在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述，以及涉案专利说明书中记载的有关不同工艺条件所具有的技术效果的比较分析，认定被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。【5】

（五）法院可主动适用禁止原则

在申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案〔(2009)民申字第239号〕中，最高人民法院指出，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，适用禁止反悔原则对等同范围予以必要限制。

最高人民法院审查认为，禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，为了维持专利权人与社会公众之间的利益平衡，不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

（六）专利侵权诉讼中对专利权保护范围的“缩小解释”，禁止反悔原则在另案专利侵权诉讼中不能适用。

在纳宝电器与中茶茗品侵害外观设计专利权纠纷再审案(2018)最高法民申4892号中，法院认为：纳宝公司主张另案认定电炉体的整体形状对外观具有显著影响、把手属于惯常设计、散热孔的微小差别对于整体视觉效果没有显著影响等，因本案与另案事实不同，另案的审理结果对本案不产生影响。

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禁止反悔原则是否可以适用于外观设计专利侵权案件

（一）禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条关于“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”的规定，该规定是对认定等同原则的限定，其方式是对“权利要求”和“说明书”的修改或意见陈述，而等同原则是针对发明或者实用新型专利的判定原则、“权利要求”和“说明书”也是仅存在于发明或者实用新型专利的文件，故禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则。

（二）法律对禁止反悔原则适用于外观设计没有明确规定只能类推适用。

迈森五金制品与科勒公司（KOHLERCO）侵害外观设计专利权纠纷(2014)粤高法民三终字第169号，法院认为：禁止反悔原则更多地是针对发明或者实用新型专利适用的原则，即使禁止反悔原则类推适用于外观设计，也应以权利人对同一专利在授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述为准，权利人在其他专利的授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述不应对本案专利的保护范围产生影响。

该案同时明确：主张专利申请优先权的在先申请程序中作出的意见陈述不限制主张优先权专利的范围。

迈森五金制品与科勒公司（KOHLERCO）侵害外观设计专利权纠纷(2014)粤高法民三终字第169号：法院认为：上诉人主张的针对美国第29179472号专利是本案专利申请优先权的在先申请，与本案有直接关联性，科勒公司在该专利的申请程序中自认长方形槽体和正方形槽体不相近似，科勒公司在本案中主张长方形槽体和正方形槽体近似的主张违反了“禁止反悔原则”的上诉理由得不到支持，原因在于：权利人对同一专利在授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述为准，权利人在其他专利的授权或者确权程序中所作的修改或者意见陈述不应对本案专利的保护范围产生影响。

（三）外观设计专利在专利无效程序中，所作出的关于授权专利与对比专利所具有的不同之处，不视对授权设计进行的修改，不违反禁止反悔原则。

精鑫公司与昶艾公司侵犯外观设计专利权纠纷（2018）浙民终17号，二审法院认为：本案中，昶艾公司在涉案专利无效宣告程序中所作的陈述，意在说明涉案专利和对比文件的区别设计特征，并未涉及对涉案专利设计特征的放弃，故本案不适用禁止反悔原则。

一审法院认为：专利权人在本案专利的无效宣告程序中强调提出授权专利与对比专利所具有的不同之处，并非为维持专利有效而对授权设计进行的修改，并不会导致专利保护范围的扩大或缩小。对被告的该项主张，本院不予采信。

（四）外观设计专利权人针对无效宣告请求人的无效意见对涉案专利设计与对比设计以及对比设计和惯常设计的组合之间的异同进行归纳，不违反禁止反悔原则。

晋弘公司与微清侵害外观设计专利权纠纷 (2016)苏05民终10395号，法院认为：关于被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的争议，首先是涉案专利设计区别于现有设计的设计特征（以下简称授权性设计特征）的归纳。二审中，晋弘公司提出了涉案专利设计区别于现有设计的11个设计特征。在涉案专利的无效审查程序中，无论是晋弘公司的陈述还是第29471号审查决定书的认定，均是针对无效宣告请求人的无效意见对涉案专利设计与对比设计以及对比设计和惯常设计的组合之间的异同进行归纳，并未全面归纳涉案专利设计的设计特征。故晋弘公司在本案中对其专利设计特征进行归纳，并不存在微清公司所称的晋弘公司违反禁止反悔原则变更设计特征的情形。

（五）涉案专利无效行政纠纷中判决书中的结论在专利侵权案件中并不适用禁止反悔原则。

好孩子、康贝（上海）公司、玩具反斗城公司等侵害外观设计专利权纠纷申请再审(2014)民申字第1346号，最高人民法院认为：康贝公司关于二审判决侵权比对方法错误，未考虑区别技术特征，违反禁止反悔原则，以及认定授权外观设计与被诉侵权设计相近似缺乏依据等主张不能成立。

康贝申请称：二审法院违反了“禁止反悔”原则。首先，好孩子公司未对北京高院行政判决提出任何异议，因此可以认为判决书中认定的内容是好孩子公司的观点，能够用于禁止反悔。该判决认定的区别技术特征并不包括整体构成和轮廓，而二审法院却将之作为区别设计特征，违反了禁止反悔原则。其次，好孩子公司对案外人沈海虹所提起的涉案专利无效宣告一案的二审判决也未提出异议，故可以认定该案判决书的内容也是好孩子公司的观点，能够用于禁止反悔。该案判决认定授权外观设计与另一在先设计的区别设计特征是遮阳罩、托盘、脚踏板、置物篮，二审法院认定被诉侵权设计与授权外观设计在上述设计特征方面的差异不足以影响整体视觉效果，也违反了禁止反悔原则。

（六）外观设计专利在授权过程中作出的意见陈述中存在限缩保护范围的，在侵权诉讼中适用禁止反悔原则。

统用卫浴公司与万家利洁具公司侵害外观设计专利权纠纷(2014)闽民终字第1160号，法院认为：本案专利权人在无效宣告请求中通过强调按钮造型和位置设计与比对设计的不同，主张涉案专利的新颖性，以期获得专利有效。强调某一设计，与前述司法解释中放弃某技术方案的方式，都是通过限缩专利权保护范围来获得维持专利有效，应当受禁止反悔原则的约束。因此，统用公司在侵权纠纷中又主张冲水按钮不是专利设计要点，不予支持。水箱按钮设在水箱正面右上角虽为现有设计，但非惯常设计，根据涉案外观专利设计的设计要点，结合专利权人在该专利宣告无效程序中的陈述，应认定涉案专利的保护范围为形状与按钮的结合。

结论

发明或者实用新型专利在授权、确权程序中的对专利文件的修改，以及意见陈述都应慎重，尽可能不要限缩专利的保护范围；关于外观设计专利在侵权诉讼中可以类推适用禁止反悔原则，同时对其在授权过程的意见陈述，可适用禁止反悔原则，而在专利无效程序中，如仅为针对对比文件之间的区别所做出的涉案专利保护范围的归纳、区别点的阐述等均不适用禁止反悔原则。

（本文作者：盈科王华永律师）