近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。本文涉及复审程序中根据新理由或证据作出驳回复审决定的条件和程序。

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最高院观点摘要

一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新的理由或者证据，国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定，只有极为特殊的情况下才容许例外。

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案件梗概

本案为行政诉讼二审案件，上诉人即专利申请人为财团法人国家卫生研究院（中国台湾），被上诉人为国家知识产权局。

在涉案专利的实质审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中指出了新颖性和创造性的审查意见，申请人修改后，审查员发出第二次审查意见通知书，认为修改后的权利要求书超范围。申请人再次修改，审查员认为修改后的权利要求仍然超范围，因此，以《专利法》第33条驳回了涉案专利。

申请人不服，提出复审请求的同时修改了权利要求。在复审的前置审查中原实审审查员认为修改后的权利要求仍然没有克服创造性，因此进入合议组审查。合议组发出复审通知书，指出了修改超范围以及创造性的缺陷。申请人答复并修改了权利要求。之后，合议组发出了维持驳回的复审决定。

（补充说明一下复审程序，熟悉的朋友可以跳过本段：专利复审分为前置审查和合议审查两个阶段。在前置审查阶段，原实质审查的审查员会对复审请求进行审查，如果认为通过复审请求已经克服了驳回决定的缺陷，则会撤销驳回，否则进入合议审查。）

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焦点问题

本案中的焦点问题有2个，其中关于创造性的判断我们不进行讨论，我们主要关注另一个问题，即复审决定中基于创造性评价直接作出维持驳回决定是否程序违法？

上诉人主张，（1）在实质审查中，审查员仅仅引用了专利法第33条来驳回。而合议组在复审通知书中引入了驳回决定中没有使用的创造性的理由，不符合复审程序中合议组仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查的规定。

（2）针对合议组发出的复审通知书，上诉人在修改的权利要求书中加入了新的技术特征。针对此次修改，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，不符合听证原则，因此复审决定在程序上违法。

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笔者评议

对于上诉人的第一个主张，即合议组使用创造性这一驳回决定中没有出现的理由进行评议的问题

根据审查指南的规定，原则上，在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查（审查指南第四部分第二章4.1）。

同时，审查指南中也规定了下述的两种例外情况：

（1）足以用在驳回决定作出前已经告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；

（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。

在上述两种情况下，合议组可以对与此相关的理由及证据进行审查，并且，经审查认定后，应当依据该理由及证据作出维持驳回的决定。

本案中，对于上诉人主张的第一点，由于在实质审查过程中审查员已经发出关于创造性的审查意见通知书，笔者认为在复审通知书中继续指出创造性的意见是合适的。

因为，即使复审中仅审查修改超范围的问题，并且申请人通过修改克服了该问题，实际上，创造性的问题仍然没有得到解决。即使复审中申请人通过修改克服了超范围的问题而得以撤销驳回决定，回到实质审查程序继续审查，申请人仍然需要克服创造性的问题。并且，通过答复复审通知书，申请人仍然获得了针对创造性进行陈述/修改的机会。

其实，这个问题的根本原因在于驳回决定不完整。在申请人针对第2次审查意见通知书的修改仍然超范围的情况下，驳回决定更好的写法是，指出超范围的同时将修改前的权利要求作为审查基础指出创造性的缺陷。这样，就不会让复审程序的合议组为难了。

针对上诉人的第二个主张，即，针对上诉人在权利要求书中加入的新技术特征，合议组没有给予上诉人发表意见的机会，直接作出了维持驳回的决定，违反听证原则

听证原则是指，在驳回决定之前，应该给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见或/和修改申请文件的机会（针对实质审查程序，审查指南第二部分第八章2.2）；

在复审程序中，在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会（针对复审程序，审查指南第四部分第一章2.5）。

本案中，巧合的是，前述加入的新技术特征存在于第一次审查意见所针对的权利要求中，而在第一次审查意见通知书中，审查员针对含有该特征的权利要求已经指出了新颖性的审查意见。因此，实际上，实审审查员已经对上诉人加入的新技术特征进行过评述。

如果没有这样的巧合，例如上诉人补充的新特征之前没有在权利要求书中出现而仅记载在说明书中的情况下，按照听证原则，合议组应该给上诉人进一步陈述/修改的机会。

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关于审查意见答复

在笔者看来，本案中，涉案专利的代理人一直疲于应付修改超范围的问题，没有尽快克服修改超范围的缺陷，导致浪费了针对创造性进行答复的机会。

《专利法》第33条涉及的修改超范围是一个相对比较客观的问题。通常情况下，成熟的代理人针对修改超范围而对权利要求进行的修改应该是比较准确的，在没有十足把握的情况下，也可以通过与审查员进行电话会晤的方式来探寻审查员的倾向性意见，从而能够尽快地克服该缺陷。

本案中，直到复审决定书，合议组才认可了上诉人对权利要求的修改符合第33条的规定，而在此之前的3次修改机会中，代理人都没有克服掉该缺陷。

其次，修改超范围这一缺陷没有被克服的情况下，权利要求书的审查基础就应该是修改之前的权利要求。在此情况下，审查员通常基于修改前的权利要求进行审查，根据情况，审查员可能会如本案实审程序中那样发出驳回决定，或者再发一次与前次审查意见相同内容的通知书。

在修改超范围涉及的特征并不妨碍新颖性、创造性等条件的审查的情况下，出于节约程序的考虑，审查员可能会假设申请人克服了超范围的缺陷并针对假设的修改后的权利要求来给出审查意见。

总之，申请文件如果存在修改超范围的缺陷，会导致审查所针对的权利要求基础的不确定，从而影响审查进程。因此，在答复修改超范围的审查意见时，应该尽快地克服该缺陷，以免浪费了答复新颖性、创造性等审查意见的机会。

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关于本案代理

从最高院的二审庭审来看，本案上诉人的代理人没有对这个案件尽力。

从庭审中上诉人的代理人的陈述可以知道，该代理人没有查询涉案专利的同族专利审查情况，而复审委的审查员显然对该案的内容更为了解。代理人也没有核对每次权利要求修改的改动内容，没有认真阅读对比文件，没有查阅其提出的主张对应的法律条文，导致引用了审查指南中针对实质审查程序的规定来指出复审程序的问题。

该代理人在庭审中甚至出现了大白话，“这一条大家都知道”、“我已经实质性改变了，就应该给我机会”。这不应该是出自专业代理人的意见。

最后，笔者想指出的是，专利代理行业是一个结合了技术、专利思维以及民事法律思维的综合性领域。专利法不同于其他法律，专利法中的程序和审查相对于其他民事法有其独特的内容，这样的独特性体现在专利申请、专利审查、专利复审、专利诉讼的各个阶段。一个专业的代理人对于专利业务来说是非常必要的。

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相关信息

专利名称：影像导引热治疗器定位系统及方法

涉案专利申请号：200880122922.2

公开号：CN101969809A

复审决定：98603号复审决定书

一审判决：2016 京73行初1919号

二审判决：（2019）最高法知行终5号

对比文件1：US6665554B1

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）