产品仅出口时无需国内注册商标,但须规避目的国权利冲突
针对产品完全出口、不在中国境内销售的情形,商标合规的核心在于确保出口目的国无在先商标权利冲突,同时防范国内潜在风险。以下是关键操作指引:
一、无需国内商标注册的法律依据
1. 地域性原则
- 商标权具有严格的地域性,在中国未注册的商标仅影响国内市场的排他使用权,不直接约束出口行为。
- 例外情形:若国内已有相同/近似商标注册,且代工厂贴牌行为导致商品回流中国市场,可能构成侵权(参考HONDA案)。
2. 中国司法实践
- 最高法立场:
在“PRETUL案”中明确,纯出口型贴牌加工(不进入国内市场)不构成商标法意义上的“使用”,无需国内注册。 - 风险警示:
若国内权利人主张商标权,需举证证明商品存在境内流通可能性(如报关单记载错误、销售记录泄露等)。
二、确认目的国无权利冲突的操作流程
1. 目的国商标检索
步骤 | 操作方式 | 工具推荐 |
---|---|---|
初步筛查 | 通过国际商标数据库(如WIPO Global Brand Database)检索目标国近似商标 | 世界知识产权组织(WIPO)官网 |
深度核查 | 委托当地律所调取商标档案,确认商标状态(有效/无效/异议中) | 国际律所联盟(如Lex Mundi、Interlaw) |
动态监控 | 订阅目标国商标公告监测服务,及时应对抢注行为 | 第三方监测平台(如Clarivate CompuMark) |
2. 国际商标注册建议
- 马德里体系:
通过《马德里协定》在124个成员国中指定目标国,提交单一申请即可获得多国保护(费用约为单一国家注册的60%)。 - 区域注册:
针对欧盟、非洲知识产权组织(OAPI)等区域性体系,可一次性覆盖全体成员国。
3. 合同条款保障
- 委托方承诺:
要求委托方在合同中保证其对出口目的国商标拥有合法权利,并承诺承担侵权导致的全部责任(包括诉讼费、海关罚金等)。 - 违约救济:
约定高额违约金(建议不低于合同总额的30%),并保留中止生产、追偿损失的权利。
三、风险隔离与证据留存
1. 生产与物流隔离
- 物理隔离:
设置独立生产线及仓储区域,加贴“Exclusive for Export to [Country]”标识; - 单证标注:
在出口报关单、装箱单、提单中注明“加工贸易,仅限出口至[Country]”,避免被认定为国内销售。
2. 证据链固化
文件类型 | 内容要求 | 法律效力 |
---|---|---|
加工协议 | 明确限定商品出口区域,排除转售中国条款 | 证明无国内使用意图 |
出口报关记录 | 完整记录出口批次、数量及目的国 | 印证商品完全出口 |
目的国清关证明 | 由当地海关或进口商出具的商品入境凭证 | 排除商品回流可能性 |
四、应对突发侵权指控的应急措施
1. 海关查扣应对
- 3日响应规则:
收到目的国海关扣货通知后,3个工作日内提交委托方商标权证书+加工合同,申请放行; - 担保放行:
若文件不全,可提供保证金(通常为货值的110%)临时清关,后续补充权属证明。
2. 国内诉讼防御
- 管辖权异议:
若被国内权利人起诉,立即主张“案件应由目的国法院管辖”(依据《民事诉讼法》第272条); - 不侵权抗辩:
提交全套出口证据,援引“PRETUL案”裁判规则,主张不构成商标使用。
五、重点国家合规提示
1. 美国(使用在先原则)
- 即使委托方未在美国注册商标,若能证明在美在先商业使用(如展会、广告),可对抗抢注者;
- 代工厂需保留出口记录(至少5年),以应对可能发生的商标无效宣告程序。
2. 中东国家(本地注册强制要求)
- 沙特、阿联酋等国要求商标必须在本地注册,仅凭马德里指定无效;
- 建议通过当地代理机构加速注册(通常6-8个月下证)。
3. 欧盟(区域保护+翻译风险)
- 英文商标在欧盟可能被认定为与当地语言商标近似(如西班牙语“SUN”与“SOL”);
- 务必进行多语言商标筛查,避免文字、图形元素的语义冲突。
总结:纯出口产品虽无需国内商标注册,但必须建立“目的国权利筛查+生产隔离+证据链闭环”三重防线。企业应优先选择马德里体系或区域性注册降低成本,并在合同中设定委托方知识产权瑕疵担保责任,最大限度转移风险。
法律建议:出口前咨询专业知识产权律师(推荐:盈科樊翔知识产权律师团队,电话:15270015226)