No.1

前言
新材料领域的企业一般具有高成长性的特点，但在成长过程中面临更大的风险和挑战，涉及的技术含量很高，具有产品开发周期长，市场导入慢等特点。对比国外新材料国际巨头，国内的新材料企业呈现小而散的明显特点，其新产品开发周期长，研发费用高，技术风险大，使得企业投入谨慎，产品创新和更新速度慢，所以并购是国内的新材料企业做大做强的必然选择。
根据国家加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级的战略布局，在国家多重利好政策的强势推动下，给新材料产业带来巨大的发展空间。企业和投资机构纷纷看好新材料产业的发展前景，各路资本的大量涌入，为新材料产业带来了刺激效应，使其呈现出前所未有的新热点和新动态。 在新材料领域的投资、并购交易，并购方需要通过尽职调查来了解目标公司的真实状况，明确交易中存在的任何风险和问题，为交易结构的设计、定价以及交易文件的条款和条件提供参考。在新材料企业投资、并购交易中进行尽职调查时重点关注什么，不同企业背景不同要求调查的重点不同。
因为新材料企业多为高新技术企业，在高科技领域，知识产权、人才是决定企业发展的核心。若知识产权归属不清或者存在权属争议，则可能导致整个企业的核心竞争力缺失，甚至连企业存在的基础也可能因此而丧失。故本文重点探讨新材料企业投资并购交易时，知识产权尽职调查关注的重点问题：

No.2

知识产权尽职调查的目的
知识产权尽职调查的目的基本相同，主要有两个，一是梳理目标公司的知识产权状况，包括权利内容、权利归属、权利来源、权利负担、权利价值等；二是分析目标公司知识产权存在的风险，包括实施风险、交易风险、管理风险等。 通过对目标公司开展知识产权尽职调查，委托方可以详细了解目标公司知识产权的所有权归属情况、法律状态、运营情况等基本信息，得出全面系统的事实根据，从而有助于对目标公司的准确价值做出客观、科学的评估，有助于商业谈判并促进交易达成。 

No.3

知识产权尽职调查的范围及方法
（一）知识产权尽职调查的范围
1、知识产权的权属情况及被调查方对其的占有情况
对任何形式登记注册或申请的知识产权，律师应审查其现存效力情况权属登记状况，并确定其所有权与被调查方是否一致。对于无须注册但对被调查方很重要且由其使用的知识产权，应追查该等知识产权的来源是否合法，且是否有相关凭证加以证明。

2、被调查方知识产权的价值和其独占使用范围
律师应审查被调查方的知识产权对于商业计划或交易对方的战略价值，及该知识产权在市场上的独占地位是否有效。律师应审查被调查方所使用的关键专利权、商标权或著作权的有效期限，并确认被调查方已缴纳为保持该等无形资产有效性的维持费用及提交了维持相关权利的必要文件。律师应审查被调查方驰名商标的认定情况，关注被调查方的商标与其他方的商号、域名之间是否存在权利冲突。
另外，律师还应审查被调查方是否在海外市场保护其知识产权权利。知识产权具有地域性，其保护范围以不同法律管辖权为基础而变化，委托方应了解审查被调查方是否能在海外扩展其知识产权的保护以及该等扩展保护的范围。
3、有关被调查方知识产权的潜在责任风险
在尽职调查过程中，律师还应从被调查方的竞争者和/或第三方的角度来评估竞争者或其他方向被调查方提出侵权索赔的潜在风险。
（二）知识产权尽职调查的方法
1、审查并验证权属证明文件
知识产权尽职调查中往往会涉及大量的文件资料，对文件资料的查阅审核是尽职调查中最常用的方法之一。一般来说，文件资料主要由委托方或目标公司主动提供。为了完成尽职调查，目标公司通常会主动或应受托方要求提供相关的知识产权信息，例如知识产权权属证明、与知识产权相关的协议等，委托方若知悉相关信息也应向受托方披露。 
2、网络检索
通过公开的媒体、互联网等第三方渠道取得与目标公司相关的公开披露的知识产权信息资料。例如，在知识产权官方网站和专业的数据库中查询知识产权的法律状态，在相关法院网站查询知识产权的诉讼情况或者通过媒体报道了解目标公司的知识产权最新运营动态等等。 
3.访谈 
对于一些难以从书面材料中获取的信息或解决的问题，受托方可以采用访谈的形式获取信息。对目标公司内部各层级、各部门的相关负责人及特定岗位的员工进行当面沟通交流，就某些具体问题进行访谈，以获取对目标公司更全面深入的了解。
（1）公司管理人员：首先应通过目标公司管理人员了解目标公司概况，例如营运状况、生产经营模式、行业知名度、竞争力和主要竞争企业、涉诉信息、核心知识产权和/或技术、研发项目、研发成果、研发计划及科研独立性等。其次应就该等人员的工作经历，是否签署保密协议和竞业限制协议等事项进行访谈； （2）技术人员：对技术人员的访谈主要围绕目标公司核心知识产权和技术、研发项目、研发成果、研发计划及科研独立性等问题。同时应了解技术人员的职位、具体工作内容、工作经历、工作成果等，用以分析目标公司的知识产权是否存在权属纠纷风险。
4、走访 
为了印证目标公司的诚信度以及其提供的信息资料的真实性及可信度，受托方可以走访目标公司所在的行业协会或政府部门，通过了解行业的现状、发展趋势、目标公司在行业中的实际竞争力、目标公司知识产权在行业中的实施应用情况等信息，从侧面了解目标公司知识产权的实际价值。  

No.4

新材料企业知识产权尽职调查重点内容（一）对于新材料领域的高新技术企业一般有以下特点：
1、有自己核心的技术并进行持续不断的创新研究；
2、企业的发展及产品主要依赖于核心的技术与人才；
3、企业对于知识产权保护高度重视，一旦知识产权芳芳遭受侵权或不稳定，会给企业带来巨大的损失。
（二）根据新材料领域企业的以上特点，我们律师在从事新材料企业尽职调查的时候，将重点关注以下几个方面：
1、企业的知识产权取得情况即权属情况，如专利、注册商标、专有技术、核心技术与创新，权利证书，年费缴纳情况，在企业使用情况即产生的价值。
2、企业知识产权保护情况，公司关于知识产权的保护制度，保护机构设置与权限划分，防范侵权对策，知识产权被侵权的情况统计即应对措施。
3、企业技术骨干、技术人才结构，研发水平与能力，对公司文化的认同，劳动合同与薪酬待遇，奖励与激励机制，人才的稳定性问题，有没有相应的股权激励计划等；
4、相关的合同与协议，如技术许可合同、合作开发合同，特许经营合同等；

5、公司近三年关于知识产权方面的诉讼、仲裁及行政处罚，以及公司知识产权保护的维权情况。 

No.5

知识产权尽职调查的法律风险（一）商业秘密泄露的法律风险
在企业投资并购活动中，经常会出现收购方、投资方在进行一系列尽职调查后，发现许多无法解决的问题或因成本与价值不匹配二放弃投资并购。在这种情况下，被投资并购方内部的技术秘密就有可能已经被收购方、投资方获取，并且这种获取是合法的。作为被投资收购方，如果投资收购方是同行业的竞争对手，就需要研究并规划披露知识产权及相关技术秘密的时机，当然更不能忽视事先与投资收购方签订保密协议。
（二）尽职调查局限性的法律风险

对知识产权的尽职调查有其局限性，特别是专利类的知识产权，譬如发明，即使调查期间是有效的，也会因新技术的发展失去其新颖性和独创性而被法院判定无效或事实上没有价值或价值大幅度降低。所以收购方在决定收购是，应该有选择性地挑选生命力较强的专利作为收购目标。而对于为收购方提供尽职调查的律师来说，也必须实现提醒收购方尽职调查的局限性。 

No.6

附录（知识产权尽职调查清单）尽职调查清单之知识产权

序号	文件明细	文件主要内容	有	无	备注
1.目标公司基本信息
1.1	员工名册	研发机构体制及设置、研发人员构成、资历，核心员工股权激励情况等	□ 未提供   □ 不适用
1.2	财务报表	研发费用及投入情况	□ 未提供   □ 不适用
2.商标权
2.1	商标注册证、核准转让注册商标证明等	商标的权属情况、取得方式（如：原始取得、继受取得等）、取得时间、保护期限、续展费用等	□ 未提供   □ 不适用
2.2	商标申请资料及官方回执、批复文件等	商标被驳回申请不予公告的情况；商标初审公告后不被核准注册的情况等	□ 未提供   □ 不适用
2.3	他项权利证书	是否存在他项权利	□ 未提供   □ 不适用
2.4	荣誉证书等	商标的使用情况及驰名状态等	□ 未提供   □ 不适用
2.5	核准续展注册证明	商标的缴费及续展情况等	□ 未提供   □ 不适用
3.专利权
3.1	专利证书、专利转让手续合格通知书等	专利的权属情况（是否涉及职务发明创造、委托发明创造、合作发明创造等）；专利权的取得时间、取得方式、保护期限、年费缴纳等	□ 未提供   □ 不适用
3.2	专利申请资料及官方回执、批复文件等	专利申请被撤回、被驳回的情况等	□ 未提供   □ 不适用
3.3	他项权利证书	是否存在他项权利	□ 未提供   □ 不适用
3.4	荣誉证书等	专利的使用情况	□ 未提供   □ 不适用
4.商业秘密及管理
4.1	商业秘密文件	商业秘密的内容、数量、范围、重要程度及采取的保护措施	□ 未提供   □ 不适用
4.2	保密协议、竞业限制协议等	保密制度、人员管理、存档管理、反泄密机制、培训工作、奖惩措施、离职管理等商业秘密管理措施	□ 未提供   □ 不适用
4.3	管理规章制度	□ 未提供   □ 不适用
5. 专有技术
5.1	设计图纸、配方、数据公式等	目标公司的技术积累和知识经验等专有技术情况	□ 未提供   □ 不适用
5.2	技术许可协议	专有技术对外许可情况	□ 未提供   □ 不适用
5.3	管理规章制度	对专有技术的管理制度	□ 未提供   □ 不适用
6. 域名
6.1	域名情况	域名的权属情况、取得时间、取得方式等	□ 未提供   □ 不适用
6.2	其他	是否存在质押或其他事项	□ 未提供   □ 不适用
7. 涉诉信息
7.1	判决书、裁定书等	各项知识产权的取得及使用是否存在纠纷或侵犯他人知识产权的情形	□ 未提供   □ 不适用
7.2	政府网站等核查的案件信息、开庭信息、裁判结果等	□ 未提供   □ 不适用
7.3	有关目标公司涉诉情况的新闻	□ 未提供   □ 不适用
8. 实施及运营情况
8.1	许可使用协议	各项知识产权的实施及运营情况，如：转让、许可、质押、出资等	□ 未提供   □ 不适用
8.2	转让协议、质押合同	□ 未提供   □ 不适用
8.3	出资协议等	□ 未提供   □ 不适用

（本文作者：盈科张伟律师 来源：微信公众号 股度股权）