如何应对注册商标被主张为“通用名称”?

商品通用名称是为国家或某一行业中所共用的,是反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓,要么源于法定、国家标准或行业标准,要么源于社会的约定俗成。

案情简介

近日,盈科泉州律所王南海律师团队代理了一起案件:商标权利人王某为其自身设计的一款袜子鞋注册了“袜糠”商标,A公司在网上售卖与王某相同商标的鞋子,并在商品简介页也标明“袜糠”二字。一审法院认为“袜糠鞋”为此种鞋袜一体、轻便可折叠的袜子鞋的通用名称,A公司使用“袜糠”并非商标性使用。针对该问题,王南海律师团队再次接受委托提起了上诉,最终撤销一审判决。

办案思路

关于通用名称如何认定,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发〔2010〕12号)中指出:“人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。”

结合本案,王南海律师团队认为本案争议焦点主要集中在:诉争商标是否为该类产品约定俗成的通用商标。

所谓“约定俗成”顾名思义即共同约定,成为公众常用习惯或风俗,成为约定俗成的通用名称并非一蹴而就,应当有一个公众逐渐认知的过程,而法院一般是从典籍记载、政府官方文件、新闻媒体曾经的报道、非物质文化遗产认定等去判断约定俗成的通用名称。在判断约定俗成的通用名称时,需要考量地理范围、相关公众、时间节点等。

因此律师团队提出以下上诉理由:首先,明确王某具备维权基础。王某作为“袜糠”注册商标的权利人,依法享有注册商标专用权,应予以保护。其次,明确A公司的使用行为为商标性使用。根据《商标法》第48条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”本案中,A公司将“袜糠”商标使用于商品标题中,起到识别商品来源的作用,属于商标性使用。最后,明确“袜糠”商标并非约定俗成的通用名称。“袜糠”二字为原创的臆造词,“糠”指“稻谷、小米等”,与鞋子并无直接关联,因此,其与“袜”字连在一起十分具有显著性。更为重要的是,A公司主张其为通用名称,却并未举证证明相关鞋类销售商广泛使用“袜糠”指代鞋类的款式或者相关消费者已将“袜糠”认定为鞋类的一种款式。

办案结果

二审法院采纳了王南海律师团队的相关代理意见,认定A公司为商标性使用,“袜糠”并非通用名称,撤销一审判决,改判A公司构成侵害“袜糠”商标权并承担相应赔偿责任。

经办律师始终认为,法院在判定“约定俗成的通用名称”时,应当以全国范围内相关公众的认知为判断标准,同时可以考察涉案商标是否已经基于历史传统以及风土人情和地理环境等因素形成了较为固定的商品称谓。

(本文作者:盈科王南海律师团队 来源:微信公众号 盈科泉州律所)