如何以《商标法》第四十四条之矛攻商标驳回之盾?

商标局在审查商标注册申请时,除了适用《商标法》规定的“禁用”、“禁注”条款对申请商标进行驳回,更常见的驳回理由有二:1. 申请商标缺乏显著性;2. 申请商标存在在先近似或相同商标。遇到第二种驳回情况时,符合法定情形可以主张引证商标无效。对引证商标申请无效宣告时,除了适用《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条这类损害特定民事权益的条款,还可以另辟蹊径,适用第四条、第四十四条这类损害不特定多数主体权益的条款。本文将结合笔者承办的案件,分享如何适用《商标法》第四十四条应对商标驳回案件。

【基本案情】

某公司的核心商标在某类别遭到抢注,其在该类别新申请的核心商标被商标局驳回,且经驳回复审程序,商标局仍维持驳回决定。该公司委托本团队提起商标驳回复审行政诉讼。接到该案件时,团队除了论证引证商标申请人侵犯了客户作为特定主体的在先权利,还通过大量调查发现,引证商标申请人名下有多件与他人商标、企业字号相同或高度近似的商标,损害了不特定多数主体的权益,符合《商标法》第四十四条的适用条件。这一重要发现更进一步说明了引证商标申请人在申请商标注册时存在恶意,为我方最终在该行政诉讼中胜诉起到了关键作用。

代理思路】

如前所述,根据《商标法》的规定,第三十二条和第四十四条一款的适用要件不同,第四十四条第一款所指“其他不正当手段”,特指损害不特定多数主体公益的恶意注册,而不是泛指所有恶意注册。

基于团队承办各类商标案件的经验,本团队没有囿于本案的诉争商标本身,而是扩大了检索范围,对引证商标申请人名下的所有商标进行了一次全面盘点。结果发现,引证商标申请人名下的商标,有的与某行业知名商标高度近似,有的与某行业龙头企业的商号完全相同,且这些商标的申请时间均晚于被模仿商标的申请时间或被模仿企业的成立时间。由此可见,引证商标申请人对名下商标的申请注册行为,正符合《商标审查及审理标准》中规定的典型“其他不正当手段”:申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标、字号、企业名称构成相同或者近似。

有些案件中,抢注商标申请人通过新闻媒体或其他渠道,较早得知了客户商标的存在并进行抢注,客户一方面可能无法提供早于抢注商标申请日期的使用证据,另一方面客户打响其商标的知名度也有可能晚于抢注商标申请日期。在这种情况下虽然适用《商标法》第三十二条不一定能取得很好的效果,但如果能满足第四十四条的适用要件,客户就不必吃下这个哑巴亏。正如本团队在该案件中采取的代理思路,通过对引证商标申请人名下商标的仔细研究,克服了研究不熟悉行业行情的困难以后,法院采纳了我方关于引证商标不应被获准注册的观点,判令商标局对诉争商标的注册申请重新作出决定,诉争商标现已通过初审。

【案件总结】

本团队在遇到需要对商标申请无效宣告的情形时,除了把自己放在《商标法》第十三条、第十五条、第三十二条等条款规定的特定民事权益受到损害的位置上,往往还会从不特定多数主体的角度切入案件,寻找更多突破口。本团队面对引证商标申请人名下、看似与本案无关的商标时进行深入研究,取得了良好的效果。

(本文作者:刘雨函 来源:微信公众号 律师思维)