中午去楼下拿快递，快递的包装盒上有“麦考林“”公司的标志。跟收发室的师傅聊天，说这是购买的化妆品。师傅问：麦考林不是卖衣服的吗？怎么还有化妆品？

我有朋友在麦考林公司工作，对这个疑问了解到的是：麦考林曾经是通过电商经营服装和配饰的，后来转型，进入健康美丽领域。

我想说的是，“麦考林”是一个商标，一个品牌，在互联网企业发展如此迅速的今天，跨界转行特别常见。品牌具有延展性，积累的商誉，可以在转型领域快速打开局面。所以，企业在商标规划上，企业也一定要为，未来可能会涉足的经营领域，把商标申请注册一遍。

其实说起来，也很简单，就是提前做好商标储备，以备不时之需。所谓有备无患，简单的道理。一般大公司，在商标储备上，都是相同的。比如我上周末去迪卡侬逛一逛，购买几件夏天运动衫，看到店里除了服装，还有运动器械、自行车等，甚至还有果冻、矿泉水，都是迪卡侬的品牌。这就是企业品牌的延伸，提前做好了商标规划，所以成为全球知名品牌。

快乐的人都是相同的，不幸的人各有各的不幸。也有很多企业没有做好商标规划，导致事后补锅，付出更大的金钱和时间代价。

比如客户做白酒生意，并在白酒上注册商标。但经营几年后，有了品牌效应，想把品牌拓展到饮料、瓶装水生意时，却发现已经被他人注册了。导致项目要么搁浅，要么通过商标撤销和商标无效扫除障碍，要么直接砸钱通过商标转让购买，怎么都是费心费时费钱的事儿。

其实做白酒，除了在第33类【含酒精的饮料（啤酒除外）】注册，在第32类（啤酒；矿泉水和汽水以及其他不含酒精的饮料；水果饮料及果汁）也要注册，甚至，在第30类（咖啡、茶饮料）上、在第43类（餐厅、餐馆）服务上、第35类（商业经营、商业管理）服务上都要注册。

也有客户经常会问，到底他需要注册哪些类别？总共45个类别，并非要全部注册一遍，企业要选择跟自己经营理念相关的、未来可能涉及到的领域做好商标布局，此时可以多听听专业代理人的建议，拓展一下思路。

我相信，每个企业成立时，都怀揣着梦想，攒足了劲头大干一场，也是诚心诚意想要创建一个品牌。那么就在商标注册这件事情上，就不要存在侥幸心理，想着等到需要的时候再去注册。谁也不能保证，几年之后，相同的商标就一定能注册下来。 在2020年，全国月申请量70多万件、日申请量2万件，晚一天申请，就排在了2万人的后面，几年后申请，已经排到十万八千里之后了，想注册下来相当困难。

再次强调，永远不要等到使用时，才想到去注册，那样已经迟到太久太久。希望诚意经营的企业家们，在商标注册上，都不会迟到。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

 近日，最高人民法院就《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》向社会公开征求意见，刚巧最近手上有办理一件商业秘密案件，机缘巧合下对《征求意见稿》的部分条款也提出了一点粗浅意见。在此过程当中，发现商业秘密大多发生在公司和员工之间，商业秘密不正当竞争案件与员工的竞业禁止总是有千丝万缕的联系。于是尝试总结出以下几个问题，进行梳理：

01

涉员工的商业秘密，一般包括哪些？

    商业秘密规定在《反不正当竞争法》第9条第4款：本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

    因此，商业秘密有三个构成要件，要求同时具备：秘密性、利益性、保密性。

A.利益性，就是有商业利益，这个一般都具有。

B.秘密性，不为公众所知悉，且不容易获得。

C.保密性，简单说就是采取了保密措施，并且保密措施与涉及信息的商业价值相适应。

    原告主张的商业秘密具体内容，是不是构成商业秘密，就从以上三点来认定。

02

涉员工的商业秘密，一般包括哪些？

    商业秘密的具体内容，是案件审理的基础。在案件中，即便被告（员工）没有要求原告明确商业秘密的具体内容，原告也有义务明确，而且法院也应当要求原告明确。

    根据《反不正当竞争法》第9条第4款，作为公司一方，一般会主张，客户名单、报价、折扣、商业机会、技术秘密等信息是其商业秘密。

03

法院如何判断这些信息是不是商业秘密？

陶丽不正当竞争纠纷一案【（2015）闵民三（知）初字第2020号】中，法院会考虑以下因素：

     对于客户名单，要具体到客户的姓名电话等信息，客户的信息或报价等，是不是只有少数高层管理人员知道？或者设置了权限密码？或者不同级别不同权限的人只知道其中的部分信息，只有权利最高的总经理等才知道全部信息？

    对于商业机会，是不是出于不公开状态，是不是所属领域的相关人员难以竞争取得，或者需要支付一定的对价才能取得？

    对于合同版本、技术信息等，要看原告有没有告知员工这些是公司的商业秘密？有没有要求员工们签订专门的保密合同？有没有告诫相关员工不得向外界或公司其他无关岗位的员工泄露，不得擅自利用？

    实践中，法院会综合案情，对上述问题逐一审查，以判断是否具有秘密性，采取了保密措施。

04

员工违反竞业禁止限制能否在商业秘密案件中同时处理？

    一般原告在主张员工商业秘密侵权时，会主张违反竞业禁止限制。员工竞业禁止限制受劳动合同法约束，与商业秘密是不同的法律关系，法院不会在同一案件中处理竞业限制问题，会建议公司另觅途径解决。如果员工真有违反劳动纪律或竞业限制的行为，公司可以先劳动仲裁，通过劳动仲裁确认员工违反了竞业限制，对于商业秘密的侵权认定反而是一个比较好的佐证。

05

员工与公司签订的劳动合同中有保密条款，是否就当然认定采取了保密措施？

    一般在劳动合同中，公司会有保守商业秘密的条款，但这种条款一般都比较笼统和概括，并没有具体的保密内容，不够具体。不能当然认定采取了保密措施。

    对于保密措施的具体情形，这次最高院司法解释的征求意见稿中，在第7条进行了列举式的规定，包括哪些情形，增加了可操作性。

    我认为，商业秘密的具体内容，一般是一个动态的过程，有时候并非一成不变的，所以建议公司一事一议，根据经营需要或技术需要与员工签订有针对性的保密协议。

06

员工在事件发生后，所写的《承诺函》能否认定侵犯了商业秘密？

    事件发生后，员工可能受胁迫或者恐吓，写下了《承诺函》，在承诺函中员工承认侵犯了公司的商业秘密，公司是否可以据此要求员工承担侵犯商业秘密的侵权责任？这是我们亲自办理的商业秘密案件中的一个情节。

    法官的逻辑是：不能简单地按照合同约定或者承诺函来认定是否侵权，无论员工当时如何承诺，法官还是要从商业秘密的构成要件来认定商业秘密侵权行为是否成立。也许员工当时确实受到了胁迫，也许员工受到误导，即便没有胁迫或误导，员工可能在签字时认为是商业秘密，现在认为不再是商业秘密，有种种可能性，所以还是要回归到侵权行为构成要件本身进行审理。

       商业秘密案件中涉及员工的情形还有很多，现实中的故事总是新鲜精彩纷呈，问题层出不穷。商业秘密案件难度较大，这是实践中的一致共识，我国目前并没有一部专门的规定商业秘密的部门法，主要规定在我国《反不正当竞争法》中，所以最高人民法院这次专门制定相应的司法解释。法律也许是具有滞后性的，但也具有稳定性和权威性，方法总比问题多。期待司法解释的早日实施，进一步指导商业秘密案件的司法实践。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

一、

写在前面

客户张先生来电咨询：

近日我公司收到市场监督管理局的通知，称有人举报，称我公司的官网上产品宣传内容涉嫌违反《广告法》，我公司网上产品宣传的内容是“产品名称：交直流电＊＊＊＊＊设备；是我公司与中国石化＊＊＊＊公司共同开发的一项专利技术。”不过该专利保护期限已经到期，所以被投诉，可能面临罚款。问应当如何处理？

在给客户解答了相关咨询后，笔者想到很多科技型企业都拥有专利技术，针对具有专利技术的产品，如何在日常经营中做好广告宣传，尤其涉及互联网的广告宣传，本文尝试对相关问题进行梳理，给予科技型企业一些借鉴和参考。

二、

相关法律依据

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第二条：“在中华人民共和国境内，商品经营者或者服务提供者通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者服务的商业广告活动，适用本法。”

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第十二条第1款“广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。”；第2款“未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。”；第3款“禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利作广告。”

《中华人民共和国广告法》（2021年修订）第五十九条“有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：……（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；……”

《互联网广告管理暂行办法》（2016年）第三条 “本办法所称互联网广告，是指通过网站、网页、互联网应用程序等互联网媒介，以文字、图片、音频、视频或者其他形式,直接或者间接地推销商品或者服务的商业广告。”

《互联网广告管理暂行办法》（2016年）第7条规定：“互联网广告应当具有可识别性，显著标明‘广告’，使消费者能够辨明其为广告。”

三、

法条解读：

1、《广告法》第2条中的“商品经营者或者服务提供者”：所谓商品经营者或者服务提供者，即为“广告主”，是指为推销商品或者服务，自行或者委托他人设计、制作、发布广告的自然人、法人或者其他组织。除了“广告主”外，《广告法》还规定了广告经营者、广告发布者、广告代言人和互联网信息服务提供者的角色。

如果具有专利的科技型企业在网站上或微信公众号上自行发布广告宣传，则“广告主”和“广告发布者”的身份重叠，符合广告法规定的商品经营者的主体身份。

2、《广告法》第2条中的“一定媒介和形式”：对于在互联网上发布广告的企业来说，“一定媒介”包括“网站、网页、互联网应用程序等”，但同时也可能包括电视台、广播电台、户外广告、楼梯广告等。“一定的形式”包括“文字、图片、音频、视频或者其他形式”。

3、《广告法》第2条中的“商业广告”：商业广告应当具有显著的识别性，是为了吸引消费者，从而达到营利的目的。笔者认为可以有狭义和广义的理解。

狭义的广告：包括广告代言、媒体展示等借助第三方协助并支付费用的方式宣传，往往需要策划并撰写专门的文案，具有很强的文学或艺术表现力、冲击力。

广义的广告：是除了“商业必要信息”【商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况】之外的宣传都属于商业广告。

4、关于涉及专利的广告宣传涉嫌违法的，最高处以10万元的罚款，下限没有设定，所以在处罚金额上尚有较大的空间，要根据案件具体情节确定。

四、

相关的法院判决和行政处罚案例

1、上海市松江区人民法院行政裁定书【案号：（2021）沪0117行审31号】中认定：“本院查明：上海市松江区市场监督管理局于2020年7月20日对被执行人作出沪市监松处[2020]XXXXXXXXXXXX号行政处罚决定书，认定被执行人（某环保科技(上海)有限公司，住所地上海市松江区）未取得专利权即在广告中谎称取得专利权。该行为违反了《中华人民共和国广告法》第十二条第二款，上海市松江区市场监督管理局依据《中华人民共和国广告法》第五十九条第一款第(三)项之规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(四)项之规定，上海市松江区市场监督管理局对被执行人处以罚款人民币5,000元。该决定书送达被执行人后，被执行人未在规定期限内提出复议或诉讼，也未履行缴纳罚款义务。经催告，被执行人仍未履行义务。”；“本院认为，上海市松江区市场监督管理局作出的行政处罚决定，认定事实清楚，适用法律正确，执法程序并无不当。因被执行人未自觉履行，故对申请执行人的强制执行申请应予准许。”

在该行政纠纷中，上海市松江区的某环保科技是因“未取得专利权即在广告中谎称取得专利权”而受到了行政处罚。

2、关于市场监督管理局做出的行政处罚，经检索，出现大量因未取得专利权、专利权已经终止或无效而被行政处罚的案例，比如下面的案例检索截图：

►►►

五、总结

► 对于科技研发型企业来说，科研创新并申请专利保护是基础，专利获得授权后可以保护自己的技术、投入生产产生利润，是企业的一项重要的资产。企业在运用好专利资产的同时，也要做好专利广告宣传方面的合规。

在上述的案例中，普遍的情形均是企业的广告投放人员（一般是本公司的负责员工）或者风控合规部，未能留意到专利到期时间，导致在官方网站上、微信公众号上、宣传手册上使用“已经终止、撤销、无效的专利作广告”，进而违反《广告法》第12条的规定。所以提醒科研企业在涉专利的广告合规中做好以下几点：

1、定期检查专利是否及时缴纳年费。

专利维持费需要每年缴纳一次，每年有固定的缴纳时间，为前一年度期满前一个月内预缴；若未能按时缴纳，则产生滞纳金，若在法定期限内（年费期满之日起的6个月内补缴）仍未缴纳，则专利将失效。如果对缴费的规定仍然有点不太明白，尤其涉及滞纳金的金额时，可以拨打国家知识产权局客服中心电话查询：010-62356655.或登录“中国专利电子申请网”http://cponline.sipo.gov.cn查询。

2、定期检查专利是否已经到期。

中国《专利法》规定“发明专利权的期限为二十年，外观设计专利权的期限为十五年，实用新型专利权的期限为十年，均自申请日起计算。”

3、广告文案中涉及专利产品或者专利方法，应当标明专利号和专利种类。

《广告法》第12条第1款“广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利种类。”

4、未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权

未取得专利权，不仅包括未能授权的专利，也包括正在申请中的专利。

5、如果专利已经失效或终止，应及时修改广告宣传中涉及专利内容的表述。

所以

提醒我们科技型企业，一定要及时的全面的将企业的广告宣传进行法律合规检查，别让专利成为陷阱，导致被行政处罚。如果因为专利产品广告宣传而被市场监督管理局查处，应积极陈述、申辩，争取从轻的处罚决定。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

也许有人会比较纳闷，正常使用企业名称，也会构成侵权吗？

    实践中，这种情形并不少见，属于商业标识冲突的一种。

    如果在后登记注册的公司名称，与在前的注册商标构成相同或近似,

    在符合一定条件的情况下，可以构成不正当竞争，承担赔偿责任

举案例1

案例1–不构成商标侵权，构成不正当竞争

这个案例是发生判决在2005年的较早的一个案例了：

【案号：（2004）宁民三初字第312号】

原告：南京雪中彩影公司

被告：上海雪中彩影公司、上海雪中彩影江宁分公司

（注：争议双方都是做婚纱摄影、礼服租赁、销售的。）

原告起诉案由：商标侵权、不正当竞争。

原告起诉理由：

1、原告经过十多年的经营，在南京市婚纱摄影行业具有较高的知名度；

2、1996年11月，原告在第42类摄影上，注册了“雪中彩影”商标，在有效期内；

3、被告2004年7月在上海成立，随后在南京江宁区成立分公司，经营婚纱摄影，分公司的门头招牌和店堂招牌上均标明“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司（江宁分公司）”，其中“上海雪中彩影婚纱摄影有限公司”字体明显突出。

【法院裁判观点】

1、被告行为不构成商标侵权，因为“雪中彩影”未突出使用。

法院具体论证，在此略过。

2、被告行为构成不正当竞争：

（1）被告的行为后果使普通消费者对市场主体及其服务的来源产生混淆或者混淆的可能。

意思就是，拍婚纱摄影的人，可能会把两家认为是一家公司或有投资关系，进而消费购买。

（2）被告实施的行为具有主观故意。

这里的故意，是推定的故意，法官根据被告跟原告是同行业、被告开公司不久就在南京开分公司、被告在宣传单中将企业名称简化为“上海雪中彩影”，进而推定被告有攀附原告商誉的故意。2

案例2–使用企业名称，构成不正当竞争

这个案例是2016年最高人民法院提审的案子，有一定参考意义。

【案号：(2015)最高法民再375号】

原告: 加多宝（中国）饮料有限公司

被告：重庆加多宝饮料有限公司

（注：众所周知，加多宝公司做饮料凉茶产品；重庆加多宝公司也生产饮料产品。）

原告起诉案由：不正当竞争。

原告起诉理由：

1、2002年，原告在第32类啤酒、饮料上，注册了“加多宝”商标，在有效期内；

2、原告于2012年初开始在凉茶产品上使用“加多宝”商标，并在2012年初至2012年8月广泛宣传，有一定知名度。

3、被告于2012年6月1日将企业名称变更为重庆加多宝饮料有限公司，并在生产的“健多帮”凉茶下方标有“重庆加多宝饮料有限公司”字样。

【法院裁判观点】

被告行为构成不正当竞争

综合考量了以下相关因素：

2012年年间，加多宝和王老吉之间旷日持久的“王老吉”商标争夺战，曾在全国引发了高度关注。

至2012年8月时，在加多宝公司的运营下，涉案“加多宝”商标已经具有了一定的市场知名度。

具有造成市场混淆的可能性。

“加多宝”本身为臆造词，具有较强显著性，重庆加多宝公司在2012年6月把公司名称变更为“重庆加多宝公司”，难谓巧合，且无法作出合理解释，推定具有攀附商誉的主观恶意。

案例3–企业名称不构成不正当竞争

原告：哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司；

被告：广东黑天鹅饮食文化有限公司

【案号：(2003)粤高法民三终字第175号】

在这个南北黑天鹅案件中，广东黑天鹅公司因为突出使用“黑天鹅”商标被认定构成了商标侵权，但是没有被认定为不正当竞争。

法院认为：广东黑天鹅公司的企业名称中字号虽使用了“黑天鹅”三字,但考虑到前述在1989年以来在广东已有以“黑天鹅”为字号的相关服务企业 ,哈尔滨黑天鹅公司亦不再主张其商标为著名商标的相关证据,哈尔滨黑天鹅公司的商标亦未在广东省或全国享有一定的知名度,故广东黑天鹅公司以“黑天鹅”三字作为企业名称中的字号不会造成与哈尔滨黑天鹅公司的主体相混淆，故不构成不正当竞争。

总结

正常使用企业名称中的字号，构成不正当竞争侵权，一般需要满足以下要件：

1、企业名称中的字号与在先的注册商标相同或近似。

2、一般争议双方的经营范围一致。

3、具有主观上恶意（推定的故意）

4、容易导致混淆误认。

5、原告商标具有一定知名度。

律师结语

    其实，全国各地的企业如此之多，中国的汉字虽然复杂，但是常用汉字并不太多，企业名称和在先的商标出现撞车的现象很常见，一般会相安无事。

    此类纠纷的发生，一般是在原告有很高的知名度的情况下，被告的行为确实有造成混淆市场之嫌或已经造成了混淆，是否侵权还要个案具体分析。

    只是公司起名字这件事，以及使用公司名称对产品的宣传，建议老板们还是思想上重视，法律上规范，多问一下身边的知识产权律师比较好。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

记得之前的文章曾经说过，所谓商标的显著性，可以通俗的理解为：商标名字与商品的关系越远，显著性越强，反之，则显著性较弱。

    近日通过经手处理的几个商标纠纷，愈加感受到商标显著性在案件中的重要性。

1、经过商标局核准注册的商标，就一定具有显著性吗？

    这个问题近两年最为经典的案例是“千页豆腐”商标撤通案，该案从2018年到2022年才落下帷幕，北京高院最终判决“千页豆腐”从注册商标已经退化为商品的通用名称，没有了显著性，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销【北京市高级人民法院（2022）京行终2号】。

   当然通过行政无效程序或商标撤通程序，无效掉或撤销掉已经注册的商标是非常有难度的，需要审查该商标注册申请时、提出撤销时的商标显著性事实状态进行认定，涉及非常复杂的法律和事实论证过程。

    在我们正在经办的民事案件中，原告获得一枚商标，并起诉我方商标侵权，我方一边积极应诉，同时认为该枚商标缺乏显著性，不应获得注册，并对其提出了商标无效程序。在该案的法院民事程序中，经过法院释明，认为原告的商标显著性较低，于是原告撤回了商标侵权的主张，仅只保留了不正当竞争的诉讼请求。

【法律依据：《商标法》第四十九条第2款：　注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。】

2、将缺乏显著性的词汇进行变形设计，就一定能获得注册吗？

   有些企业在打开市场时，为了方便宣传容易起一个通用的词汇作为商标。其实内心知道，通用词汇不能归某一家所独有，于是就变通一下，进行字体设计，以为可以获得显著性并过关。其实，现在商标局对缺乏显著性的词汇审查越来越严格，难以躲过他们的火眼金睛，比如：你能看出下图是什么词汇吗？

该文字注册申请在第6类“金属片和金属板”等产品上，商标局认为是属于《商标法》第十一条“其他缺乏显著特征的”等情形，予以驳回。

3、将他人显著性较高的公司名称或者商号，抢注为商标，就一定高枕无忧了吗？

    其实给公司起名字，也是一件比较烧脑的事情，好的名称和创意也许真的是刹那间的灵光一现的产物。把苦思冥想出来的企业名称在工商局登记后，记得一定要去申请下商标，否则谁也不知道，会不会在多年以后，企业名称和商标成为竞争对手争议的焦点。

    从另外一个角度，对于抢注者而言，尽量不去蹭别人的流量，因为一旦产生争议，在后抢注商标的一方，总要解释一下，为什么会想到这个名字而非其他名字，如果在先的公司名称或商标具有很高的显著性，再结合市场知名度、双方经营范围等因素，那么在后抢注的一方就很难再辩解说是一个巧合了，在商标异议、无效程序中被异议掉、被无效掉，大概率是迟早的事情。

【法律依据：《商标法》第三十二条　申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。】

最后总结：

首先，关于商标显著性的法条规定，规定在我国《商标法》第十一条，该法条寥寥数语，但是包含的信息量很大，有很大的适用空间。

其次，法条规定好了，如何运用是关键，关于商标显著性的审查，我国《商标审查审理标准》2021版也有明确的规定。

最后，在行政程序和司法程序中，因缺乏显著性的法院判决也有较多在先案例，比如“千页豆腐”案【北京市高级人民法院（2022）京行终2号】、“蓝泥”案【(2014)高行终字第1891号】等等

   对企业来说，虽然，起了一个缺乏显著性的商标名字，在打开市场时，可能确实容易被消费者记住，但是，在进行商标维权或者不正当竞争争议时，先天的显著性就很可能成为案件的争议焦点，直接决定案件的走向。从保护社会公共利益的角度考虑，缺乏显著性的商标有没有继续注册的必要，也是需要进一步思考的课题。相信企业在给产品起名时权衡利弊都能够作出明智的选择。

（本文作者：盈科闫雪艳律师 来源：微信公众号 上海知识产权律师闫雪艳）

近年来，许多行业协会走上商标维权之路，以“侵害商标权”为由，将全国各地多家小吃店、快餐公司等诉至法院。2021年发生的“逍遥镇胡辣汤”“潼关肉夹馍”等商标维权事件引发广泛的舆论关注，行政和司法机关也纷纷发声。普通的商标维权在日常生活中并不少见，但为何地理标志商标维权行动却能广泛引发社会议论呢？

商标裁判逻辑

一般的商标侵权诉讼中，认定商标侵权的裁判逻辑为：

●审查权利人主张保护的商标是否为合法有效商标；

●被诉侵权商标是否用于权利商标注册的相同或近似商品和服务上；

●被诉侵权商标与权利商标是否构成相同或者近似商标；

●如被告主张正当使用，法院需审查是否不成立商标侵权。

四条裁判逻辑依次递进，且均可能成为案件的争议焦点。

地理标志

地理标志一般由“产地+产品通用名称”构成，也正是因为“地名”是消费市场中经常使用的元素，所以涉及到地理标志商标维权的行动才会引发大家的热议。在地理标志侵权案件中，基本案情大多已经满足前述三条裁判逻辑。《商标法》第五十九条第一款规定“注册商标中含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”，故被告提起的抗辩理由大多是主张使用被诉侵权商标目的在于表明商品来源地。因此，地理标志侵权案件的主要争议焦点集中在第4点上，即被告的抗辩是否属于正当使用。

在黑龙江省高级人民法院审理的涉及库尔勒香梨地理标志侵权案件和青海省西宁市中级人民法院在审理涉及阿克苏苹果地理标志商标侵权案件中，法院均认同地理标志商标权人无权禁止原产地的生产者或经营者使用“产地+产品通用名称”，但因两案被告能否举证证明产品来源而产生了截然不同的判决结果。

图一：库尔勒香梨协会持有的第892019号“库尔勒香梨”商标

图二：阿克苏地区苹果协会持有的第5918994号

“阿克苏苹果;AKSU；AKESU APPLE”商标

地理标志的作用不仅仅是保护特殊地理环境下的优质产品，更在于保持消费者对地理标志品牌的信赖度。地理标志的保护需要地标协会和非成员（会员）的共同努力。地理标志是属于区域的公用性品牌，带有公益性质，权利的行使需要边界。非成员（会员）可以通过更加严格和规范的标注行为，使标识与地理标志商标具有较高的区分度，避免消费者在购买时产生混淆。

出于对地理标志品牌的保护，笔者认为地理标志管理协会应当适当简化申请流程和开放申请授权的名额，而符合生产地理标志产品的非成员（会员）们也应当积极主动地申请使用地理标志，通过管理者与使用者的共同作用，增强合作，减少纠纷，建立起良好的地理标志发展秩序。

参考文献

1. （2019）黑民终610号民事判决书 2019典型知识产权案例.2. （2020）青01知民初40号民事判决书 2020典型知识产权案例.

（本文作者：盈科实习律师 王路路 来源：微信公众号 盈科贵阳律师事务所）

我们知道，企业在获得知识产权过程中，除了依靠自主创造后向国家知识产权部门自行申请获得外，还可以通过购买、授权许可等方式获得。实践中，无论是专利权，商标品牌，还是歌曲、图片，文字等以著作权形式存在的授权许可均广泛存在。这也是一家企业获得知识产权相对便捷，成本较低的方式。但对于知识产权的授权许可来讲，无论是授权方还是被许可方，在授权许可中的角色不同，知识产权形式不同，各方的权利义务也不尽相同。本文就知识产权授权许可中的授权许可形式作一些探讨，将知识产权许可授权中最根本的问题进行分析，以帮助您的企业在知识产权的转化运用中，规避法律风险！

知识产权授权许可通常分为三种类型：独占许可，排他许可及一般许可。

独占许可

独占许可，是指在合同约定的许可期限内，除被授权许可方外，包括授权方在内的任何一方均不得使用和实施授权许可的知识产权。该种授权许可方式是知识产权授权许可里面最完整的权利让渡。此种情况下，即使是知识产权权利人自己使用或实施该知识产权，也被视为禁止行为。同时，一旦权利人将知识产权以独占许可形式授权许可后，权利人不得再向任何第三方再次进行授权。此时的被授权人相当于准权利人的地位。当用于授权许可的知识产权遭遇知识产权侵权时，被许可人可以以自己的名义独立进行维权。如果是商标的话，通常要求授权方要进行许可备案登记，以产生对外公示的效力。如果授权许可方在许可期限内，再次授权许可给第三人，被许可方除了可以禁止第三方使用外，还可以向授权方提出违约损害赔偿之诉，以维护自身的合法权益。

排他许可

第二种授权许可形式是排他许可。顾名思义，排他许可就是指在授权许可期限内，对授权许可的知识产权，只能授权方和被授权方双方可以使用，任何第三方均无权使用；授权方亦不能再次将用于许可授权的知识产权再次许可给第三方。任何第三方对该知识产权的使用，都是对被许可方权利的损害。如果用于授权许可的知识产权遭遇侵权，被许可人进行维权打击时，通常需要和授权人一起共同维权。但在授权许可人明确拒绝或放弃维权的情况下，被授权人可以单独进行维权。

一般许可

最后是一般许可，也称普通许可，即授权许可方可以同时授权许可多个被授权主体对用于许可的知识产权进行实施和使用。该种许可形式是现实中最常见的许可方式。比如常见的加盟连琐，就是一般许可的最常见的形式。在一般许可授权形式中，当授权许可的知识产权遭遇侵权后，只能是知识产权权利人，或获得权利人明确授权的许可人可以进行维权。

知识产权的授权许可的内容比较复杂，司法实践中也是知识产权案件中高发的法律纠纷之一。盈知团队随后将分别从许可方、被许可方的角度，以及商标授权许可、专利授权许可、著作权授权许可等不同的角度和立场为您详细分析解读！敬请期待！

（本文作者：盈科余清凯律师 来源：微信公众号 盈科贵阳律师事务所）

我们都知道：专利文本通常由权利要求书、说明书、说明书附图、摘要及摘要附图（即通常讲的五书）构成（部分方法类发明只有权利要求书、说明书和摘要）。由于摘要和摘要附图只起检索的作用，因此，专利文本的撰写重点在权利要求书和说明书上。如何撰写出高质量的权利要求书和说明书，对于准确体现专利价值，最大限度保护发明人的创造成果至关重要！

高质量权利要求书的撰写

专利代理师在与发明人进行技术交流沟通时，需要了解专利的技术方案、发明创造的技术背景以及本专利的有益效果。沟通内容中，重点在技术方案，需要理清哪些技术点是现有技术，哪些技术点是本专利的创新点和改进点。进而从技术方案中提炼出关键的技术特征，再进行上位概括和下位细化，从而得到不同的产品权利要求或者方法权利要求，组成层次不同的保护范围。

专利权的保护范围以权利要求书记载的技术特征为准，在对专利权的侵权判定时，采用全面覆盖原则。因此，权利要求书技术特征的多少，直接决定了专利权保护范围的宽窄；同时也影响侵权行为的认定。通常来说，技术特征越多，保护范围越窄，竞争对手越容易进行规避，不容易被认定为侵权；技术特征越少，保护范围越宽，越容易对竞争对手在相同技术领域构成限制和阻碍。当然，审查员居于行政管理角色和有利于技术创新发展的角度，对太过于宽泛的保护范围可能基于限制技术的发展而不予授权。因此在撰写权利要求时，最好独立权利要求的保护范围适当扩展，从属权利要求的保护范围逻辑清晰、层次分明、依次限定，以备后期的答复修改，最终得到合适的授权范围。

更进一步，再对技术方案的产品上下游产业链拓展，进行专利挖掘和布局，撰写出一系列的专利，先行进行专利布局，这样就能为申请人建立起较宽的技术壁垒，抢占市场先机，建立起竞争优势。

高质量说明书的撰写

说明书的作用主要在于对权利要求书进行说明和解释。通常认为权利要求书比说明书重要，部分专利代理师往往忽略对说明书的撰写，说明书的技术方案就是对权利要求书的简单拷贝，背景技术就是对现有技术的简单概述，然后引出现有技术的缺陷以及存在的问题，有益效果也是泛泛而谈写一些间接效果，说服力偏弱。

实质上说明书最基本的要求是要支持权利要求书，要能起到说明和解释的作用，因此一份高质量说明书的撰写是对权利要求的完整诠释，是一项专利技术价值的完整体现。具体如下所述：

1、背景技术

在介绍该项专利背景技术时，需要把本专利发明前存在的技术问题介绍清楚。正因为存在这些技术问题，本专利正是为了解决该问题而研发的；另一方面，可以介绍解决这些问题存在一定的技术难度，具体的技术难度有哪些，才导致现在还存在的困境，间接说明本专利的发明人付出了劳动，产生了实际价值。还可以说明解决这些问题在业内有哪些重要的意义，对行业的影响有哪些，间接说明发明人围绕这些问题的解决下了功夫，付出了脑力劳动。

2、发明内容

在发明内容部分，需要把技术方案介绍清楚，在达到完整清楚的基础上，最好能有产业链布局的考虑，形成多个保护客体，能将专利与市场结合起来，最大限度地让申请人的利益得到实现和提升。

3、有益效果

在有益效果部分，要将每条权利要求的直接效果对应的写出来，若能再与现有技术进行数据对比说明，更能让审查员简单明了的了解本专利的创造性价值。这样就比泛泛的说明间接效果更有说服力，也为后续审查意见的答复提供了更有说服力的依据。

总的说来，专利撰写是个非常专业的工作，代理人员需要取得专利代理师资质，还要求专利代理师既要懂所涉领域的技术，还要懂法律，尤其是知识产权领域法律法规。一份高价值专利文本的撰写，绝不是简单的套用专利文本格式，需要专利代理师与发明人反复进行沟通，准确概括出专利需要保护的技术特征。同时，也需要对所涉领域的相关技术进行大量的检索与分析，再进行合理的专利布局。一项高价值的专利，依靠的就是发明人的智力创造和专利代理师的高质量文本撰写，而一份高质量的专利文本，除了依靠专利代理师高精的专业素养外，也需要依靠撰写人员付出较多的时间和精力，才能得到一份高质量专利。

（本文作者：盈科实习律师 张成 来源：微信公众号 盈科贵阳律师事务所）

为全面提升知识产权保护效率和水平，充分发挥专家人才在知识产权保护领域的引领和支撑作用，北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平律师和章立迅律师入选江西省知识产权(专利、商标、地理标志)保护专家委员会专家名单。

01   话题探讨：仅获授权代为起诉，是否有原告资格

2015年下半年，我离开法院的前几个月，收到了这样一个案件：江苏一家网络公司提起了一系列的商标维权案件，该商标是一种食品的商标，长沙也有部分小店铺有卖。

拿到案卷材料时，我就有点纳闷，一个网络公司怎么会跟该食品有关？一翻案卷资料，里面有一份授权书，授权网络公司可以以自己名义起诉任何侵犯该公司知识产权的行为。

这个网络公司仅凭一个授权代为起诉，是否可获得诉讼主体资格呢？

根据《民事诉讼法》第一百二十二条的规定，原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。我个人的理解，该网络公司并非商标注册人，也不符合利害关系人的规定，应该不具备民事诉讼法规定的原告资格。

当时跟原告代理人沟通，要么获得商标权利人的许可使用授权，要么撤回起诉让权利人提起诉讼。原告表示两种方式都不接受。于是裁定驳回了原告起诉，原告上诉后又撤回了上诉。

02   法律依据：商标维权案件主体资格

《商标法》第六十条

有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。

根据该条的规定，出现商标侵权行为，起诉的主体有两种，一种是商标注册人，另一种是利害关系人。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条

商标法第六十条第一款规定的利害关系人，包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

可见，要提起商标权侵权之诉，其利害关系人指的是注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

上述案件，该网络公司显然既不是商标注册人，也不是利害关系人，当然也就没有原告的诉讼主体资格。原告不服一审驳回起诉的裁定，后面又撤回了上诉，最终还是以权利人的名义重新提起了维权诉讼。

正好最近看到了该网络公司在其江苏本地的法院，在同时期也起诉了一系列案件，尽管有一审法院支持了原告具有诉讼资格，但是二审和江苏高院再审都否定了网络公司的原告资格。03   同类裁判：不具有原告资格 

基本案情：

前述网络公司在江苏某一审法院起诉称，佛山某公司系第3287057号文字商标的权利人，其于2014年2月25日授权原告以自己名义在中国地区进行维权，对侵犯该公司商标权的行为追究法律责任。

2014年11月2日，该网络公司发现被告存在销售仿冒、假冒的该公司商标权产品的行为，于是网络公司以自己的名义起诉至法院。

一审法院经审理查明：

2014年2月25日，佛山公司与原告某网络公司签订《授权书》一份，授权网络公司可以以自己名义起诉任何侵犯该公司知识产权的行为，授权书有效期至2015年12月31日。

一审法院认为：

原告某网络公司经佛山公司授权有权以自己的名义对侵犯第3287057号文字商标专用权的行为向法院提起诉讼，依法应受法律保护。

可见，一审法院认可原告是有权以自己的名义提起商标维权的诉讼，但该案因原告未能提交被告有实施侵权行为的有效证据，故一审法院驳回了原告的诉讼请求。

该网络公司不服，向南京中院提起上诉。

二审中，该网络公司提供了一份佛山公司的《说明》作为新证据，欲证明商标权利人授权网络公司使用涉案商标。该《说明》称：某网络公司是从事网络销售企业，自2013年起为其公司网络销售，每年销售额巨大，为公司的普通授权许可使用人；本公司再次明确：同意授权许可其使用公司商标专用权，并以自己名义起诉侵权商家及个人；再次确认2014年2月25日的授权书系公司真实意思表示。

庭审中，上诉人未提供相关商标使用许可合同。

二审法院另查明：

网络公司的经营范围为：许可经营项目包括宿迁市内第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务。一般经营项目包括计算机软硬件研发、销售；网页制作；设计、制作、代理、广告发布等。

佛山公司于2014年2月25日的《授权书》载明，兹委托该网络公司作为我方的全权代表，代表我公司向司法机关投诉、报案或以自己名义起诉侵权行为等。

二审法院认为：

网络公司不能以自己的名义提起本案诉讼，当事人的主体资格是人民法院依职权审查的内容。

根据民事诉讼法规定，原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。

商标法第四十三条规定：商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。

商标使用许可包括独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可。在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。

本案中，网络公司既没有提供其与佛山公司的许可使用涉案注册商标的合同，也没有商标使用许可报商标局备案的证据。网络公司的经营范围以及本案证据中均不能证明其具有实际使用涉案商标的行为。网络公司并不生产涉案商标核定使用范围内的商品，无法满足法律对使用商标被许可人有关保证商品质量、标明被许可人的名称和商品产地的要求。仅依佛山公司的授权书和说明并不能认定网络公司系涉案商标使用的被许可人。

因此，二审法院认为，网络公司与本案没有直接利害关系，其作为原告提起本案诉讼不符合法律规定。一审法院对主体资格的认定有错误，本院予以纠正。

二审法院裁定：

撤销一审民事判决，驳回网络公司的起诉。一、二审案件受理费各415元，予以退还。

网络公司申请再审，称其具有诉讼主体资格

江苏高院认为：网络公司的申请再审理由和请求不能成立。

本案中，网络公司没有提供其与佛山公司的许可使用涉案注册商标的合同及商标使用许可备案的证据。作为从事信息网络服务的公司，网络公司亦无任何使用涉案商标的行为。据此，二审裁判认为网络公司与本案没有直接利害关系，其作为原告提起本案诉讼不符合法律规定，并无不当。

再审裁定，驳回泗洪网络公司的再审申请。

04   律师观点 

实践中，经常出现这样的案件，商标权、著作权的权利人授权某公司代为起诉。我个人的观点，提起知识产权的维权诉讼，按照法律的规定，只有权利人或利害关系人才有资格，这个诉权作为一项程序性权利，一定是附着于某项实体权利的，而不能仅是一项程序性权利的转移。

2018年4月20日发布的《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》1.10条规定，【“授予起诉权利”的审查】著作权人未将著作权转让或者许可他人，仅授权他人起诉的，不予支持。可见，北京高院的这个规定，也说明了前述的道理。

（本文作者：盈科伍峻民律师 来源：微信公众号 盈智）