这7种行为或将被认定为知识产权失信行为

关于就《国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)(征求意见稿)》公开征求意见的通知

为深入贯彻落实中共中央、国务院《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》及国务院《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》等关于知识产权领域诚信体系建设重要决策部署,进一步建立健全知识产权领域信用管理工作机制,依法依规加强对商标抢注、非正常专利申请等行为的信用监管,切实加强知识产权保护,促进知识产权工作高质量发展,我局研究起草了《国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)》(以下简称《管理规定(试行)》)。现就《管理规定(试行)》向社会公开征求意见。有关单位和各界人士可于2021年11月25日前,通过以下方式提出修改完善意见:

1. 电子邮件:tixichu@cnipa.gov.cn

2. 传    真:010-62083171

3. 信    函:北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局知识产权保护司保护体系建设处  邮编100088(请于信封左下角注明“知识产权信用管理规定”)

附件:国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)(征求意见稿)

国家知识产权局

2021年11月19日

国家知识产权局知识产权信用管理规定(试行)(征求意见稿)

第一章  总  则

第一条  为深入贯彻落实中共中央、国务院《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,建立健全知识产权领域信用管理工作机制,加强知识产权保护,促进知识产权工作高质量发展,根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法实施细则》《中华人民共和国商标法实施条例》《专利代理条例》等法律、行政法规,制定本规定。

第二条  本规定适用于国家知识产权局在履行法定职责、提供公共服务过程中开展失信惩戒、守信激励、信用承诺、信用评价等工作。

第三条  国家知识产权局知识产权信用管理工作,坚持依法行政、协同共治、过惩相当、保护权益原则,着力推动信用管理长效机制建设。

第四条  国家知识产权局知识产权保护司负责协调推进国家知识产权局信用管理工作,主要履行以下职能:

(一)协调推进知识产权领域信用体系建设工作,依法依规加强知识产权领域信用监管;

(二)协调推进国家知识产权局失信行为认定、失信惩戒、守信激励、信用承诺、信用评价等工作;

(三)承担社会信用体系建设部际联席会议有关工作,组织细化编制知识产权领域公共信用信息具体条目;

(四)推进知识产权领域信用信息共享平台建设,归集国家知识产权局各部门、单位信用信息。

第五条  承担专利、商标、地理标志及代理监管相关工作的部门、单位应履行以下职责:

(一)在履行法定职责、提供公共服务过程中产生和获取信用信息;

(二)依法依规开展失信行为认定,报送失信信息;

(三)依法依规对失信主体实施管理措施;

(四)依职责组织开展信用监管、守信激励、信用承诺、信用评价等工作。

第二章  失信行为认定及管理措施

第六条  国家知识产权局依法依规将下列行为认定为失信行为:

(一)依据《关于规范申请专利行为的若干规定》确定的非正常申请专利行为;

(二)不以使用为目的的恶意商标注册申请行为;

(三)违反法律、法规从事专利、商标代理并受到国家知识产权局行政处罚的行为;

(四)提交虚假材料或隐瞒重要事实申请行政确认的行为;

(五)适用信用承诺被认定承诺不实或未履行承诺的行为;

(六)对作出的行政处罚、行政裁决等,有履行能力但拒不履行、逃避执行的行为;

(七)其他被列入知识产权领域公共信用信息具体条目且应被认定为失信的行为。

第七条  承担专利、商标、地理标志及代理监管相关工作的部门、单位依据作出的行政处罚、行政裁决和行政确认等具有法律效力的文书认定失信行为:

(一)依据非正常申请专利驳回通知书,认定非正常申请专利失信行为;

(二)依据恶意商标注册申请驳回通知书,认定从事不以使用为目的的恶意商标注册申请失信行为;

(三)依据行政处罚决定,认定从事违法专利、商标代理失信行为;

(四)依据作出的行政确认,认定地理标志产品保护申请、驰名商标认定申请、商标注册申请、专利申请过程中存在的提交虚假材料或隐瞒重要事实申请行政确认的失信行为;

(五)依据作出的行政确认,认定专利代理审批以及专利商标质押登记、专利费用减缴等过程中适用信用承诺制被认定承诺不实或未履行承诺的失信行为;

(六)依据行政裁决决定、行政处罚决定,认定有履行能力但拒不履行、逃避执行的失信行为。

第八条 国家知识产权局对失信主体实施以下管理措施:

(一)对财政性资金项目申请予以从严审批;

(二)对专利费用减缴、优先审查等优惠政策和便利措施予以从严审批;

(三)取消国家知识产权局评优评先参评资格;

(四)取消国家知识产权示范和优势企业申报资格,取消中国专利奖等奖项申报、参评、获奖资格;

(五)列为重点监管对象,提高检查频次,依法严格监管;

(六)不适用信用承诺制;

(七)依据法律、行政法规和党中央、国务院政策文件应采取的其他管理措施。

第九条  相关部门、单位认定失信行为后填写失信信息汇总表,附相关失信行为认定文书,于五个工作日内报送知识产权保护司。

知识产权保护司在收到相关部门、单位报送的失信信息汇总表并初步核查后,于五个工作日内向局机关各部门、专利局各部门、商标局等部门和单位通报,并在国家知识产权局政府网站同步公示,各部门和单位对失信主体实施为期一年的管理措施,自失信行为认定文书作出之日起计算,期满解除相应管理措施,停止公示。

法律、行政法规和党中央、国务院政策文件对实施管理措施规定了更长期限的,从其规定。

第十条  国家知识产权局对失信主体实施管理措施未满一年,该失信主体再次被认定实施本规定第六条规定的失信行为的,该失信主体的管理和公示期自前一次失信行为的管理和公示期结束之日起顺延,最长不超过三年。

同日被国家知识产权局多个部门、单位认定存在失信行为的主体,管理和公示期顺延,最长不超过三年。

第十一条  相关部门、单位认定失信行为所依据的文书被撤销、确认违法或者无效的,应于三个工作日内将相关信息报送知识产权保护司。

知识产权保护司收到相关信息并初步核查后,于三个工作日内向局机关各部门、专利局各部门、商标局等部门和单位通报,同时停止公示,各部门和单位解除相应管理措施。

第十二条  知识产权保护司可将失信信息发各省、自治区、直辖市知识产权管理部门,供参考使用。

第三章  严重违法失信主体认定及管理

第十三条  国家知识产权局将实施下列失信行为的主体列入严重违法失信名单:

(一)从事严重违法专利、商标代理行为且受到较重行政处罚的;

(二)在作出行政处罚、行政裁决等行政决定后,有履行能力但拒不履行、逃避执行,严重影响国家知识产权局公信力的。

严重违法失信名单的列入、告知、听证、送达、异议处理、信用修复、移出等程序依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》(第44号令)办理。

第十四条  国家知识产权局各部门和单位对列入严重违法失信名单的主体实施为期三年的管理措施,对移出严重违法失信名单的主体及时解除管理措施。

第十五条  知识产权保护司收到相关部门报送的严重违法失信主体信息后,于五个工作日内在国家知识产权局政府网站、国家企业信用信息公示系统同步公示,公示期与管理期一致。

第十六条  国家知识产权局按照规定将严重违法失信名单信息与其他有关部门共享,并依照法律、行政法规和党中央、国务院政策文件对严重违法失信主体实施联合惩戒。

第四章  守信激励、信用承诺及信用评价

第十七条  国家知识产权局各部门和单位对连续三年守信情况良好的主体,可视情况采取激励措施,包括:

(一)在行政审批、项目核准等工作中,提供简化办理、快速办理等便利服务;

(二)在政府专项资金使用等工作中,同等条件下列为优先选择对象;

(三)在专利优先审查等工作中,同等条件下列为优先选择对象;指导地方知识产权保护中心在专利预审备案中优先审批;

(四)在日常检查、专项检查工作中适当减少检查频次等。

第十八条  国家知识产权局在商标、专利质押登记,专利费用减缴以及专利代理机构执业许可审批等工作中推行信用承诺制办理,制作告知承诺书格式文本,并在国家知识产权局政府网站公开。

第十九条  国家知识产权局根据工作需要,推动形成相关行业信用评价制度和规范,推动开展信用评价,明确评价指标、评价体系、信息采集规范等,对信用主体实施分级分类管理。

鼓励有关部门和单位、金融机构、第三方服务机构等积极利用知识产权领域信用评价结果;鼓励市场主体在生产经营、资质证明、项目申报等活动中积极、主动应用知识产权领域信用评价结果。

第五章 监督与责任

第二十条  国家知识产权局信用管理工作有关部门及工作人员应当依法保护主体合法权益,对工作中知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私,依法予以保密。

第二十一条  国家知识产权局信用管理工作有关部门及工作人员在信用管理工作中,有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的,依法追究相关责任。

第六章 附 则

第二十二条  本规定由国家知识产权局负责解释。各省、自治区、直辖市知识产权管理部门可结合本地实际情况,制定具体规定。

第二十三条  本规定自公布之日起施行。国家知识产权局此前公布的其他有关规定与本规定不一致的,适用本规定。

知识产权恶意诉讼的司法探索

案件名称
腾讯公司诉谭发文因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案案情简介
腾讯公司拥有涉案“QQ企鹅”系列美术作品的著作权及注册商标专用权。谭发文是名称为“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”、专利号为ZL200830254103.6的外观设计专利的专利权人。
腾讯公司以谭发文明知其外观设计专利不符合授予专利权的条件,恶意提起(2016)粤03民初236号案专利侵权诉讼为由诉至法院,请求判令谭发文向腾讯公司赔偿损失、赔礼道歉、消除影响以及承担本案诉讼费用。案件结果
2019年度广东省知识产权审判十大案件之三,本案为典型的知识产权恶意诉讼案件。
目前我国法律仅规定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由,未对此类案件的构成要件、侵权责任予以具体规定,实践中处理规则不明,尺度不一。
本案明确指出恶意提起知识产权诉讼本质上属于侵权行为,并严格依据我国法律关于侵权行为的相关规定进行分析,特别是在分析主观恶意方面,根据知识产权的特点,从权利基础、判断能力、诉讼相关行为及抗辩理由等方面逐一论述。
本案判决对倡导公众在申请和运用知识产权时遵循诚实信用原则、规范知识产权诉讼秩序具有积极作用,对知识产权恶意诉讼案件的审理具有典型示范意义。知识产权恶意诉讼典型案例分享:二案件名称中粮集团有限公司与山东中沃庄园葡萄酒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案情简介
中沃公司以被控侵权的“冰邑”图样系注册商标,中粮集团的关联公司中粮酒业曾对此申请无效宣告未果为由,认为中粮集团先前关联的商标侵权及不正当竞争纠纷诉讼属于知识产权恶意诉讼。案件结果
一审、二审法院作出截然不同的两种判决。
一审法院认定中粮集团提起的前案诉讼构成恶意诉讼。
重庆市第一中级人民法院终审判决,认定中粮集团的商标维权行为不构成恶意诉讼。知识产权恶意诉讼典型案例分享:三案件名称
上海冠中食品有限公司、金华冠中食品有限公司与上海冠生园食品有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件结果
一审法院认定上海冠生园食品有限公司不属于恶意提起知识产权诉讼的侵权行为。
二审法院驳回上诉、维持原判。

图片

关于知识产权恶意诉讼

何为知识产权恶意诉讼

知识产权的恶意诉讼行为是指行为人明知自己提起的知识产权诉讼无法律或事实依据,仍以损害他人合法权益或获取非法利益为目的,故意针对他人提起知识产权诉讼,造成他人损害的行为。知识产权的恶意诉讼行为从广义上讲,既包括恶意提起知识产权民事诉讼,也包括滥用知识产权诉讼程序。

二、法院在审理知识产权恶意诉讼案件过程中如何探索?

1、类比侵权四要件认定知识产权恶意诉讼过于宽泛,并不利于权利人维权

立法并未对“知识产权恶意诉讼”认定标准做特别规定,根据侵权行为四要件基础,认为“因恶意提起知识产权诉讼”可能需满足:第一,恶意诉讼者主观上恶意;第二,客观上实施了恶意诉讼行为;第三,有实际损害的结果;第四,恶意诉讼行为与损害结果之间具有因果关系。

依照以上四要件,只要是因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案件,很容易符合第二、三、四项要件,争议点往往在第一要件“主观恶意”。然而,主观上是否存在恶意是极其不确定的因素,很容易导致请求权人过度宽泛提起“知识产权恶意诉讼”,同时法官的自由裁量空间很可能也过度扩张。如此,权利人在寻求诉讼救济之时就会顾虑很多,并不利于权利人知识产权保护,甚至造成原告诉侵权、被告诉恶意的恶性循环局面。

2、为避免知识产权权利人滥用恶意诉讼,法院在审理中严格限制审查

为防止知识产权恶意诉讼被滥用,法院在实践探索中作出更为严格的限制性规定:

第一,权利人拥有的权利基础,虽名义上合法,但如若可能通过抢注等不法手段取得、权利基础并不稳定,则恶意诉讼可能性极大;第二,被诉侵权人本身不存在侵权事实,其享有合法权益,如果不存在侵权事实,那么权利人诉讼是有一定恶意的;第三,权利人的恶意诉讼需要主客观相统一,即主观上存在滥用的恶意、客观上具有权利滥用的事实,往往体现在权利人有损害对方当事人合法权益或其他不正当目的、是明知起诉缺乏事实与法律依据。

如若还满足以上限制性规定,则知识产权权利人恶意诉讼的可能性就极大,法院在审理时往往也认定构成恶意事诉讼。

总结

当前,在国家加大知识产权保护的大背景下,部分人在利益趋势下,也通过恶意诉讼以获利。然我国立法上对该种行为并未有全面规定,尤其是“侵权责任编”中并没有对恶意提起知识产权诉讼的行为进行规定,使得法官在实际判案过程中无具体法律条文参照。

因此,在实践中,法官一般从知识产权恶意诉讼的基本概念、特点、构成要件,区分恶意诉讼及正当维权,适用公平公正、诚实信用原则等方面进行综合评判。

(本文作者 盈科实习律师 王磊 来源:微信公众号 麦田律师团队)

互联网专项整治——今天你开挂了吗?

“群红包一发,全员乐开花”。

近年来随着互联网技术的发达以及新媒体产业的兴起,越来越多的娱乐活动进入到我们的日常生活中,微信群里抢红包便是最常见的一项社交娱乐方式。

“拼手气红包”意味着红包大小不确定,每个人凭运气看看大红包花落谁家,这极大的调动了群体的积极性,具有活跃气氛、培养感情的作用。然而,此种活动在为平台带来商机的同时,也引发了外界一系列商业侵权行为,典型之一就是我们常说的“开外挂”,而这背后隐藏着巨大的知识产权侵权风险和隐患。

所谓“开挂”,一般是指利用电脑技术,通过修改电脑程序而为使用者谋取利益的一种作弊程序。

这种开挂软件不仅违背了平台随机抢红包的公平性、娱乐性的初衷,也对正当的竞争环境和网络市场秩序造成了很大破坏,同时也侵害了我们公民群体的信息安全、个人隐私及其他正当权益。想想自己满心欢喜的下载了开挂软件准备“一展身手”,但根本没有相关功能,有的只是跳不过的广告、占不尽的内存,以及不知何时就被软件后台监测或泄露的个人信息和动态。

你还会选择下载并使用“开挂神器”么?

案例分享

前段时间腾讯公司就对某开挂软件发起了一场维权之战。其以由掌上远景公司开发、卓易讯畅公司通过“豌豆荚”平台提供下载的涉案软件破坏了微信运营环境和数据安全为由,向北京市知识产权法院提起诉讼,索赔5000万。经审理,“红包大战”最终以开挂软件一方败诉落下了帷幕,法院认定被告构成不正当竞争,判赔原告475万元。

法官说法

首先,本案原被告均属利用网络从事生产经营活动的经营者,存在市场竞争关系。而涉案软件不当地利用了“微信”软件的运营资源和竞争优势,扰乱互联网环境中市场竞争秩序。

其次,涉案软件利用技术手段破坏了“微信”软件的正常运行,批量化、自动化的操作方式也必然会增加“微信”服务器的运营负担。

再次,涉案软件设置“加速抢红包”等选项,但实际其并未开发相应功能,点击选项会显示“优化中”,并在“优化完成”后弹出广告信息,损害了软件用户的利益。

最后,涉案软件运行过程中获取个人信息、截取腾讯公司商业资源,且在明知涉案软件侵害他人正当权益后依旧运营并设置防封号功能,主观恶意性明显,构成不正当竞争。总结

很多开挂软件的商业模式是通过聚集用户下载此软件,为自身广告引流,最终利用流量变现,是一种典型的傍品牌、搭便车的行为,明显违反诚实信用原则和公认的商业道德,构成我国反不正当竞争法所规制的不正当竞争行为。同时,对于软件用户来说,下载开挂软件不仅不能起到开挂作用,反而还加大了自身个人隐私及用户权益被侵害的风险,无意间助长了这种知识产权侵权风气。因此再次提醒大家,开挂有风险,下载需谨慎。

相关法律规定 

《反不当竞争法》第十二条:经营者利用网络从事生产经营活动,应当遵守本法的各项规定。经营者不得利用技术手段,通过影响用户选择或者其他方式,实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为:

(一)未经其他经营者同意,在其合法提供的网络产品或者服务中,插入链接、强制进行目标跳转;

(二)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务;

(三)恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容;

(四)其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

(本文作者 盈科实习律师丁晓雨 来源:微信公众号 麦田律师团队)

下一个冤大头是你吗?域名的坑不得不防!

域名不要了,ICP备案要不要注销?
相信很多人都有这个疑问。很多人注册了自己的域名,用了一段时间后不想要了,就没有续费,但是却没有及时注销ICP备案。后来域名被他人抢注了,建了非法网站,网站侵犯了别人的权利,权利人找上门来,未注销ICP备案的就莫名其妙成了冤大头,严重的甚至要付出数万元的赔偿。

真的有这么严重吗?先看一个案例(为方便理解,我们对案例进行了简化和加工处理):

你的网站没有经过我的许可,把我的小说放到网站上,供大家浏览和下载,侵犯了我的著作权。你必须停止侵权,赔偿我的损失!

我比窦娥还冤啊!这个域名是我N年前注册的,我早就没在用了,网站不是我经营的……

我不管,ICP备案显示的是你,你就要承担责任!

我只是偷懒没去注销ICP备案而已,域名早就没在续费了,真不是我在用啊……

法官说法
乙没有充分证据证明域名已被他人使用,其不是侵权网站的经营者,应当以ICP备案信息推定域名主办单位是乙,乙实施了侵权行为,应当承担侵权责任。判决乙停止侵权,赔偿甲经济损失5万元。

总结

虽然实践中有通过合理组织证据使法院认定其不是侵权方的案例,但是被认定是侵权方的案例比比皆是,并且法院的自由裁量余地较大,也会影响案件的走向。因此,为了提前规避风险,提醒大家及时注销不用的域名的ICP备案,以免为他人的侵权行为买单,成为冤大头。

相关法律规定 《互联网信息服务管理办法》第四条:国家对经营性互联网信息服务实行许可制度;对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的,不得从事互联网信息服务。

(本文作者:盈科饶欣律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)

网文转载有风险,且转且珍重

2019年1月1日,苏州某公司在其公众号上发表了标题为《2019:这几个好习惯,请逼自己养成》的公众号。随后发现该网文被多个公众号未经许可转载,随机向平台投诉删除,并针对各个主体的转载行为,分别法院起诉侵犯其信息网络传播权,主张停止侵权、赔偿损失

涉案被告包括湖南某公司(运营某篮球论坛公众号)及广东某家庭期刊公司(运营某家庭学院公众号),二者运营的公众号获得的阅读量分别为38和34。

湖南某公司答辩称:篮球论坛公众号是分享篮球知识的免费平台,案涉文章在网上可以随意复制使用,没有侵权故意;案涉文章与公众号内容没有关联,从发布到删除阅读量才38,不能利用该文章获利。

广东某家庭期刊公司辩称:其运营的家庭学院公众号转载时标明了文章来源和作者信息;且该公众号不涉及商业,不存在违规牟利,阅读量仅为34,没有对传播造成损害。

判决结果

法院在各案中认定,上述转载主体,未经权利人许可,亦无法定或约定的除外情形,实施信息网络传播行为,均构成侵权。

案件详情参见(2020)苏0214民初1251号和(2020)苏0214民初1223号。

法律科普

著作权法第24条罗列了合理使用(不经许可、不支付报酬)的类型;并在其他条款中具体明确了可以“不经许可,但需支付报酬”的情形,如:为实施义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品(著作权人未声明不许使用的),广播电台、电视台播放他人已发表的作品。除上述明确规定情形,未经许可实施著作权人控制的权利,均有存在侵害著作权风险。

(本文作者:盈科杜鹏爽律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)

明星照片要慎用,否则很有可能构成侵权!

近日,笔者收到一顾问单位咨询,说其公司被葛优告了,原因是其公司在2016年发布在微信公众号上的一篇文章使用了多张葛优在《我爱我家》电视剧中的剧照,也就是当时的网络热点“葛优躺”,现在想得知该如何处理此事。无独有偶,笔者团队去年年末代理的一起委托人运营的微信公众号因使用张涵予在电影《老炮儿》中的剧照而被索赔的网络侵权纠纷,几乎也是相同的情况,最终在代理律师积极沟通下,委托人道歉并赔偿较少金额后结案。

可能很多人会想,我使用明星的表情包或者剧照,只是想增加自己微信公众号的曝光度而已,而且用的还是已经在网上发布的照片或者剧照,怎么就侵权了呢?

相关法律法规

根据《民法典》第一千零一十八条及第一千零一十九条及相关法律的规定,自然人享有肖像权,未经本人同意,不得制作、使用、公开其肖像。值得注意的是,在民法典实施后,以营利为目的不再是肖像权侵权的构成要件,只要未经明星本人同意而使用其肖像的,一般均会被认定为侵害肖像权。

案例分享

案例1:未经授权,沈阳某服装市场一老板擅自用香港影视明星陈小春肖像进行服装宣传,结果被陈小春告上法庭。9月11日记者从市法院获悉,法院认为侵犯肖像权成立,判决被告赔偿5万元。

案例2:张铁林因福利彩票上印刷的广告未经许可使用了其“皇阿玛”形象的照片,以侵犯名誉权为由将安徽金种子集团有限公司告上法院。北京市第一中级人民法院最终作出判决,判令被告立即停止侵权行为,公开赔礼道歉并赔偿张铁林经济损失四十万元。

总结

虽然作为明星形象的剧照可能不同于肖像,但也并不是与肖像截然不同,当剧照基本反映的是明星的形象或与明星形象之间具有高度的可识别性和可辨认性,明星对其剧照就享有肖像权。

因此,笔者建议各微信公众号在发布推文时务必慎用明星照片或热播剧剧照,尤其是在进行与企业经营、商品销售相关的宣传,如含有企业推广信息、商品购买链接、商品免费福利等,若第三方监测到某公众号发布有涉嫌侵犯到明星肖像权内容且该公众号主体资质合适,那么很有可能对其进行索赔。

(本文作者:盈科徐露露律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)

在餐厅播放正版音乐侵权了吗?

日常生活中,在商业营业场所听商家播放背景音乐,在我们看来是再寻常不过的一件事情。但是,这种早已令我们习以为常的事情其实已经属于侵犯著作权的违法行为。下面,本文将通过海底捞案件来跟大家分享音乐作品的著作权侵权事宜。

MTIP案例导入

林海诉海底捞著作权侵权案

基本案情

2018年,音乐人林海称海底捞未经过自己许可在其店内播放他的音乐作品《琵琶语》。林海表示自己的经纪人找过海底捞不止一次,却一直没有得到回复,他的音乐作品却一直被海底捞使用。随后,林海认为海底捞的行为已经严重的侵害了涉案音乐作品的署名权、复制权和表演权在内的著作权,严肃要求海底捞方面停止侵权、消除影响和赔偿损失,并向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

海底捞侵犯林海的著作权了吗

的确,海底捞侵犯了林海的音乐作品著作权。《琵琶语》是林海于2003年创作的音乐作品,其保护期限为其创作者生前及死后的五十年,因此作品仍在保护期内。

公开播放歌曲其实是需要得到著作权人许可并支付报酬,否则就侵犯了作者的“机械表演权”。海底捞在餐馆里公开播放未经著作权人同意的作品,构成了侵权。而机械表演权,是表演权的一个方面,以录音机、录像机等技术设备将自然人的表演公开传播的权利。

相关法律规定

根据《中华人民共和国著作权法》:第十条规定,著作权包括下列人身权和财产权:

 (一)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;

(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;

(三)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;

(四)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;

(五)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;

(六)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;

(七)出租权,即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;

(八)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;

(九)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;

(十)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利;

(十一)广播权,即以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利;

(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;

(十三)摄制权,即以摄制电影或者以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利;

(十四)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;

(十五)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;

(十六)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;

(十七)应当由著作权人享有的其他权利。

《著作权法》第四十五条:将录音制品用于有线或者无线公开传播,或者通过传送声音的技术设备向公众公开播送的,应当向录音制作者支付报酬。

《伯尔尼公约》中赋予了音乐作品的著作权人两种权利,即限制他人公开表演其作品的权利,以及限制他人使用电子设备等方式公开传送其表演作品的权利。

MTIP你了解著作权侵权的构成要件吗

一、所侵害的标的应当在着著权法保护的范围内

1、文学作品(包括文字、语言);2、音乐作品(包括曲与词);3、戏剧作品(包括配乐);4、舞蹈及哑剧创作;5、图画、雕刻及雕版等美术作品;6、摄影作品及图片;7、电影及其它视听作品;8、地图、科技及建筑图形等。

二、须为著作权法所明文保护的排他性权利

一般来说包括以下权利:

1、复制权; 2、发行权; 3、出租权; 4、展览权; 5、表演权; 6、放映权; 7、广播权; 8、信息网络传播权;9、摄制权;10、改编、翻译、汇编权。

三、被害人须有著作权

原告提起著作权侵权之诉,首先应当证明其享有著作权。在我国,作品一经创作完成,作者就取得著作权。但在诉讼中,原告仍须证明其著作权的存在。著作权的存在,除上述应属于成文法所保障的客体和权利范围以外,原告还须证明:

1作品具有原创性。著作权的取得要件与专利权不同,后者须具有新颖性、创造性与实用性。而著作权只要具有原创性就够了,即只要是经过个人心血努力、独立创作而非盗用、抄袭他人着作而成即可。

2具有我国国民的身份或属于我国着作权法所保护的外国人和无国籍人。

四、受害人须证明对方有侵权行为,亦即侵害著作权人受法律保护的几种特别权利

复制、展览、表演、发行等都是客观的行为,较易判断侵害是否发生。但是对于“抄袭”,即因“观念”等不受保护,须先分出“观念”以外的“表现形式”为保护的标的。
思考

在该案中,其实海底捞只需要到音乐家协会支付相关的许可费,就可以在餐厅内播放。购买正版的音乐,只要是合理使用,就不会侵犯著作权人的著作权。

对于该案,中国音乐著作权协会工作人员表示,只要在未经创作者许可的情况下使用其作品的都侵犯了作者著作权,如果对方是商业用途,可以要求其进行经济赔偿。该工作人员称,像街头发廊、酒吧、餐厅等场所播放音乐也要拿到授权许可,正规的大型连锁超市、歌舞厅等一般都是得到授权的。“但一些小店播放背景音乐并没有授权,因为太普遍了,我们没有顾及过来。”而使用背景音乐的收费标准与门店营业额无关,是按营业面积进行收取的。

而相关的收费,则根据国家版权局公告2011年第3号《关于使用音乐作品进行表演的著作权许可使用费标准的公告》进行收取。在该公告中,“机械表演收费标准二” ——适用于酒吧、咖啡厅、餐厅等:

  1、仅提供机械表演的:

  营业面积不足40平方米的,每平方米每天收费0.025元;

  营业面积超过40平方米的,增加的部分每平方米每天收费 0.02元。

  2、提供机械表演和现场表演的:

  营业面积不足40平方米的,每平方米每天收费0.05元;

  营业面积超过40平方米的,增加的部分每平方米每天收费0.04元。

3、如设有荧光屏播放音乐作品,则每个荧光屏每年加收350元。

MTIP总结

目前我国音乐著作权保护仍处于不成熟阶段。对侵权方而言,侵权的成本低,作品很容易获得。而对权利人维权而言,取证难,周期长,成本高。即使最终获得胜诉的判决,对于侵权人再次侵权也难以起到震慑的作用。但是,值得肯定的是“林海诉海底捞著作权侵权案”,对促进中国音乐著作权保护的发展,鼓励广大音乐人积极维护自身权利,督促音乐使用者主动获得合法授权方面有着积极的。

(本文作者:盈科徐凯律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)

商标侵权案件的抗辩理由之先用权抗辩

在侵害商标权纠纷案件的审理中,被告往往提出各种抗辩事由以证明自己并不构成侵害商标权或者不应当承担赔偿责任。被告主张较多的抗辩事由为:其使用的被控侵权标识与注册商标不相同也不近似、商品或服务不相同也不类似,不产生混淆误认的后果。本文将介绍商标侵权案件中的几个抗辩理由,并且将着重介绍先用权的抗辩,阐述先用权抗辩的适用要件,并举例说明。

商标侵权案件中抗辩理由的种类

在商标侵权案件中,被告的抗辩的理由主要有以下类型:

1、正当使用抗辩

注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,商标权人无权禁止他人正当使用。即,在正当使用抗辩时,描述商品或服务特点的叙述性使用、指示商品或服务特点、来源等的指示性使用、作为地名使用、地理标志使用等,都是正当使用的抗辩理由。

2、先用权抗辩

商标在先用抗辩权是指某人在他人申请商标注册前已经在相同或者类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标。

先用权抗辩制度的主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或服务,或者类似商品或服务上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,商标权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

当他人申请注册的商标被核准注册后,该先用人享有在原有范围内继续使用其商标的权利,但该使用人不得扩大使用范围,也不能转让或许可该未注册商标。如果离开该项制度的保障,他人完全可以将在先使用一定年限且具有相当市场声誉的未注册商标抢先注册,然后反过来禁止在先使用人使用自己的商标;这样,在先使用人多年培植的商标信誉可能会因为这种抢注行为而丧失殆尽,抢注者则可以轻而易举地利用他人已经建立起来的商品信誉和市场声誉占领市场,这种行为实质上是一种不正当竞争行为。

先用权制度的立法价值就在于,保护虽没有注册但已经在市场上有一定声誉的商标在先使用人的利益,从而稳固已有的社会经济关系,实现注册商标专用权保护和先用权人之间的利益平衡。

3、销售商的合法来源抗辩

销售商主张合法来源抗辩时,需要证明:

(1)商品是由正规、合法渠道取得,并披露商品的提供者。包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。

(2)其确实不知道自己销售的是侵害他人商标权的商品。对销售商“不知道是侵权商品”的认定,应当由销售商对其尽到合理审查注意义务承担举证责任。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理审查注意义务的证据。销售商提供的被控侵权商品来源证据与其合理审查注意义务程度相当的,可以认定其不知道被控侵权商品侵害他人商标权。

商标侵权案件中先用权抗辩的适用要件

先用权抗辩制度的主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。根据《商标法》第五十九条规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或服务,或者类似商品或服务上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。可见,先用权抗辩的适用要件主要包括:

1、注册商标在先使用的事实

先使用人的使用行为具有时间上的在先性,是主张先用权抗辩所依据的事实基础。我国商标法仍以注册作为商标保护的基本原则和途径,对未注册商标的保护需满足法律明确规定的保护条件。

先用权抗辩制度是商标法对未注册商标提供的保护途径之一,使用行为的在先性,正是未注册商标在特定情况下得以对抗注册商标权的正当性基础。我国台湾地区“商标法”亦明确,先使用权不受商标专用权所拘束的条件之一是,须在他人申请注册商标前,即已有使用之事实。对于判断在先使用的时间节点,《商标法》第59条第3款中似有两处表述与此相关,第一处为“商标注册人申请注册商标前”,第二处为“先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的”。

从上述两处表述来看,对行为在先性的判断似乎可有两种理解,一种为“注册商标的申请日之前”,而另一种为“商标注册人使用注册商标之前”。

在先使用人的使用行为原则上应当早于注册商标的申请日。但是,如果商标注册人在申请日之前已经具有实际使用行为的,在先使用人的使用行为还应早于商标注册人的实际使用时间。考虑到先用权抗辩制度的设定是为了弥补注册原则的缺陷,平衡商标注册人与在先使用人之间的利益,因此,如果商标注册人在申请日之前也具有实际使用行为,并在事实上使注册商标在申请日之前即发挥了识别功能的,主张先用权抗辩的一方当事人即使仍仅在原有范围内使用,亦无法避免市场混淆的后果,从而丧失了主张不侵权抗辩和继续使用的正当性基础。

2、在先使用的对象是相同或者类似商品上的相同或者近似商标

根据《商标法》第56条的规定,注册商标专用权的范围,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。在此基础上,以避免混淆为原则,注册商标专用权可予禁止的是相同或类似商品上对相同或近似商标的使用行为。

因此,使用人在注册商标禁用权范围内的使用才可能侵害注册商标专用权人的利益,商标法也才有必要为先使用人设定有条件的侵权豁免制度。非类似商品上使用或使用的为不近似标识,与注册商标权人的权利范围无涉,更无需对此行使抗辩权。

3、在先使用的未注册商标具有一定的知名度

如前所述,我国商标法以商标注册为基本原则,未注册商标只有在满足一定条件的情况下才能够受到法律保护。“有一定的知名度”或者“有一定的影响”即是商标法对未注册商标提供法律保护的重要条件之一。

《商标法》第32条亦明确规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

先用抗辩权的实践案例

案例:朱某某与南京市秦淮区郑小郑食品店侵害商标权纠纷案。

基本案情:

2007年,朱某某在秦淮区建康路经营烧饼生意,店铺门头挂有“小郑酥烧饼”招牌。多家媒体对其进行过报道。

2015年,朱某某向国家工商行政管理总局商标局申请注册“小郑酥烧饼”文字商标,并于2016年9月21日核准注册。

秦淮区郑小郑食品店同样经营着酥烧饼生意,其门头、店内招牌以及烧饼包装盒、包装袋上均印有“小郑酥烧饼”标识,从而形成了两家“小郑酥烧饼”并肩经营的现象。

朱某某为此向法院提起了商标侵权诉讼。

法院判决:

一审法院南京铁路运输法院认为,朱某某所指控的商标侵权行为是否成立,应重点审查郑小郑食品店使用“小郑酥烧饼”是否构成“在先使用”。郑小郑食品店提供的证据能够证明,其最晚自2012年起以“小郑酥烧饼”为名进行经营,早于朱某某申请商标注册的时间。

2012年至2015年期间,郑小郑食品店在同一地点持续使用“小郑酥烧饼”达三年,亦有相关媒体对其进行报道,可以认定郑小郑食品店使用“小郑酥烧饼”具有一定影响。

综上,南京铁路运输法院一审判决驳回朱某某的诉讼请求。

二审法院南京中院认为,商标法规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。本案中,郑小郑食品店使用“小郑酥烧饼”的行为符合商标法关于“在先使用”的规定。

同时,从实质要件来看,郑小郑食品店使用“小郑酥烧饼”商标符合商标法关于“有一定影响”的规定。

法院建议,郑小郑食品店在店招和产品标识上附加适当标识,以示区别。

由此,二审法院遂驳回上诉,维持原判。

典型意义

本案在查明相关事实的基础上,阐述了商标“先用抗辩权”的构成要件,明确了商标先用权抗辩成立的时间条件,厘清了商标法关于“一定影响”的程度要求,合理平衡了商标使用人和商标注册人的利益,保护在先使用人继续使用已经凝聚了相当信用的商标,允许善意在先使用人在原有范围内继续使用,以保护其合法权益,体现了倡导诚实信用、禁止权利滥用等知识产权司法保护的基本原则。

结论

在商标侵权案件中,主要有三大抗辩理由:正当使用抗辩、先用权抗辩和销售商的合法来源抗辩。而其中,先用权抗辩制度的主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。行使先用抗辩权时必须注意其适用的要件,以确保先用抗辩权的成立。

在司法实践中,先用抗辩权的成立往往具有复杂性。被告的重点往往在证明其在别人注册该商标之前就在使用,并形成了一定的影响。

(本文作者:盈科夏月莲律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)

从正反两面告诉你商标显著性怎么判定

一、具有显著特征的正面判断

《商标法》第9条从正面规定了申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

从正面判断显著性具有明显的抽象性,但其判断毕竟有相应的方式,实践中也进行了相应的归纳总结。这需要立足于商标构成要素本身,通过正面分析其构成要素的特性进行判断,例如,实践中根据命名规则不同将商标分为臆造商标任意性商标暗示性商标,将过于简单、过于复杂的标志纳入不具有显著性的情形。

臆造性商标是仅为商标的原因而新创出(没有任何含义的臆造)的独特词语或者其他标识。例如‘Esyhsh’商标,本身没有含义,是由使用的企业创造出来的,这种商标就具有显著性。

任意性商标:在现有词汇中选用的与拟用于的商品并无关系的商标,例如用在香烟上的“金鱼”商标,这种商标是具有显著性的。

暗示性商标:商标本身在某种程度上暗含了商品的性质或特征,但是消费者如此解读时需要一定程度的推论和想象。例如“Sunrise”英文译为日出,指一种天文现象时有其普通含义,但“Sunrise”可以用在清洗剂的营销中,暗示光亮和洁净,这就是一件暗示性商标。暗示性商标是一种比较受欢迎和常用的商标。这种商标是具有显著性的。

二、不具有显著性的反面判断

《商标法》第11条从反面规定了仅有本商品的通用名称、图形、型号的;仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;其他缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。

反面的判断在实践过程中也有自己的总结,从其特性上讲,通用标志单纯的描述性标志,可以作为缺乏显著性的典型情况。

通用标志:其为某一商品通用名称、图形、型号的称谓,无法起到区分商品或服务来源的作用,故而不具有显著性。《商标法》第49条规定注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

单纯的描述性标志:指的是仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。该标志直接表示商品的某种特点,标志本身成为商品特点的说明性词语,因而不具有区分商品来源的功能,即不具有显著性。描述性标志不能注册商标的原因就在于该标志只是描述商品的普通标志,注册为商标妨害同业者的正常描述性使用,且不能与特定商品来源联系起来。

总的来说,商标显著特征的正反两方面的判断是相互关联和可以印证的。例如,暗示性商标虽具有一定的描述意义,但毕竞不直接描述商品的特性,不失其显著性,而仍然是具有显著特征的重要情形。

因此,企业在注册商标之前需要对商标应当具备的显著性特征要有所了解,这样可以在商标申请中,少走弯路,节省试错成本。当然,企业也可以把这项任务交给专业的代理机构,在商标提交申请之前由代理机构进行检索评估,并提供注册可行性分析意见。

(来源:微信公众号 麦田律师团队)

盈科律师收到编号为5W122418号无效宣告决定书,宣告专利权全部无效

团队于2020年11月接收委托,代理无效宣告请求人,针对专利号为2013206******的实用新型专利向国家知识产权局提起专利无效。团队律师根据目标专利的授权文件,筛选出目标专利可能适用的所有无效理由;研读国知局针对目标专利2015年无效宣告请求作出的维持决定,结合该决定进行大量检索,形成以创造性缺陷为导,其他无效理由为辅的无效策略,使专利权人在针对不同无效理由进行答辩时,作出顾此失彼的不利陈述。最终专利被宣告全部无效。

专利无效宣告是竞争市场上常用的手段之一,向竞争对手发起专利无效,一则可以排除企业自身的技术发展障碍,二则可以在市场竞争中赢得更多的谈判筹码。对处于主动地位的请求人而言,如何设计专利无效策略,如何检索出优质的现有技术,如何预判权利人的答辩方案提前谋划,是无效宣告成功的关键。对于处于防御地位的专利权人而言,如何设计答辩方案,使其既能使专利得以维持,又能避免不利陈述对专利侵权案件的影响,是最大难点。更重要的是,申请人在专利申请阶段需要“未雨绸缪”,把控好申请文件的质量,才能在后续的无效确权程序中,赢得更多的答辩空间,以免陷入“巧妇难为无米之炊”的窘境。

(代理律师:盈科闫东伟、杜鹏爽律师 来源:微信公众号 麦田律师团队)