专利申请提交后的7种修改机会,你知道吗?

【 前序】提交过专利申请的人,一般会知道,专利申请提交文本特别的重要。专利申请文本提交之后,对申请文件的修改将受到各方面的限制。从某种意义上讲,专利申请文件提交之后,想再进行实质内容的修改,难于登天。经历过专利侵权诉讼后,专利权方一般能够体会到,专利申请文件的内容太重要了。申请时的“举手之劳”,可以解除侵权诉讼中“心腹大患”;但往往是:因为申请阶段没有付出“举手之劳”,导致侵权诉讼“一败涂地”。最近一件专利无效案件中,涉及对授权之后专利文件进行修改的事宜。由于涉及专利文件修改的规定,散见于专利申请及授权程序的多个环节,导致很多人无法从纵向角度理解专利文件的修改机会。现根据我十多年的经验,就专利申请提交后,专利文件修改的机会纵向总结梳理如下,以供大家参考。需要强调的是:虽然专利申请提交后有修改的机会,但修改方式、修改的空间和修改的内容也是非常有限的,因此,不能因为提交后有机会修改而轻视提交之前的专利申请文件的完善。

专利申请提交后的7种修改机会

1、提交之后的主动修改。根据当前规则,对于实用新型或外观设计专利申请,自申请日起2个月内,可以主动提出修改。2、提出实质审查请求时的主动修改。根据当前规则,发明专利申请人在提出实质审查请求时,可以对发明专利申请主动提出修改。3、进入实质审查阶段的主动修改。在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,申请人可以对发明专利申请主动提出修改。4、依据审查/补正通知进行被动修改。对于发明、实用新型和外观设计专利申请,在初步审查过程或实质审查过程中,审查员可能提出申请文件存在的缺陷。针对审查员指出的缺陷,申请人可以对申请文件进行修改,即被动修改。被动修改可以针对发明、实用新型和外观设计三种专利申请。此处的修改也包括复审程序中对申请文件的修改。5、专利被驳回及授权之前的分案申请式修改。针对专利申请中涉及多项发明创造的,当前规则规定了分案申请制度。对于申请文件存在问题的专利申请,可以考虑通过分案规则对申请文件进行修改,以挽救在先专利申请存在的问题。当然,分案申请应当符合分案申请的相关规定。按目前规则,分案申请只适用于发明和实用新型专利申请。6、无效程序中的修改。根据当前规则,在专利权无效程序中,可以对权利要求进行修改,但修改只能缩小保护范围,而不能扩大保护范围。但当前无效程序中,对权利要求修改给予的空间越来越大,在无效程序中,利用当前规则,可以在一定的范围内对权利要求书进行重新布局,进而形成更加合理的权利要求保护体系。7、利用优先权对申请进行主动修改。基于优先权制度的特点,可以利用优先权制度,对专利申请文件进行修改,进而实现克服申请文件缺陷的目的。虽然按当前规则,优先权制度仅适用于发明和实用新型,但2020年修订并于2021年6月实施的新专利法已经将优先权制度扩展到外观设计专利,因此,利用优先权对申请文件进行修改,在2020年新专利法实施之后,可以适用于发明、实用新型和外观设计。

结尾

上述大约7种修改专利文件的机会,你理解了吗?

角度不同,理解不同,对修改机会的认识也有不同,以上仅供参考!仅供参考!

(本文作者:盈科李兆岭律师 来源:微信公众号 盈科知产)