从倒签合同效力看“专利敲诈第一案”的诉权合法性
从倒签合同效力看“专利敲诈第一案”的诉权合法性
从倒签合同效力看“专利敲诈第一案”的诉权合法性
日前，被媒体称为“专利权敲诈第一案”的李某文、李某武敲诈勒索案宣判。上海浦东新区法院认定李某二人倒签专利独占许可合同并以起诉、举报形式向掌阅公司索要“和解费”的行为构成敲诈勒索罪。判决一出，引起了社会的广泛讨论，有观点认为该份判决助长了专利流氓的气焰，也有观点认为该份判决限制了专利权人合法维权的空间。笔者谨依据网络公开的起诉书、判决书、辩护词等材v料，从本案的专利独占许可合同效力的角度对本案的专利维权的权利基础进行讨论。
案例回放
向上滑动阅览
2009年至2017年间，李某文利用其经营的上海科斗电子科技有限公司（简称“科斗公司”）、上海本星电子科技有限公司（简称“本星公司”）等单位名义申请大量涉及多个领域的专利。专利授权后，李某文未实施利用上述专利，而是通过各种途径寻找使用其专利的单位，向法院提起专利侵权诉讼，以诉讼影响企业生产经营、上市、融资为要挟，与被诉方签订专利实施许可合同、和解协议等迫使对方支付欠款。
2015年至2017年间，李某文、李某武以科斗公司、步岛公司等单位名义，采用上述要挟手段，先后迫使4家被害单位达成和解，以专利实施许可费。补偿费等名义索取216.3万元，实际得款116.3万元。
其中，李某二人先后两次向掌阅公司提起诉讼和举报，并前后签订2份和解协议。
第一次诉讼：
2017年3月，得知掌阅公司IPO在即，李某二人对掌阅公司提起专利侵权诉讼，掌阅公司为避免影响IPO进程选择和解，掌阅公司将其名下所有专利权、专利申请权在有效期内及临时保护期内以普通许可方式许可掌阅公司“使用”，掌阅公司支付和解费50万元。
第二次诉讼：
2017年7月底，李某文以倒签的形式（合同显示的签订时间为2016年12月，实际签订时间为2017年7月，国家知产局备案的时间为2017年9月20日）将科斗公司名下的ZL201010523269.X独占许可给其本人控制的步岛公司的专利许可合同，2017年8月初以步岛公司名义对掌阅公司提起诉讼，并直接以科斗公司名义直接对其终端厂商OPPO、VIVO提起侵权诉讼，后在掌阅公司IPO的关键时刻向证监会实名举报，披露掌阅公司已被起诉的事实。掌阅公司为避免影响IPO进程，再次与李某文、李某武控制的步岛公司签订纠纷解决协议，并承诺支付80万元和解费，后实际支付10万元。
检察院指控：
浦东新区人民检察院于2018年8月24日对二人提起公诉，认为二人以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取公私财务，数额巨大，应以敲诈勒索罪追究刑事责任。
法院判决：
浦东新区法院审理后认为：李某文、李某武以其公司名下的专利，向其他公司提起诉讼，索要“和解费”的行为，不构成犯罪。但李某文、李某武以倒签专利独占许可合同的方式虚构具有独立诉权的主体，通过起诉、举报的方式要挟处于IPO关键期的掌阅公司，构成敲诈勒索罪。
向上滑动阅览
一审判决认为：财产犯罪的形式违法必须以民法、行政法及其他部门法的判断为基础，财产转移在其他部门法上违法是财产犯罪成立的必要条件，而非充分条件，只要财产转移在其他部门法上是合法有效的，那么不可能成立财产犯罪。不能因李某二人提出诉讼或协商的时间是掌阅公司IPO的敏感节点，就认定二人具有非法占有目的。通过该份判决，浦东法院向社会传递了明确的信号，即：
1.专利维权的权利基础应当是合法有效的；专利权在未来可能被无效宣告而丧失权利，不影响当下的专利权利基础的合法性；
2.在专利权的有效期内，权利人可以自主选择提出专利维权的时机，不因被诉侵权人是否处于生产经营的重要阶段或关键时间点而受限制；即专利权人选择在他人IPO的关键时机通过提起诉讼，向证监会举报等形式“强迫”对方和解不违法；
3.NPE囤积专利不实施，仅用于侵权诉讼、收取专利实施许可费用的行为不违反法律规定。
针对倒签合同的部分事实，一审法院认为：两被告主观上具有非法占有的目的。两被告恶意串通，虚构倒签独家许可合同，并以此合同勒索被害单位钱款的行为在民事法律部门领域就是违法行为，且两被告将举报权直接兑换成财产权进行勒索具有明显的非法占有目的。客观上，两被告采取了威胁胁迫手段，本案被害单位交付财物，完全是基于推迟上市带来损失和风险的不确定性、不可预见性等恐惧心理。并基于上述理由判决两被告犯敲诈勒索罪。
简言之，若专利诉讼、举报行为有合法的权利基础，则不构成犯罪。但李某二人倒签的专利独占许可合同无效，步岛公司没有合法的权利基础的情形下对掌阅公司进行起诉、举报并索要财务，李某二人的行为构成敲诈勒索罪。
律师评析
笔者完全认同这一判决的前半部分，即基于合法的民事权利的专利维权行为应毫无疑问的受法律保护。但本案以倒签合同为由否定专利独占许可合同的效力，笔者认为这一结论尚有待商榷。
而在民事的审判实践中，倒签合同并不必然导致合同无效。如最高人民法院在国际华侨公司诉长江影业公司影片发行权许可合同纠纷案（(2001)民三终字第3号，《最高人民法院公报》2004年第5期）中认为，在合同系当时双方真实意思表示的情形下，若不存在恶意串通，危害国家、集体、第三人利益的情形，不应当认定倒签合同无效，也不应当认定为欺诈。
本案中，李某二人实际签订专利独占许可合同的时间为2017年7月，合同显示的签订时间为2016年12月，该份合同在国家知产局的备案时间为2017年9月20日，李某二人以步岛公司名义起诉掌阅公司的时间是2017年8月。
本案中，专利实施许可合同备案时间在起诉时间时候，但许可合同是否备案不影响合同本身的效力。《专利法实施细则》第15条第2款规定：专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。根据该规定，专利实施许可合同在备案之前已生效，且《实施细则》全文及其他法律法规均没有规定3个月内未备案的法律后果。司法实践中，也均认定专利实施许可合同是否备案对合同效力本身没有影响。
依据最高院的审判观点，因实施许可合同的签订时间（2017年7月）起诉时间之前（2017年8月），若不存在其他导致合同无效的情形，双方签署的专利独占许可合同已生效。
而关于专利独占许可合同效力，一审判决认为：“被告人倒签合同的目的即是引起法院或者证监会对“步岛公司拥有该专利的独占使用权，并且不受先前普通许可合同的约束”的错误认识，试图使掌阅公司有权使用涉案专利的抗辩不能成立，上述行为的本质就是两被告人恶意串通签订损害第三方利益的合同进而勒索被害方欠款的行为，该合同属于恶意串通损害第三方利益的情形，应当认定为无效合同。”
笔者认为认定步岛公司是否有合法诉权的关键在于倒签的专利独占许可合同是否属于恶意串通，损害第三方利益而无效的情形。
司法实践中，认定合同是否属于恶意串通，应当审查当事人双方是否出于“故意”牟取非法利益。本案中，第一次和解之后，科斗公司与掌阅公司所签订的专利许可协议中，许可范围为“使用”科斗公司名下所有的专利，而不包括将使用了该专利的产品或终端进行销售、许诺销售的行为。步岛公司起诉要求掌阅公司停止销售使用了专利方法产品，并要求OPPO、VIVO公司停止使用、销售、许诺销售等侵权行为，不违反任何法律的强制性规定，这些诉讼请求均是符合《专利法》规定的合法请求，李某二人谋取的利益具有合法性和正当性。笔者认为，在此情形下不宜认定二人的行为构成《合同法》上的恶意串通。
另一个问题是，掌阅公司的利益是否实际受到了损害？
李某二人与掌阅公司第二次和解中，掌阅公司、步岛公司与科斗公司三方签订协议，掌阅公司支付80万元和解费（实际支付10万元），步岛公司撤回起诉和举报，科斗公司撤回对OPPO、VIVO对诉讼，并许可掌阅公司及其所有终端厂商（包括但不限于华为、OPPO、VIVO）公司使用其专利，且做出不会再对掌阅OPPO、VIVO进行起诉的承诺。
这种情形下，一审判决中单方面认定掌阅公司的利益受到了损失，而忽略步岛公司也支付对价（即放弃对三家公司的诉权、许可掌阅公司的所有终端厂商使用专利权），仅看到掌阅公司支付的10万元为“利益”，而否认步岛公司的“诉权”也属于“利益”，否认掌阅公司所得到的销售、许诺销售专利产品的权利及其终端厂商得到专利使用权属于“利益”，这一认定的实质是对专利权价值的否定，是对依附于专利权的诉权价值的否定，乃至对全部类型“诉权”价值的否定。
换言之，在肯定掌阅公司及其终端厂商所获得专利使用及产品销售权具有价值的前提下，应当认定掌阅公司支付的10万元已获得了相应的对价，即不存在利益受到损失的情况。退一步讲，即使认定步岛公司所放弃的“诉权”的价值难以确定，或认为“诉权”的价值不足10万元，进而主张掌阅公司仍然遭受了损失，但在没有充分的证据对“诉权”的价值进行明确界定的情形下，也应当依据刑事审判中“疑罪从无”的原则进行审判，不宜直接认定掌阅公司遭受了10万元的损失。基于上述分析，笔者认为，专利独占许可合同不构成《合同法》五十二条规定的合同无效的情形。该合同虽然存在日期倒签的情形，但倒签仅仅影响合同的生效时间，而不应对合同是否生效产生影响。该份不存在效力瑕疵的专利独占许可合同将赋予步岛公司合法的诉权，根据同案中所适用的“民法上合法的权利基础不可能带来财产犯罪”的审判标准，应当认定李某二人倒签许可合同实施起诉和控告的行为不构成犯罪。
此外，在本案中，掌阅公司面对步岛公司的起诉和举报，除了以“和解”方式息事宁人以外，还有其他应对方式。步岛公司向证监会实名举报后，掌阅公司向证监会提供了律师事务所出具的评估报告和知识产权代理公司出具的是否构成侵权的分析报告，并以掌阅的主要股东成XX、张XX的个人财产予以担保”在此情形下，根据证监会的上市审查规则，可以继续掌阅公司的上市进程。
根据辩护词公开的内容显示，第二次和解期间，双方达成口头协议的时间是2017年9月19日，签订书面协议时间是9月20日，但在9月19日当天，上海证交所已经向掌阅公司发出通知，确认掌阅公司股票可在9月21日上市交易。即双方签订书面协议之前，掌阅公司已经明确的知道股票可在21日正常上市。
在第二次和解协议签订时，李某二人通过步岛公司起诉和举报的行为，并不存在因影响掌阅上市的确定性而给掌阅造成胁迫的情形。掌阅公司在明知不侵权和确定可以上市的的情形下，依然选择签订和解协议，系其出于自身商业利益权衡之后所做出的选择，系掌阅公司出于无耐心和，并非是受到了李某二人及步岛公司的威胁胁迫。笔者认为，掌阅公司处分财产的行为属于刑法上的“被害人自我答责”行为，应当对自己的行为承担责任，而不宜将损害结果完全归因于李某二人。
李某二人不服一审判决，已向上海市中级人民法院提起上述，不论本案结果如何，在知识产权愈加受到重视的背景下，从本案中我们应总结足够的教训。
专利权人应在法律法规允许的范围内正当维权；并应确保维权所依据的权利基础具有合法性，使用通过剽窃、抄袭等非法途径获得的权利维权将面临很大的刑事风险。
（本文作者：盈科仲英豪律师）