“未注册驰名商标”在我国《商标法》上具备特殊的保护地位，依据《商标法》第十三条第一、第二款的规定：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

可见，未注册驰名商标在相同或类似商品上不仅可以禁止他人使用，还能阻止他人的抢注。依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《驰名商标司法解释》）的相关规定，对于未注册驰名商标，我国采取了“按需认定”、“个案认定”的原则。

“按需认定”是指：当事人以商标驰名作为事实依据主张权利的，法院应当优先审查是否具有进行驰名商标认定的必要性。

“个案认定”是指：当事人必须在具体的商标案件中，提出驰名商标的认定；当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况提供证据；人民法院认定商标是否驰名，应当以证明其驰名的事实为依据，综合考虑商标法第十四条规定的各项因素。

基于法条的规定，实践中，法院对于原告基于多个权利基础主张权利时，是否有必要认定未注册驰名商标，以及认定商标驰名时需要考虑的裁判因素已经形成了相对稳定的审理思路，本文将从司法案例的角度，对上述问题进行分析。

1.未注册驰名商标的必要性审查

根据“按需认定”的原则，人民法院对驰名商标的认定应当根据当事人的请求和案件的具体情况，对于符合《中华人民共和国商标法》以及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定的，确有必要认定为驰名商标的商标进行驰名商标认定。

可见，必要性审查是认定驰名商标的前置程序。实践中，对于原告基于多个权利基础主张权利，仅依据其中的部分权利基础已经能够实现制止被告侵权行为的案件，是否还有必要作出驰名商标的认定，最高人民法院曾在荣华饼家诉广州市好又多百货商业有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案【(2012)民提字第38号】中做出过回应。

该案中，原告香港荣华公司、东莞荣华公司既请求认定第1567181、1567182、1567183、1567184号注册商标为驰名商标，也请求认定“荣华”文字为未注册驰名商标、认定“荣华”文字加“花好月圆”（图形）组合标识为未注册驰名商标，还请求认定“荣华月饼”为知名商品特有名称。对此，最高院认为，由于“荣华月饼”的优良品质和香港荣华公司对该产品进行持续地、大量地宣传、销售，以及在使用过程中消费者已将“荣华月饼”与香港荣华公司联系在一起，故“荣华月饼”已成为使用在月饼产品上的特有名称，香港荣华公司享有排除他人相同使用的专有效力。由于通过认定知名商品特有名称并适用反不正当竞争法足以保护香港荣华公司的合法权利，故“荣华”文字在本案中无需认定为未注册驰名商标。可见，最高院认为，在有其他救济途径可以阻止侵权行为的情况下，没有必要再认定未注册驰名商标。

但应当注意的是，某个商业标识可以获得反不正当竞争法的救济，并不必然影响未注册驰名商标认定的必要性。在“荣华月饼案”中，最高院的意见表明：当权利人在一案中同时主张前述两种救济方式时，不存在未注册驰名商标认定的必要性。

但当权利人仅选择商标法项下的未注册驰名商标作为救济时，商标标识是否驰名仍是被诉商标侵权行为能否成立的事实依据和前提条件。如在拉菲罗斯柴尔德酒庄与上海保醇实业发展有限公司侵害商标权纠纷【(2015)沪知民初字第518号】中，法院既肯定了“拉菲”为原告“LAFITE”葡萄酒的特有名称，认为我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标，并且“拉菲”已经与原告的“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系。同时依据上述事实认为，在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓，可以被认定为未注册驰名商标。

2.认定未注册驰名商标的考虑因素

根据《商标法》第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

在此基础上，最高院发布的《驰名商标司法解释》第五条另增加了“使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等”、“该商标享有的市场声誉”作为当事人可以提供的证据。在司法裁判中，法院将综合考虑法条列举的因素，但根据案件的具体情况，上述因素也并非需要全部考虑。

如在商务印书馆有限公司与华语教学出版社有限责任公司一案【(2016)京73民初277号】中，法院首先论证了“新华字典”是否具有商标显著性，是否能够发挥识别商品来源的作用，以及与商务印书馆能否产生对应关系。在此基础上，再从相关公众对涉案“新华字典”的知晓程度；商务印书馆对“新华字典”进行宣传所持续的时间、程度和地理范围；“新华字典”的影响力和知名度三个角度论证“新华字典”已经达到了驰名商标的程度。

而在南社布兰兹有限公司与被告淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司侵害商标权纠纷一案【(2018)苏01民初3450号】中，法院则基本遵循了《商标法》第十四条的规定，从相关公众对该商标的知晓程度、商标使用的持续时间、商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围、商标受保护的记录、商标驰名的其他因素这五个方面来认定“奔富”为未注册驰名商标。

（一）在相关公众对该商标的知晓程度方面，法院主要考虑了“奔富”商标用于其系列葡萄酒商品的广泛性，如原告及其关联公司通过授权许可方式在中国大陆地区17个省32个市开设了48家“Penfolds 奔富”品牌葡萄酒专卖店。以及原告对其品牌和产品在全国范围内进行的推广，以及原告所获得的荣誉，来认定“奔富”商标已被广大消费者所熟知。

（二）在商标使用的持续时间上，法院认为，自上世纪90年代，原告的“Penfolds”与“奔富”通常作为一个整体被广泛使用和宣传，并在葡萄酒商品的瓶贴标签上和商业宣传中使用，至今已持续使用了20余年时间，累积了巨大的商业价值。

（三）在该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围方面，法院考虑了原告对于“奔富”品牌的推广费用，开展宣传活动的多样性。如在线上、线下的不同媒体上对“奔富”葡萄酒进行了全方位、多角度的介绍；通过举办葡萄酒品鉴活动、投放户外广告等形式让更多消费者了解、熟悉了“奔富”品牌。

（四）在该商标受保护的记录方面，值得注意的是，法院并未如法条所述，限定“受保护的记录”需是“作为驰名商标”，而对于涉案商标作为一般商标的受保护记录都纳入了考虑范围。可见，法院真正考量的是原告是否对其商标品牌进行了管理和维护，并积极通过各种方式来维护自身权益。

（五）对于该商标驰名的其他因素，法院还考虑了“奔富”系列葡萄酒通过线上、线下等多渠道的销售情况及其利润总额的上升情况。

总结上述案例，可以看到，在进行未注册驰名商标的认定时，除了遵循《商标法》第十四条规定的五个因素外，还需要重点考虑以下因素：第一，未注册驰名商标首先需要达到具有“商标显著性”的要求，具备商品来源识别功能。第二，未注册驰名商标的使用，应以“商标法意义上的使用”为目的。第三，权利人对未注册商标的品牌维护、维权记录将成为法院认定未注册商标是否驰名的重点因素。

（本文作者：盈科上海姚华律师团队 来源：企业法律合规）