根据《商标法》规定,认定是否侵犯注册商标专用权,应考虑被控侵权商品使用的商标或标识与注册商标的相似度,二者使用商品或服务的相似度,以及二者共存是否容易引起相关公众主观上对来源的混淆误认。

本文通过经典案例“农管家”案，从商标侵权认定的基本要素出发，结合APP商品和服务类别的特殊性，分析APP标识构成商标侵权的判定标准。

作者 |   北京盈科（上海）律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队  

典型案例：徐州好利维尔科技发展有限公司诉北京农管家科技有限公司侵害商标权纠纷案（2017苏民终1982号）

【裁判要旨】

在APP使用的标识与他人注册商标构成近似的情况下,是否侵害他人注册商标专用权,应当综合考虑以下因素加以认定:1.二者使用的商品或服务类别是否相同或类似;2.涉案注册商标的显著性和知名度;3.被告是否具有攀附他人注册商标商誉的主观恶意。

【案情介绍】

徐州好利维尔科技发展有限公司(简称好利维尔公司)成立于2006年6月5日,于2011年3月取得第7770826号注册商标“”,核定使用商品为第9类,即已录制的计算机操作程序计算机软件（已录制）；连接器（数据处理设备）；微处理机；监视器（计算机程序）；信息处理机（中央处理装置）；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；笔记本电脑；数据处理设备（截止）。注册有效期至2021年3月20日。

2014年6月18日，北京农管家科技有限公司(简称北京农管家公司)在猪八戒网上发布LOGO设计订单，中标方案为“”。2014年6月23日, 北京农管家成立,注册资本1500万元。

2014年12月18日,北京农管家公司开始开发“农管家”APP。2015年7月3日,该公司员工朱昌霖开发完成“农管家软件(简称:农管家) V2.0”,后取得计算机软件著作权登记证书。

2015年1月至10月,北京农管家公司在第35、36、41、42、44、9类商品上申请注册商标“”,后在第36、41、44、42类上获准注册,因好利维尔公司提出异议,上述商标均在申请无效宣告中。

2015年6月29日, 北京农管家公司以无正当理由连续三年不使用为由申请撤销好利维尔公司涉案注册商标,2016年3月31日,该撤销申请被商标局驳回。

2015年10月27日,好利维尔公司申请对相关网络信息进行证据保全,公证书载明:“农管家APP是服务现代农业生产APP,它把传统的农技服务与移动互联网结合起来,建立了种植户与专家对话的平台。专家和普通的种植户可以在APP上自由问答,搭建自己的交流圈子,后期还可以帮助经营主体管理社员,组织农业生产活动等等”,“主要功能”为“课程功能:用户可观看南北方多种农作物,农药、种子和施肥技术指导,以及政策资讯解读视频;群组功能:用户可自由创建、添加群组,组建自己的交流圈子;问答功能:用户可实时在线解答平台里的各种问题,并可以提问问题”。

好利维尔公司以北京农管家公司在APP名称以及企业名称中使用“农管家”侵犯其注册商标专用权为由,向江苏省徐州市中级人民法院提起诉讼,请求判令北京农管家公司停止在其App软件名称以及企业名称中使用“农管家”商标的侵权行为，赔偿好利维尔公司经济损失50万元并承担本案诉讼费用。

【裁判结果】

一审法院经审理认为:

一、北京农管家公司的APP标识为图标“”+中文名称“农管家”的组合,能够清晰地表达农业服务互联网平台的含义,具有较强的显著性,虽与涉案商标呼叫相同,但二者本身区别明显。

好利维尔公司主营计算机软件设计、智能化成套控制装置系统设计等业务,服务对象为有软件或者中控系统开发及安装需求的客户,与涉案商标核定使用商品类别一致。“农管家”APP服务现代农业生产,建立种植户与专家对话平台。二者属不同的商品或服务的类别。好利维尔公司收益来自销售及安装“农管家”品牌的软件及系统,北京农管家公司以向农户提供金融贷款、农技培训及产品销售等获利。

综上,北京农管家公司的APP在服务方式、对象及内容上均与涉案商标核定使用的商品类别不相同或类似,故其在APP名称上使用“农管家”不侵害涉案注册商标专用权。

二、北京农管家公司对企业名称的使用规范、合理,并非商标性使用,且其在第36类等类别上注册有商标。好利维尔公司主张北京农管家公司的企业字号侵犯其涉案注册商标专用权无事实和法律依据。

据此,一审法院判决:驳回好利维尔公司的诉讼请求。

好利维尔公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉,认为:1.北京农管家公司在APP上使用的图标显著性不强、知名度不高,文字标识“农管家”与涉案商标文字相同,而起到识别商品来源作用的恰恰为“农管家”,二者构成近似。2.APP为应用程序,涉案商标为第9类01组“计算机软件”,二者属同一类别。3.北京农管家公司购买涉案商标不成,申请“撤三”后,又在APP上使用“农管家”标识,主观存在恶意。

二审法院经审理认为:

一、根据《商标法》规定,认定北京农管家公司在APP上使用“农管家”标识是否侵害好利维尔公司涉案注册商标专用权,应从以下几个方面考虑:

首先,从标识本身来看。被控APP标识为图文的组合,其文字部分“农管家”与好利维尔公司的商标文字部分完全相同,而起到识别商品来源作用正是“农管家”文字标识,故该标识与涉案商标构成近似。

其次,从商品或服务类别的相似性来看。本案中,涉案商标核定使用的商品类别为第9类。北京农管家公司虽然开发并在手机应用商店上架了“农管家”APP,但其并未将APP作为一种软件产品向用户出售,用户下载安装无需支付任何对价,其也不通过该APP向相关公众销售计算机软件或提供软件系统的开发及安装等服务,而是通过该APP提供农业金融、农业技术咨询等方面服务,且北京农管家公司在第36类金融服务等、第44类动物养殖、植物养护等服务类别上已分别注册了“农管家”商标。故不能仅因北京农管家公司使用了APP移动应用程序,就将其归入第9类商品,该APP系北京农管家公司为农民提供农业金融、技术等相关服务的工具,其所属的服务的类别与好利维尔公司涉案注册商标核定使用的商品类别具有明显区别,并不属于类似商品或服务。

再次,从涉案注册商标的显著性和知名度的角度来看。涉案商标知名度较低,影响力主要及于徐州地区,也未积累较高的商誉。北京农管家公司在APP上使用“农管家”标识与涉案注册商标造成混淆的可能性极低。

最后,从北京农管家公司的主观故意方面考虑。北京农管家公司使用“农管家”标识,主要是因该词直接描述、指示了该款APP的功能用途和服务内容,并非为了攀附涉案商标的商誉,攫取不正当利益。

综上,北京农管家公司在APP上使用的标识虽与好利维尔公司的涉案注册商标构成近似,但因其提供的服务与涉案注册商标核定使用的商品类别并不类似,不会造成相关公众的混淆和误认,故并不侵害涉案注册商标专用权。

二、关于北京农管家公司在企业名称中使用“农管家”是否侵害好利维尔公司注册商标专用权的问题。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项规定:将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。

好利维尔公司主张北京农管家公司在企业名称中使用“农管家”侵犯其涉案商标专用权,根据前述分析,北京农管家公司在APP上使用“农管家”标识并不侵害好利维尔公司涉案注册商标专用权,且除该行为外,好利维尔公司并未举证证明北京农管家还存在其他将与好利维尔公司注册商标相同的文字作为企业的字号在其他相同或者类似商品上突出使用的行为。因此,好利维尔公司的该主张缺乏事实和法律依据,不能成立。同时,二审法院指出,在北京农管家公司已开发、运营“农管家”APP的情况下,好利维尔公司亦可开发、运营以“农管家”命名的APP,好利维尔公司使用其注册商标的权利不受影响或限制。

综上,二审法院认为好利维尔公司的上诉理由不能成立,故判决:驳回上诉,维持原判。

【评析】

一、APP标识是否属于《商标法》中的“商标”？

根据《商标法》第八条：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”因此，商标的本质特征在于具备识别商品或者服务来源的能力。

APP是指能够下载、安装、使用在电脑及智能手机里的应用程序软件,通常由文字、图形或二者组合而成,代表不同的开发商和所提供的商品或服务。APP被开发者上传至应用商店,用户通过APP标识来区分其来源及所提供商品或服务,下载后手机中会显示相应标识。故APP标识从构成要素、使用形式及展现位置来看,具有能够区分商品或服务来源的作用,可认定为《商标法》第八条中区分商品或服务来源的标志。

二、APP应用软件与第9类计算机软件是否属相同或类似商品？

本案中，二审法院根据APP具体用途将其分为两类,一类是软件企业向相关公众提供的计算机操作程序,用户下载、安装此类APP的目的是通过使用其作为计算机程序所具有的功能性特征来解决某一方面的使用需求,如输入法、浏览器、图片编辑、文字处理等功能,此类APP在商品类别上可归入第9类计算机操作程序。另一类APP则是企业向相关公众提供商品或服务的平台或工具,对于相关公众来说,其下载、安装、使用APP的目的在于以APP作为平台或媒介来接受相关经营者提供的商品或服务,是互联网环境下新的商业模式。

因此,与传统商品或服务类别的区分不同, APP兼具商品和服务的双重属性。尤其是前述的第二类APP跨越了第9类计算机操作程序,又与其具体用途所提供的商品或服务类别发生重合。故在划分APP商品和服务的类别时,既要考虑计算机应用程序的性质,还要考虑其提供的商品或服务的类别,不能简单的将APP应用程序划分为第9类商品，这样才能对其所属商品或服务的类别作出科学、合理的判断。

三、在认定APP标识是否构成商标侵权时还需要考虑哪些因素？

本案中,二审法院在认定商标侵权时请求保护的注册商标本身的显著性和知名度也是必须要考虑的因素。注册商标的显著性越高,造成混淆的可能性就越大。反之,造成混淆的可能性就越小。涉案注册商标应受保护的商品和服务范围及强度应与其商标的知名度大小相适应,不能无限制扩大。此外,还必须考虑APP运营者的使用意图,有无攀附注册商标的商誉,攫取不正当利益的目的,既要保护因对商标的使用而积累了较高商誉的经营者利益,同时,也要防止商标抢注行为和搁置、浪费商标资源的情况发生。

对于北京农管家公司在与好利维尔公司商谈购买涉案注册商标不成的情况下,对涉案注册商标提起“撤三”申请这一行为是否影响商标侵权的认定,二审法院认为，好利维尔公司的涉案商标虽然注册在先,但因该公司规模较小,商标使用范围有限,显著性和知名度均不高,也无证据证明其已积累较高的商誉。而北京农管家公司虽是在好利维尔公司注册涉案商标后,开发、运行“农管家”APP,但其通过自己的经营,也获得了一定范围内相关公众的认可,且相关公众也不会误认为“农管家”APP系来源于好利维尔公司,北京农管家主观上不具有攀附好利维尔公司商誉、攫取不正当商业利益的意图。故北京农管家公司申请“撤三”行为虽有不妥,但尚不足以影响本案关于不侵犯商标权的认定,故不能以此事实认定其具有侵权的主观恶意。

（本文作者：盈科姚华律师团队）