“雨刮器案”解析及功能性限定技术特征——《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要解读(二)
近日,最高人民法院知识产权法庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2019)》摘要》,公布了从2019年审结的技术类知识产权案件中精选的36个典型案例中提炼的40条裁判规则。
今天这篇文章,给大家解读一下其中的一个案例——“雨刮器案”及功能性限定技术特征。
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“雨刮器案”的案件概要
法国汽车零部件生产巨头Val eo集团旗下的汽车雨刮器供应商瓦莱奥公司认为卢卡斯公司等3被告生产的雨刮器产品侵犯其专利权,向上海知识产权法院提起诉讼,请求认定3被告侵权并立即停止侵权行为。上海知识产权法院经过审理后判决认定3被告侵权,被告提起上诉,最高人民法院经过审理,驳回上诉人上诉请求,维持原判。
02
“雨刮器案”是最高法知产庭设立以来开庭审理的第一案
如笔者在前一篇公众号文章中提及的,专业技术性较强的知识产权民事、行政案件的二审案件以及再审、抗诉抗诉案件由最高院知产庭审理,这一制度是对中国知识产权和诉讼法律制度的历史性突破,跨越了高级人民法院,因此也被称为“飞跃上诉”制度。因此,该案的审理备受媒体和公众关注,中央电视台进行了庭审直播。
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“雨刮器案”是上海知识产权法院首例先行判决的案例
知识产权侵权纠纷案件通常涉及侵权的判定以及赔偿额的确定,审理耗时较长。而裁判的拖延会扩大权利人的损失,也不利于提升案件审理效率。因此,为了及时制止侵权行为、维护权利人合法权益,法院可以对已经查明的侵权事实部分先行判决。
但目前我国知识产权审判实践中先行判决的案例还很少。上海知识产权的这份判决具有开创性意义。
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“雨刮器案”中的“功能性限定的技术特征”的认定
在“雨刮器案”涉案专利的权利要求中,有一个特征是 “所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止锁定元件的弹性变形,并锁定连接器”。
对于该特征,上海知识产权法院在一审判决中认为,“用于防止锁定元件的弹性变形,并锁定连接器”属于功能性限定的技术特征。
而最高院对此持不同的看法。最高院认为,该技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件的关系,但并没有对“面对”与“延伸”进行限制,采用不同方式的“面对”、“延伸”,都能够实现防止锁定元件的弹性变形、锁定连接器的功能。因此,该技术特征并不是法律意义上的功能性特征。
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“功能性限定的技术特征”在审查阶段与权利行使阶段的解释范围不同
功能性限定的技术特征,是指权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,即通过功能、效果来限定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系的技术特征。
许多专利申请人在撰写权利要求时采用功能性技术特征来描述其发明创造,希望以此来尽可能争取较大的保护范围。但是,申请人需要注意的是,“功能性特征”在审查阶段与权利行使阶段的解释范围存在不同。
根据《专利法审查指南》的规定,对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。也就是说,在审查阶段,采取了涵盖所有能够实现该功能的方式这一较为宽泛的解释原则。对于含有功能性限定的技术特征的权利要求,审查员经常指出的审查意见是“得不到说明书支持”,具体地,审查员通常会指出,本领域技术人员根据说明书公开的内容难于预见上述功能还可以采用说明书中未提到的其它替代方式来完成,因此上述含有功能性限定的技术特征的权利要求得不到说明书支持。对于含有功能性限定技术特征的权利要求,为了获得授权,申请人经常需要克服“得不到说明书支持”的缺陷。
另一方面,根据最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。即,在权利行使的时候,功能性限定的特征被解释为说明书中记载的具体实施方式及其等同的方式。06
专利撰写中“功能性限定技术特征”的注意点
首先,根据《专利法审查指南》,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。由此可见,我国专利法并不鼓励在权利要求中包含功能性限定的技术特征。
在撰写专利申请文件时,需要注意以下几点:
在权利要求中不得不采用功能性限定技术特征的情况下,应当在说明书中尽可能多地记载多种实施方式,并使得这些实施方式所能直接认定等同的范围尽可能的宽泛。这样,在后续可能的权利行使阶段,能够获得一个尽可能宽泛的保护范围。”
在独立权利要求中采用功能性限定技术特征的情况下,需要设定与该技术特征在说明书中记载的具体实施方式对应的从属权利要求,为实审、无效程序中的修改提供基础。这是因为,如果没有与说明书所记载的具体实施方式对应的从属权利要求,一旦功能性限定的权利要求被宣告无效,将导致该具体实施方式“被捐献”。
对于权利要求中的技术用语,在说明书中进行定义及列举。实务中,对于一个特征是否是功能性限定的技术特征,有时候并没有非常明确的界限。
根据北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》,下列情形一般不宜认定为功能性技术特征:
(1)以功能或效果性语言表述且已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词一类的技术特征,如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变速器、滤波器等 ;
(2)使用功能性或效果性语言表述,但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征。
但是,对于以功能或效果性语言表述的特征是否属于上述第(1)款中规定的属于“所属技术领域的普通技术人员普遍知晓的技术名词”,有时也存在争议。因此,对于技术名词,在说明书中进行定义并列举,避免被认定为功能性限定的技术特征。
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关于庭审双方的策略
庭审中,上诉人的一个主张是,涉案专利必须连接标准的刮水器臂,而被诉侵权产品还可用于非标准的刮水器臂。专利侵权案件中,应该将涉案专利权利要求的技术方案与被诉侵权产品进行对比,不是将专利产品与被诉侵权产品进行对比的原则。上诉人的这一主张完全违背了专利侵权纠纷案件的比对原则。
上诉人在另一主张中认为,被诉侵权产品不但能够用于标准配置的刮水器臂,也能够用于非标准配置的刮水器臂,从而不构成侵权。但是,在专利侵权比对中,采取的是全面覆盖原则,如果被诉侵权产品具有涉案专利权利要求的全部技术特征,落入了涉案专利的保护范围,就构成侵权。被诉侵权产品相对于涉案专利权利要求即使增加了技术特征,有不同的效果,但由于使用了专利发明的技术贡献,仍然构成侵权。
专利侵权纠纷案件除了涉及技术有一定难度之外,在审理方面也有一些专门的原则,而上诉人的前述两个主张表明,上诉方对于专利领域侵权案件的这些审理原则是比较陌生的。
相反,权利人一方的准备显然非常充分,特别是采用AR技术对本案的技术细节进行演示这一点值得今后予以借鉴。通常,专利案件的技术性非常强,法官、当事人对技术的理解有时候存在困难。借助技术手段展示细节,让法官、庭审参与者直观了解被诉侵权产品,有助于被诉侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征的比对,从而有助于侵权断定。
(本文作者:盈科刘敏律师 来源:知产人刘敏微信公众号)