近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了从2019年审结的36个技术类知识产权案件中提炼的40条裁判规则。

今天给大家解读其中的“潜水泵”案，涉及专利侵权诉讼中的现有技术抗辩、先用权抗辩的裁判规则。

01

最高院知产庭裁判规则

涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

02

案件概要

本案例涉及专利权人王业慈与徐州鹏程水泵厂等5个潜水泵的生产销售厂家的专利侵权诉讼系列案件。

专利权人王业慈起诉前述5个厂家生产、销售某一型号潜水泵的行为侵犯其专利权，五被告称该技术为行业通用、在原告申请专利前已有成品。五被告提交的证据包括申请日前制造的潜水泵、申请日前设计的图纸。

该系列案件的一审管辖法院为南京中级人民法院。南京中级人民法院审理后认为，五被告主张的现有技术抗辩成立，一审判决驳回原告王业慈的全部诉讼请求。南京中级人民法院认为，被诉侵权产品与在先产品机壳的区别仅在于卡簧的设置和位置，而这一区别已为被告华盛公司在先的涉案机壳图纸所公开；同时被诉侵权产品下端环内孔设置卡簧与在先产品机壳端部设置卡簧技术特征并无实质性差异，故被诉侵权产品使用的是现有技术。

专利权人王业慈不服一审判决，提起上诉。二审由最高院知产庭审理。

03

涉案专利技术

涉案专利为“电机壳为焊接件的小型电潜水泵”发明专利，其发明点在于潜水泵的电机壳，通过采用为圆钢管材料的电机壳，并使其上下端分别与上端环、下端环焊接，解决了传统电潜水泵壳壁厚大、重量重、用料多、制造成本高等问题。

涉案专利虽然经过无效宣告后目前仍然维持有效，但是，不得不说，涉案专利的撰写仍然有很多可以改进的地方。

比如，权利要求1中记载的“保持原来的设计不变”这一技术特征不够清楚，权利要求1中作为区别技术特征记载的“下端环（7-2）内孔设置卡簧”这一技术特征所要解决的技术问题、所能获得的技术效果等在说明书中没有任何记载。

如果一个技术特征是发明点所在，而在说明书中没有记载该技术特征所要解决的技术问题、所获得的技术效果，那么，在实质审查阶段或者无效阶段，基于该技术特征来主张创造性，被审查员或者合议组认可的难度比较大。

因为，评价发明的创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，还要考虑发明所属的技术领域、发明所解决的技术问题、所产生的技术效果，而这些内容都需要记载在原始的申请文件中或者能够根据申请文件记载的内容得到。

在专利侵权阶段，如果缺少前述的发明所解决的技术问题、所获得的技术效果，也会增加主张等同侵权的难度。

04

最高院知产庭首次巡回审判

本系列案件涉及现有技术时间点及技术方案的确定等事实认定，以及，能否结合两份现有技术方案认定现有技术抗辩等法律适用问题，具有一定的代表性。

另一方面，潜水泵的技术比对需要对潜水泵产品进行拆解，远程视频审判不能清晰展现，而潜水泵每个约150斤，运输不便。另外，该系列案件的六方当事人均在江苏。

图片来源：中国庭审公开网

考虑到上述两个方面，为了给当事人提供方便, 最高院知产庭选择在南京开展巡回审判。本案也是最高院知产庭的首次巡回审判。

05

现有技术抗辩、先用权抗辩

针对上诉人（专利权人）的侵权主张，被上诉人对涉案专利提起了无效宣告，复审委作出维持专利有效决定后，被上诉人又提起了新的无效宣告请求。

针对专利侵权诉讼，对涉案专利提起无效宣告请求是常见的专利侵权抗辩的方式之一。如果专利被宣告无效，则专利侵权诉讼的权力基础丧失。这样的抗辩叫做权利瑕疵抗辩。

除此之外，被上诉人还进行了不侵权抗辩、现有技术抗辩以及先用权抗辩。

权利瑕疵是指，原告提起专利侵权诉讼的权利基础有瑕疵。权利瑕疵包括原告是否有起诉资格、专利权是否存在瑕疵两方面。

对于原告的起诉资格，除了专利权人之外，专利实施许可的独占被许可人可以以自己的名义单独提起侵权诉讼，排他被许可人在权利人不起诉的情况下可以提起侵权诉讼，而普通实施许可的被许可人在没有特别授权的情况下无权提起侵权诉讼¹。

专利权瑕疵的情况有，例如专利权已经超过保护期限、已经被放弃或者被宣告无效等等。

不侵权抗辩是指，被诉侵权产品的技术特征与权利要求相比，有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的，则不构成侵犯专利权。

相同的情况容易理解。而专利侵权诉讼中的等同是指，与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到，也即通常说的“三个基本+容易联想”的标准。

现有技术抗辩是指，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权²。

存在现有技术抗辩制度的一个原因在于，实用新型、外观专利没有实质审查就获得了授权。不可避免地存在不具有新颖性、创造性的实用新型、外观专利，甚至会有重复授权的情况。而发明专利虽然在授权前经过了实质审查，但是仍然存在由于审查员没有检索到对比文件等主观、客观的原因导致的不当授权。

另一方面，如果没有现有技术抗辩制度，被诉侵权人只能向专利复审部门提出无效宣告请求，因此需要暂时中止专利侵权诉讼程序，等待无效宣告的结果。而专利无效宣告虽然是由专利复审部门审理的行政程序，但后续也会进入到司法审查程序。

因此，从节约司法资源、保护当事人利益的角度考虑，引入现有技术抗辩制度。

在现有技术抗辩中，并不关注被控侵权技术与专利技术之间的关系（参照最高院2012民申字第18号）、也不关注专利技术是否具有新颖性、创造性。现有技术抗辩中的比较对象是被控侵权技术与现有技术，并且，并不要求被控侵权产品与现有技术所有的特征完全相同，比较的仅仅是专利技术中要求保护的技术方案的全部技术特征。例如，可以将权利要求的技术方案分解为n个技术特征，对被控侵权产品的特征与现有技术的对应特征进行一一比对。

关于比对标准，目前行业内并不统一，例如有等同标准、创造性标准、有限的创造性标准（单独对比）、新颖性标准等。

2015年生效的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第十四条中规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。该条规定中采用单独对比原则，并且要求与现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，属于上述的新颖性标准。

而针对本案，最高院在裁判要旨中指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

该裁判要旨中，将权利要求技术方案中的技术特征分为与发明点相关的技术特征与发明点之外的技术特征，并且结合了现有技术与通用部件进行判断。因此，最高院在此案中给出的现有技术抗辩的比对标准更接近创造性标准。

不仅如此，对于本案中的先用权抗辩，最高院知产庭在裁判要旨中也指出，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

也即，对于先用权抗辩的比对，最高院知产庭在本案中也采用了类似创造性的判断标准。

先用权是指，在申请日之前，他人通过自己或者其他合法途径已经掌握了被诉侵权的技术，并且已经作好制造、使用的必要准备的，可以在原有的范围内继续实施该技术，而不视为侵犯专利权。

与现有技术抗辩相比，先用权抗辩不要求抗辩方提供的证据满足在申请日之前已经公开的条件。因此，先用权抗辩中提供的证据大多是在被控侵权方内部研发、使用的证据。这样的证据可以是，例如研讨、会议记录、项目验收、实验数据等研发过程中产生的证据；或者，发货、销售凭证、物流单证、购买原材料的票据等生产、销售的证据。

06

案件相关信息

涉案专利申请号：200910025263.7

一审案号：（2018）苏01民初1426、1427、1428、1430、1431号；

二审案号：（2019）最高法知民终87、89、100、102、141号

二审庭审视频：http://tingshen.court.gov.cn/live/6799466

注1：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条；《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第一条

注2：《专利法》第六十二条

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：知产人刘敏微信公众号）