近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。

本文涉及研究成果的科学价值与创造性判断的关系以及基因序列权利要求的创造性判断。

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最高院观点

一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

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研究成果与专利申请的关系

我们知道，研究成果是专利申请的重要基础。但是，并非所有的研究成果都能够进行专利申请。

比如，《专利法》第二十五条中规定了不授予专利权的情况：科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动植物品种、原子核变换方法获得的物质、平面标贴等。

另外，即使不属于上面列举的情形，要获得专利授权，还必须满足专利法对于专利授权的条件，比如具备新颖性、创造性和实用性等。

因此，科研成果与专利虽然都涉及各个领域的技术，但二者不是完全重叠覆盖,而是一部分重叠交叉的关系。

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研究成果的科学价值与创造性判断的关系

基于研究成果申请的专利，在创造性的判断中，是否研究成果的科学价值高则具有创造性？价值低则不具有创造性呢？研究成果的科学价值与创造性之间是什么样的关系？

实际上，创造性的评价采用的标准与研究成果的科学价值的评价标准完全不同。

专利的创造性评价中，需要考虑现有技术的状况，将本发明与现有技术比较，看看本发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点和显著的进步。

所谓“突出的实质性特点”是指，对于本领域技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

所谓“显著的进步”是指，发明与现有技术相比较能够产生有益的技术效果。

在专利的实质审查过程中，审查员严格采用传统的三步法来进行发明创造性的评述。

按照三步法，要评述一个权利要求的技术方案不具有创造性，需要确定对比文件公开的内容、确定区别技术特征、发明实际解决的技术问题、对比文件的启示等。

基于这些项目的分析，判断发明对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。

反过来，作为申请人一方，在答复审查员关于创造性的审查意见时，一方面可以从审查员的三步法的评判中找出认定的事实错误、逻辑上的错误等进行反驳，另一方面，还可以从预料不到的技术效果、对比文件之间没有结合动机、结合存在技术障碍等方面来主张创造性。

但是，审查员在进行创造性评价时，并不会考虑这个发明所带来的科学价值。

实际上，一部分获得了专利授权的技术，背后的科学原理非常简单，大家看到都会有恍然大悟的感觉。

生活中大家司空见惯、习以为常的现象，经过仔细研究，可能就会创造出一项伟大的发明。

比如前几年非常流行的自拍杆，它的机械结构并不复杂，可以说并没有太大的科学价值。

但是，凭借着自拍杆专利，通过维权或者许可，其权利人收益颇丰。

另一方面，有一些对于人类来说非常重要的科研成果，比如疾病的治疗方法等，由于缺乏实用性而被排除在专利法的保护对象之外。

如最高院在判决书中所指出的，在创造性的审查中，通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。

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基因序列权利要求的创造性判断

对于生物基因以及基因片段的发现能否被授予专利权，一直是备受大家关注的问题。

从自然界找到的以天然形态存在的基因或DNA片段，仅仅是一种发现，不属于专利法保护的客体。

那么，通过一定的方法分离得到的具有特定功能性的基因序列，是否能够获得专利保护呢？

一方面，这样的研究工作具有很高的科学价值。对人体而言，基因测序可以用于疾病预防、基因诊断、个性化医疗等方面，另外，在动植物方面，也可以用于疾病预防、基因改良、提高抗病虫害、抗高温抗旱等性能。

但是，基因序列的分离品或者复制品与自然界存在的基因序列在本质上仍然属于同一种物质。基因测序并没有创造出新的物质。

因此，传统的观念认为，这样的研究成果属于前面所说的“发现”，不属于专利权保护的客体。

现行专利法中，对于脱离人体或者通过技术方法获得的生物体，包括基因序列或者基因序列的一部分，是有可能获得专利授权的。

本案中，对比文件2中公开了利用据已知的番茄HSFA1的蛋白质序列和大豆EST数据库采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1，对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。

本申请中，申请人采用对比文件2公开的同源基因克隆的方式，利用水稻热激因子作为已知序列，获得了小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。

对此，审查员认为，本申请实际解决的技术问题在于如何获得小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列。而本领域普通技术人员结合对比文件2给出的大豆的同源基因克隆的方式，将其应用到小麦上，来获得本申请权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的。

另一方面，申请人认为，本案所采用的同源基因克隆方法虽然与对比文件2公开的方式相同，但是，利用该方法来获得具体的序列本身也是需要创造性劳动的。

在庭审过程中，法院向申请人一方提出的一个问题就是，在本发明的同源基因克隆方法过程中，申请人遇到了什么样的技术上的困难并加以克服了？

从本案的庭审可以看出，对于氨基酸序列类的专利技术方案，无论审查员还是法院的角度，都是从获得该氨基酸序列的方法是否非显而易见的角度来进行考量的。

这一方面说明，现有的审查制度中，并没有采取传统的“发现”的观点，认为涉及基因序列的权利要求属于不授权客体。

另一方面，虽然要求保护的是基因序列这样一种产品权利要求，但是，在判断其创造性时，是从获得这样的基因序列的方法相对于现有技术是否非显而易见的角度来考虑的。即依靠判断发明产生方法的创造性来判断认定发明本身的创造性。

为何一个产品权利要求的创造性要依赖其产生方法呢？

这是因为，根据氨基酸序列来推测出核苷酸序列的努力虽然工作繁重但不需要太多的创造性，并且，由于技术进步以及新型的序列探测仪器的出现，这些工作的强度也大幅下降。因此，除非获得这样的基因序列的方法中存在通常难以克服的困难，否则，创造性难以被认可。

但是，对于这样的创造性判断方法，也是存在质疑的声音。

05

关于本案

看到最高院的裁判规则，我以为申请人属于科研单位，对于专利法是不是有一些误解。实际上，本案的二审庭审过程中，申请人一方并没有从科学价值的角度着力。

本案的庭审中，从对比文件公开的内容、区别技术特征、发明解决的技术问题等等层层展开，逐一进行陈述和辩论，双方无论从专利法的角度还是从基因技术的角度来看，都是非常的专业，可以说是关于创造性判断的一个非常好的学习案例。

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相关信息

发明名称：植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用

无效决定：

一审判决：（2016）京73行初6269号

二审判决：（2019）最高法知行终129号

（本文作者：盈科刘敏律师 来源：微信公众号：知产人刘敏）