1月12日，盒马鲜生官方微博发布消息称：盒马夫人、盒马小姐、盒马爸爸、盒马兄弟等多枚与“盒马”近似的商标被抢注，并表示已经就上述商标向国家知识产权局商标局提出异议，希望申请以上商标的企业主动撤回申请，如有侵权行为，将采取维权措施。

近年来，诸多知名企业的商标不断遭遇“搭便车”、“傍名牌”，为此，实践中不少企业纷纷建立了以主商标为核心、以防御商标和联合商标为保护的商标防御系统。如2020年10月底，海底捞公司新增注册了近1000枚商标，包括“池底捞”、“渠底捞”、“清底捞”、“上海底捞”、“海底捡”、“三每底手劳”、“还想捞”等。又如，电影《哪吒之魔童降世》在获得47亿票房后，出品方北京光线影业有限公司申请了1800余件与电影《哪吒》相关的防御性商标。

2019年我国《商标法》修改后，原第四条新增了：“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，并明确第四条可以作为实体条款适用在商标审查、异议、无效宣告等程序中，但对于如何认定“恶意”，该条没有给出明确的指引。从立法目的上看，“不以使用为目的的恶意商标注册申请”主要是为了规制恶意申请、囤积注册的商标注册行为，而不包括防御商标的注册。本文旨在结合实际案例，对《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的理解与适用进行法律分析。

作者 |  北京盈科（上海）律师事务所

竞争与监管法律事务部  姚华律师团队
典型案例分析

根据国家知识产权局在中国商标网公开的【商评字[2019]第0000251009号《关于第31473360号“JOY@ABLE”商标驳回复审决定书】的相关内容，国家知识产权局明确了《商标法》第四条在具体执行中的部分内容，并使该案入选了《2019年度商标异议、评审典型案例》。

决定书要旨：

国家知识产权局商标局基于第31473360号“JOY@ABLE”商标申请人的商标异常申请行为——在全部的45个商品及服务类别上共注册了929件商标，其中2018年至2019年不足九个月的时间内就申请注册了约500余件商标，认定：申请人短期内大量申请注册商标的行为明显超出了生产经营的正常需要，且申请人不能解释其注册行为具有合理性和正当性，申请商标已构成《商标法》第四条所指情形。

主要裁定理由：

其一，《商标法》第四条第一款所规定的：“……不以使用为目的恶意商标注册申请，应当予以驳回”不仅仅是原则性条款，在商标注册申请行为构成本条款所指情形时，可以直接援引该条款作为法律依据作出决定。在“JOY@ABLE”商标驳回复审案中，最终国家知识产权局根据第四条、第三十条两个实体条款，驳回了申请商标在复审服务上的注册申请。

相比之下，《商标法》第七条的“诚实信用”条款作为原则性规定一般不会直接被商标局援引，而是会引用具体条款如：第十三条、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款等作出相应的决定，但第四条第一款可以直接援引作为裁定的依据。

其二，适用商标法第四条需要慎重把握“不以使用为目的”及“恶意”两个要件，综合考量以下因素：

（1）申请人的具体情况；

（2）申请人的商标申请注册量及申请注册类别宽度和时间跨度；

（3）申请人名下商标的标识构成；

（4）申请人是否有合理的抗辩事由。

第一，申请人的具体情况，应依据申请人的复审理由和证据，审查其经营范围、实际状况、行业特点，初步判定其商标注册申请是否符合生产经营活动的实际需要、是否具有真实的使用意图，以区分商标囤积、商标储备及防御性注册。就本案而言，申请人是一家贸易公司，但其申请注册的商标涵盖了商品及服务区分表中所有的类别，明显超出了其正常的经营范围，也和其行业特点、公司的实际经营情况不符。这种申请注册行为不具备防御性注册或商标储备的合理性。

第二，考虑申请人的商标申请注册量及申请注册的类别宽度和时间跨度。国家知识产权局指出：数量只是考察因素中的基本考量因素，应同时参考商品及服务类别的跨度，以及是否涉及某些行业的专业属性或资质等其他因素综合考虑，来推定申请人商标注册在数量上是否具有合理性。就本案而言，申请人名下共有929件商标注册申请，注册申请涉及45个不同的类别，其中还包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别，如第1类工业用化学品等商品、第36类保险咨询等服务、第38类无线广播服务等。特别是其中500多件商标申请注册的时间段集中在2018年5月至2019年1月期间，上述注册行为在量上的合理性难以解释。

第三，综合分析申请人名下商标的标识构成。重点关注是否存在大量模仿、抢注他人驰名商标或较高知名度商标，大量抢注知名人物姓名、知名企业商号，大量囤积地名、风景区名称、山川名称等公共资源，以及针对同一企业驰名商标或其他较高知名度商标反复恶意抢注等行为。

最后，申请人的抗辩理由。申请人若能有证据证明其申请的商标具有使用的目的，有合理来源，或没有主观恶意，则不构成《商标法》第四条的相关情形。本案中，申请人在复审理由中称，其公司的主商标为“赏目”、“悦能”，均为服装品牌，申请人申请注册的商标均为上述商标的扩展注册，且申请人强调自己并没有商标售卖行为。

对此，国家知识产权局经审理认为，第一，申请人在其所有的900多件商标中，“赏目”及“悦目”系列商标仅占其商标总数的一小部分，申请人在其他不同类别还大量注册了“鱼小双”“把美”“万赏”等商标，上述商标均与其自称的主商标没有直接关系。第二，申请人还大量申请注册了“V++”“J++”“Q++”等简单字母及符合组合的商标，以上商标不符合商业使用习惯，也无法解释其注册的合理性。申请人将其申请注册大量商标的行为解释为其主商标的扩展注册，与事实不符。第三，并不能以申请人有无商标售卖行为来当然推定申请人的行为系属正当。申请人的商标注册申请及对其名下商标权的处分是一个动态过程，商标售卖只是其中最直接的一种明确不以使用为目的、具有恶意的表现形式。故申请人的理由不属于合理的抗辩事由。2
“不以使用为目的的恶意注册”的认定思路分析

其一，对于“恶意”与“不以使用为目的”的关系解读。根据司法部部长对于《商标法》修正案（草案）的说明，《商标法》第四条的新增内容原本没有“恶意”的条件，原文是“不以使用为目的的商标注册申请，应当予以驳回”。但依据全国人大宪法和法律委员会所作的审议结果报告指出，考虑到已经取得商标注册并实际使用的企业为预防性目的申请商标注册的实际情况，对此类申请不宜一概予以驳回。因而，最终通过的文本在“商标注册申请”前增加了“恶意”一词加以限定。

这一立法过程表明：第一，“不以使用为目的”的商标注册申请并非都属于恶意，防御商标的注册就是一个典型的例外；第二，“恶意”申请商标注册的情形也不仅限于“不以使用为目的”，存在使用目的、甚至已经实际使用的注册申请也同样可能出于恶意，如构成《商标法》第三十二条的相关情形；第三，“不以使用为目的”与“恶意”是两个不同的条件，不能解释成谁包含谁或互为包含的关系；第四，适用这一规定必须同时具备“不以使用为目的”和“恶意”两个条件，也就是说“不以使用为目的”申请中的非“恶意”部分，以及“恶意”申请中“以使用为目的”的部分，都不属于这一规定的适用范围。

考虑到这一规定的立法目的主要是为了防止商标的不当囤积，应认为此处的“恶意”并不是与“不以使用为目的”并列的两个独立的适用条件，而是在“不以使用为目的”的情形下的“恶意”。

商标注册保护的主要目的是鼓励企业在品牌建设上进行投资，为社会提供质量稳定可靠的商品和服务。申请人注而不用，造成了公共资源的浪费，需要具备正当理由。根据前文所述典型案例的意见，对于“明显超出正常生产经营需要”的申请注册，申请人如不能解释其注册行为具有合理性和正当性，申请商标构成《商标法》第四条所指情形。从反面来说，《商标法》第四条其实是为“不以使用为目的申请注册”规定了一个例外，避免把有正当理由的“不使用”也纳入到禁止的范围。因而，在适用上，应先确定争议的商标申请注册行为属于“不以使用为目的”，再认定有无“恶意”。

其二，对于“不以使用为目的”的认定标准。根据典型案例的意见，对于这一要件，一般可以根据申请人申请商标注册的情况来推断申请人是否有使用目的。申请商标注册的情况主要有两个方面：一是商标的数量和注册时间宽度；二是商标的使用范围。短时间内，申请注册的商标数量越多，商标所使用的商品种类越多，申请人实际使用的可能性就越低，属于“不以使用为目的”的情形的可能性就越大。而要使这种推断具有合理性，商标局必须考虑申请人的生产经营规模、经营范围、实际状况、行业特点。企业规模越大，多元化经营的可能性就越大，涉及到商品种类就越多，同一种商品的规格或型号就越多，“以使用为目的”的可能性就越大。

（本文作者：盈科姚华律师团队 来源：企业法律合规微信公众号）