实践中，商业秘密被他人以专利申请的方式予以公开和披露是比较常见的侵权形式，权利人在追究被诉行为人违约责任或侵权责任后，往往还会继续争夺“非法专利”的权属。最高院发布的典型案例（案号：（2020）最高法知民终871号，2020年55件典型案例之一）对“未经许可使用他人技术秘密申请专利的权属”判定进行了总结和指引，本人对该案做如下评述：

一、简要案情

2013年8月8日，天津青松华药医药有限公司（下称“青松公司”）与韩国东都物产株式会社签署《技术转移及保密、销售协议》，约定东都物产所有的“氟氧头孢钠”制剂等产品的秘密技术信息许可给青松公司在中国境内生产相应产品（独占实施权）。2018年6月4日，东都物产将“氟氧头孢钠”保密工艺所有权转让给青松公司。

2013年11月16日，青松公司与华北制药河北华民药业有限责任公司（下称“华民公司”）签订《委托加工生产协议》，约定青松公司委托华民公司使用涉案“氟氧头孢钠”保密工艺生产产品，华民公司对保密工艺承担保密责任。

2014年8月，青松公司向华民公司提供“氟氧头孢钠”的保密工艺，2014年9月30日，华民公司向国家知识产权局提出申请号为ZL201410517486.6的“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”专利申请，于2016年9月28日被授予专利权。

专利技术方案包括四个步骤：a、成酸反应；

b、水洗、萃取、无菌过滤技术；

c、溶析结晶；

d、将c步所得物过滤，所得滤饼经洗涤、干燥、得氟氧头孢钠结晶。

二、 违约纠纷关联案件评析

青松公司于2016年2月16日，向天津市和平区人民法院提起诉讼（判决未公开，二审案号：（2018）津01民终4930号，下称“4930号案件”），要求华民公司承担违约责任，并赔偿相应损失。和平区法院委托上海知产鉴定所对涉案专利技术内容与青松公司主张的秘密点的一致性问题作司法鉴定。2017年5月31日，上海知产鉴定所出具第7号司法鉴定意见书，鉴定意见为：华民公司的发明专利申请公开了青松公司主张的秘密点“使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”相同、与“成酸反应步骤整体技术信息”实质相同、与“水洗、萃取、无菌过滤整体技术信息”实质相同的技术信息。在此基础上，一审法院判决认定华民公司构成根本性违约。

评析：违反约定披露保密信息可构成请求权竞合，权利人可选择主张违约之诉或侵权之诉，但两者在举证责任、诉讼难易程度、管辖、赔偿等方面存在明显区别。比如违约损失赔偿从实际损失和可得利益角度进行考虑，而侵权赔偿可从权利人损失、侵权人获利、合理许可费、法定赔偿、甚至惩罚性赔偿角度进行考虑，披露行为导致商业秘密丧失“非公知性”的，还可从研发成本等角度进行考虑损失，并且侵权赔偿还可主张维权合理开支（律师费、公证费、鉴定费等）。

本案中，和平区法院只对青松公司主张的信息与华民公司专利信息的“同一性”进行了委托鉴定，未对青松公司主张信息的“非公知性”进行鉴定，这在一定程度上可以说明“违约之诉更关注有无发生违约行为，而不深究合同约定的保密信息究竟是否满足商业秘密的构成要件”。从这个角度看，主张违约之诉要比侵权之诉容易。但从本案的再审申请[1]看，青松公司对违约赔偿的金额显然不满意，如主张侵权则在判赔方面可能更有优势。更为重要的一点是，如主张侵权之诉，则考虑同时提出专利权属的诉请。

司法实践中，法院逐步支持商业秘密侵权诉讼和专利权属纠纷合并的诉请，比如最高院裁定的大连博迈科技发展有限公司与何克江、苏州麦可旺志生物技术有限公司侵害技术秘密及专利权权属纠纷案[2]，在本人代理的一起案件中，上海知识产权法院也同意原告可同时主张商业秘密侵权和专利权属的诉请。

三、 权属纠纷案件评析

（一）一审情况

青松公司于2018年7月17日向一审法院石家庄市中级人民法院提起诉讼，诉请确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归青松公司所有。一审审理过程中，青松公司于2018年10月8日向一审法院申请委托鉴定机构对涉案专利申请与涉案保密工艺的“同一性”进行司法鉴定。2019年8月19日，国威鉴定中心出具第20号司法鉴定意见书，比较尴尬的是，20号鉴定意见和上海知产鉴定所在4930号案件中出具的第7号鉴定意见相反，认为涉案发明专利的技术方案与青松公司保密工艺技术方案从整体上不相同也不实质相同。最终一审法院认可了国威鉴定中心的20号鉴定意见，其认为尽管上海知产鉴定所鉴定构成实质相似，但青松公司不能证明其向华民公司提供的是原始保密技术信息，驳回了青松公司诉讼请求。

（二）二审情况

首先，最高院对青松公司主张的技术秘密是否成立进行认定。青松公司明确其秘点为：1.使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护；2.成酸反应步骤整体技术信息，包括物料、反应条件、反应步骤等；3.水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息，包括温度、PH值等。最高院在未委托第三方鉴定的情况下，结合青松公司提供的保密措施的证据和华民公司提交的主张涉密信息已被公开的证据，认为上述证据可以初步证明涉密保密工艺技术方案不为相关公众所“普遍知悉”，也并非“容易获得”。最高院的上述认定思路实际上是《反不正当竞争法》第32条关于“非公知性”举证责任分配的运用。

其次，最高院认为，当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。

最高院在认定对比信息是否构成实质相似时,未正面回应上海知产鉴定所作出的7号司法鉴定意见和国威鉴定中心出具的20号鉴定意见，对此，最高院进行了独立判断，尽管认为“成酸反应步骤整体技术信息”、“水洗、萃取、无菌过滤整体技术信息”与青松公司主张的信息存在区别，但最终认定构成实质性相似。

第三，最高院根据国家知识产权局对涉案专利发出的《第一次审查意见通知书》及双方的陈述，认定华民公司对涉案专利权利要求1步骤C作出了创造性贡献，在无法区分青松公司、华民公司对专利权的贡献程度的情况下，认定涉案专利权由青松公司、华民公司共同共有。

综上，本案的启发和指引是：当事人以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察原告主张的技术信息是否构成“技术秘密”，专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密，最终考察哪方对涉案专利的是实质性特点作出了创造性贡献。

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[1]天津市高级人民法院（2019）津民申1198号民事裁定书[2]最高人民法院（2019）最高法知民终672号民事裁定书

（本文作者：贾杰律师 来源：微信公众号 经法行动派 作者微信：jiajielaw）